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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals

Caso N D2000-0143

 

1. Las Partes

La Parte Demandante es Raimat, S.A., una sociedad con domicilio y sede en Barcelona, en España y conformada de acuerdo a las leyes del Reino de España (la "demandante"), representada por D Assumpta Zorraquino, abogado, de PricewaterhouseCoopers, Barcelona, España.

La Parte Demandada es el señor D. Antonio Casals, residente en Barcelona, Reino de España (el "demandado").

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es raimat.com, registrado a nombre del demandado en Network Solutions, Inc., una corporacin de Delaware, con sede en Herndon, Virginia, Estados Unidos de Amrica (el "registrador").

 

3. Curso del Procedimiento

Con fecha 8 de marzo de 2000 se present por va electrnica al Centro OMPI una demanda de acuerdo a la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Poltica"), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el "Reglamento Adicional"), recibiendo posteriormente el Centro la demanda en copia papel, con sus anexos. El Centro requiri del registrador Network Solutions, Inc. confirmacin de los datos de registracin del dominio raimat.com, obteniendo dicha respuesta el 15 de marzo de 2000.

Con fecha 14 de marzo de 2000 el Centro notific la demanda al demandado, junto con la notificacin de comienzo del procedimiento. Con fecha 1 de abril de 2000 el Centro recibi la contestacin de demanda fechada el 30 de marzo de 2000. El 3 de abril de 2000 el Centro acus recibo de la contestacin.

Posteriormente el Centro invit a Roberto A. Bianchi a desempeñarse como Panel en el presente caso. Despus de recibir la declaracin de independencia e imparcialidad del señor Bianchi, el Centro lo design como Panel Administrativo, debiendo dictarse la decisin hasta el da 25 de abril de 2000. El Panel fue por lo tanto conformado de acuerdo a la Poltica y su Reglamento.

El 12 de abril de 2000 ante una presentacin de rplica de la demandante, el Panel dict la Orden de Procedimiento N" 1, segn la cual se la admita como rplica, se acordaba plazo hasta el 17 de abril de 2000, inclusive, al demandado para contestarla, se admita la contestacin en su caso, se comunicaba a las partes que no se admitiran nuevas presentaciones, y se les recordaba la prohibicin de comunicacin unilateral con el Panel Administrativo.

No se dictaron nuevas rdenes de procedimiento ni se acordaron prrrogas.

Idioma del procedimiento. La demanda y su contestacin se hicieron en lengua española, sin observaciones. Por ello, el procedimiento se tramita en español de acuerdo a lo autorizado por el pargrafo 11 del Reglamento en cuanto a idioma del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Panel, ante lo afirmado en la demanda y documentos respectivos agregados, no contestados por el demandado, tiene por acreditado que la demandante es titular de los siguientes registros marcarios:

TERRITORIO CONCESION TÍTULO CLASE TITULAR DOC.

ESPAÑA

Octubre 17, 1974

768.039

33

RAIMAT, S.A.

3

OMPI

Marzo 23, 1997

R428769

33

RAIMAT, S.A.

4

EE.UU.

Octubre 5, 1999

2.282.492

33

RAIMAT, S.A.

5

ARGENTINA

Agosto 12, 1996

1.611.162

33

RAIMAT, S.A.

6

IRLANDA

Enero 21, 1994

150.071

33

RAIMAT, S.A.

7

GRECIA

Marzo 2, 1994

118.049

33

RAIMAT, S.A.

8

Asimismo, RAIMAT, S.A., es titular de la marca denominativa RAIMAT en los siguientes pases: Andorra, Finlandia, Noruega, Paraguay, Suecia, Canad, Alemania, Argelia, Armenia, Austria, Repblica Checa, Rumania y Rusia, y marca grfica en Brasil.

RAIMAT, S.A. ostenta igualmente la titularidad como marca de los grficos, etiquetas, collarn Brut Nature, de los distintos vinos y cavas que comercializa,

Por otro lado, la compaña RAIMAT, S.A. pertenece al grupo de empresas CODORNIU, ostentando la compaña CODORNIU, S.A. la titularidad de la marca denominativa RAIMAT, en Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Guatemala, Japn, Mjico, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Hong-Kong, y marca grfica en Panam.

Asimismo, ha quedado acreditado por las manifestaciones de ambas Partes y lo informado por el registrador que el demandado es titular de la registracin del nombre de dominio raimat.com.

 

5. Alegaciones de las Partes

5.1 Demandante

Afirma la demandante que:

  • El nombre de dominio RAIMAT.COM, es idntico a la marca denominativa RAIMAT que ostenta la compaña RAIMAT, S.A., por concesin de marca en las distintas Oficinas de Registro de Patentes y Marcas.
  • De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Marcas 32/1988, la concesin de la marca RAIMAT concede al titular de la misma los derechos de utilizacin de la citada denominacin para identificar sus productos en el trfico mercantil, y se ha utilizado siempre por Raimat, S.A. en sus campañas publicitarias, desde la fecha de su concesin.
  • La denominacin RAIMAT coincide asimismo con la denominacin social de la compaña, constituida en Barcelona (España) el 9 de diciembre de 1991, utilizada siempre para identificar sus productos y servicios, habiendo alcanzado un notable conocimiento y un gran prestigio en el mercado nacional e internacional, en los que siempre se la ha identificado como sociedad que produce y comercializa productos vincolas.
  • El actual titular del nombre de dominio no posee el registro de la marca Raimat, ni tal denominacin se identifica con una sociedad, producto o servicio alguno por el que pueda ser conocido el titular del dominio, y no dispone por lo tanto de ningn derecho ni inters legtimo para utilizar la denominacin Raimat para identificar productos o servicios bajo ese nombre.
  • RAIMAT, S.A., tiene el convencimiento de que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, y con la nica finalidad de obtener un beneficio econmico, impidiendo a su vez que el dominio sea registrado por la compaña titular de la marca.
  • La base de dicho convencimiento se encuentra en que el titular del dominio no posee ningn producto o servicio bajo dicha denominacin, ni ofrece tampoco en su pgina ninguna prestacin relacionada con dicho nombre. Desde su concesin (el 18 de agosto de 1999), el titular del dominio no ha introducido ningn contenido en la misma, situacin que se comprueba con la mera consulta a la direccin http://www.raimat.com donde aparece la mencin "Under Construction".
  • En fecha 13 de septiembre de 1999 se requiri al titular del dominio por conducto notarial, para comunicarle la posible existencia de una infraccin del derecho de marca, solicitando el cese en la utilizacin del nombre de dominio, y su transferencia a RAIMAT, S.A.
  • Tras dicho requerimiento, el demandado solicit a travs de su abogado, y en las conversaciones telefnicas mantenidas, la cantidad de 3.000.000 pts. (18.750 $US) para otorgar la transferencia del dominio, alegando adems que haba recibido otras ofertas de compra del nombre de dominio. Dicha cantidad, superior a los gastos generados por la obtencin del dominio, no fue aceptada por la demandante.
  • Todo ello evidencia que la finalidad del registro del nombre de dominio RAIMAT.COM no es otra que la de su posterior venta al mejor postor, e impedir que el propietario de la marca pueda utilizarlo.
  • Como referencia jurisprudencial, acompaña copia del Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nmero 5 de Oviedo acordando como medida cautelar, entre otras, el cese inmediato de la utilizacin del dominio nocilla.com al titular del dominio, atendiendo la solicitud formulada por el titular de la marca Nocilla.
  • Se solicita la transferencia del dominio RAIMAT.COM a favor del demandante, la compaña RAIMAT, S.A.
  • Designa como jurisdiccin mutua la de los Tribunales de Justicia de la ciudad de Barcelona, (España), por ser el lugar en el que residen ambas partes, demandante y demandada, segn se desprende de la consultada efectuada a la base de datos WHO IS, siendo ambas partes demandante y demandado de nacionalidad española.
  • 5.2 Demandado

    El demandado alega que:

  • El nombre de dominio "RAIMAT.COM" es parecido al nombre de la empresa del demandante, en España, y que corresponde adems con el nombre de una poblacin sita en la provincia de Lrida del mismo nombre, el municipio de Raimat. El uso de un nombre genrico como el nombre de una poblacin no debera ser utilizado ni anteponerse en ningn caso para fines comerciales y privados, por consiguiente, la utilizacin de dicha denominacin debera repercutir en el bien comn. Cita al efecto la Ley española de Marcas, art. 11, inciso 1 apartados "c", "f" y "h". Por consiguiente, sostiene el demandado, aunque Raimat, S.A. est utilizando dicha denominacin, no tiene ninguna capacidad legal ni moral para pedir el uso exclusivo de dicho dominio.
  • Antes del inicio del presente proceso, dicho dominio ha sido ofrecido por el demandado, gratuitamente, al ayuntamiento del municipio de Raimat, y que dichas conversaciones han quedado suspendidas hasta la finalizacin del presente litigio.
  • El demandado bajo ningn concepto tiene ninguna obligacin de identificar el registro del dominio "RAIMAT.COM" con ninguna sociedad, producto o servicio, ya que corresponde a un nombre genrico, y que aunque dicha sociedad utilice dicho nombre, no posee la titularidad de un nombre genrico.
  • En ningn momento el demandado se ha dirigido ni en el presente ni en el pasado para reclamar cantidad alguna por la transferencia del dominio "RAIMAT.COM" a la empresa demandante. Refiere que Raimat, S.A. se dirigi, a travs de su representante Srta. Assumpta Zorraquino, al demandado con el objeto de amedrentarlo y conseguir as la transferencia del dominio. Expone el demandado que tras recibir de la parte demandante mltiples amenazas de todos los tipos, dentro y fuera de la legalidad, miente (la demandante) al decir que el demandado solicit la cantidad de 3.000.000,- ESP (18.750 USD). Entre la documentacin que presenta la parte demandante no existe ninguna prueba en la que fundamente dicha denuncia.
  • La sentencia del Juzgado de Primera Instancia n 5 de Oviedo no sienta jurisprudencia legal.
  • Afirma que la demandante no tiene ningn derecho a influenciar a la OMPI en cmo y cundo el demandado debe utilizar sus bienes, por consiguiente, el tener registrado dicho dominio no implica que tenga que hacer un uso automtico, sino cuando lo crea apropiado y para lo que considere oportuno. Siempre buscando un servicio a la comunidad y dentro de la legislacin vigente.
  • Otras alegaciones del demandado se examinan en los puntos 6.1. y 6.2., abajo.

    5.3 Rplica de la Demandante

    En una presentacin del 12 de abril de 2000 efectuada por correo electrnico, la demandante, solicitando se la admitiera como rplica, se refiri a la contestacin de demanda, y sostuvo que:

  • La concesin de la marca RAIMAT, por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y las distintas oficinas, tal y como se acredita en los documentos 3 a 8 del escrito de demanda, demuestran que la coincidencia con una denominacin geogrfica, no fue motivo para denegar la inscripcin de la marca.
  • No es de aplicacin a las normas de asignacin de dominios bajo primer nivel "com" la normativa interna de un pas sobre los requisitos aplicables para la concesin de una marca, entre ellos, el supuesto de la coincidencia con una denominacin geogrfica alegada por el demandado.
  • El trmino RAIMAT fue concedido como denominacin de marca privativa por el Ilustre Registro de la Propiedad Industrial muy anteriormente a su reconocimiento como nombre geogrfico. Criterios que sirvieron igualmente como fundamento para rechazar las alegaciones formuladas por el Ministerio de Agricultura durante el trmite de solicitud de inscripcin de la marca grfica, RAIMAT.
  • RAIMAT, no es un municipio como tal, sino una pedana, dependiente del Ayuntamiento de Lrida. En la pgina web del gobierno autonmico de Catalunya: http://www.gencat.es/pap/r.htm, RAIMAT no figura como municipio.

  • Es su inters acreditar mediante carta suscrita por la Alcalda del Barrio de Raimat, Ayuntamiento de Lrida, que el Sr. Antonio Casals en ningn momento se ha puesto en contacto con la Asociacin de Vecinos de Raimat o Alcalda de Barrio, de forma personal, telefnica o electrnica, con el fin de ofrecer el nombre de dominio "raimat.com".
  • La aportacin de la familia Ravents, fundadora de RAIMAT, S.A., y CODORNIU, S.A., a la consideracin de pedana del territorio Raimat. Antes de llegar la familia Ravents a Raimat, solo existan unas ruinas de un castillo y unas tierras yermas. Manuel Ravents, en 1914, inici su actividad vitivincola en las tierras compradas, contribuyendo a la creacin de un pueblo que naca como una colonia agrcola, y con esta vocacin se construyeron diferentes edificios para dar cabida a todas las necesidades de la nueva colonia.
  • Deja constancia de la falsedad de las afirmaciones vertidas por el demandado en su escrito de contestacin en relacin a que se hayan vertido "amenazas de todo tipo al demandado", y que los hechos alegados sean fruto de la imaginacin, manifestaciones que pueden ser constitutivas de un delito de injurias y calumnias, reservndose la demandante el ejercicio de las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle por la presunta comisin de un delito de conformidad con el Cdigo Penal y dems legislacin española vigente de aplicacin.

  • 5.4 Falta de Contestacin a la Rplica

    Vencido el plazo que le fuera acordado por la Orden de Procedimiento N 1 el demandado no contest a la rplica de la demandante. La Administradora del Procedimiento comunic un "Acuse de Ausencia de Escrito de Contestacin a la Rplica" a las partes y al Panel por correo electrnico con fecha 19 de abril de 2000.

     

    6. Debate y Conclusiones

    6.1 Aplicabilidad de la Poltica y del Reglamento a la Presente Controversia

    En su contestacin de demanda el demandado ha alegado:

    "6. En el contrato de dominio registrado objeto del presente litigio, efectuado el 19 de Octubre de 1998, no figura en ninguna de sus clusulas que mi cliente tenga la obligacin de acogerse a la "Uniform Name Dispute Resolution Policy" (aprobada por la ICANN el pasado 24 de Octubre de 1999), y por consiguiente a ninguna resolucin que su organizacin pueda dictaminar. Cualquier modificacin unilateral por parte de "NSI" de las clusulas de dicho contrato son consideradas inaceptables por parte del demandado. Asimismo, en relacin con el apartado C. del contrato de dominio si la titularidad del dominio sufre cualquier variacin mi cliente requerir notarialmente que el dominio sea borrado de la base de datos de "NSI".

    Con cualquier interpretacin de las facultades de un panel administrativo que acte conforme a la Poltica y al Reglamento, dicho panel, como en principio cualquier rbitro, tiene la facultad de resolver sobre si tiene competencia en un caso determinado, y en particular para pronunciarse respecto de una oposicin al arbitraje por falta de competencia.

    En consecuencia, y previo a cualquier determinacin en cuanto al fondo del asunto, el Panel debe pronunciarse sobre la cuestin planteada por el demandado.

    En primer trmino, corresponde establecer qu reglas determinan la existencia o inexistencia de competencia del Panel en la presente controversia entre la demandante, titular de una marca, y el demandado, titular de una registracin de nombre de dominio ".com". La respuesta resulta inmediata. Las reglas aplicables son las de resolucin de disputas que integran el acuerdo o contrato de registracin convenido entre el demandado y el registrador en oportunidad de solicitar la registracin del nombre de dominio raimat.com, es decir el "Network Solutions' 4.0 Service Agreement".

    La naturaleza de esas reglas es contractual, siendo manifiestamente disponible para ambas partes el objeto sobre el que versa el contrato, a saber la registracin de un nombre de dominio de segundo nivel, bajo el nombre de dominio genrico de primer nivel ".com". En efecto, en 1998 se registr a nombre del demandado dicho nombre de dominio. El demandado en su contestacin de demanda ha admitido que la registracin le pertenece. En lo pertinente, el contrato dice 1:

    "C. Poltica sobre Disputas. El registrante acepta, como condicin para presentar este acuerdo de registracin, y si el acuerdo de registracin es aceptado por NSI, que el registrante estar vinculado por la poltica sobre disputas de NSI existente. La versin existente de la poltica sobre disputas puede encontrarse en el sitio web de InterNic Registration Services: "http://www.netsol.com/rs/dispute-policy.html.

    D. Cambios o Modificaciones.de la Poltica sobre Disputas. El registrante acepta que NSI, a su sola discrecin, puede cambiar o modificar la Poltica sobre Disputas, incorporada por referencia al presente, en cualquier momento. El registrante acepta que el hecho de que el registrante mantenga la registracin de un nombre de dominio despus de que entren en vigencia cambios o modificaciones de la Poltica sobre Disputas, constituye la continuacin de la aceptacin del registrante de tales cambios o modificaciones. El registrante acepta que si el registrante considera inaceptables cualesquiera de dichos cambios o modificaciones, el registrante puede requerir que el nombre de dominio sea eliminado de la base de datos de nombres de dominio.

    E. Disputas. El registrante acepta que, si la registracin de su nombre de dominio es impugnada por cualquier tercero, el registrante estar sujeto a las disposiciones especificadas en la Poltica sobre Disputas".

    El contrato prev su modificacin unilateral por parte del registrador. El registrante (demandado en el presente caso) tiene la opcin de permanecer en silencio ante dichos cambios, y en tal caso quedar obligado por cualesquiera cambios operados en el contrato de registracin. Alternativamente, tiene la opcin de renunciar al registro.

    La versin 4.0. vigente al momento de la registracin de raimat.com fue modificada posteriormente por el registrador, que puso en vigencia la versin 5.0. El demandado no ha declarado ni aportado elemento alguno en este procedimiento del que pueda desprenderse que el cambio de poltica de resolucin de disputas haya sido objetado por l. El demandado se ha limitado a observarlo en este procedimiento, pero tal declaracin es ineficaz. En consecuencia el Panel interpreta y determina que mientras el registrante mantenga la registracin, se le aplica el contrato en su totalidad, inclusive la parte referida a resolucin de controversias despus de su modificacin. Ello significa que las normas aplicables al presente procedimiento son la Poltica y el Reglamento de ICANN, incorporados por referencia a la versin 5.0 del contrato de registracin. La consecuencia de ello es que cualquier controversia relativa al nombre de dominio en un procedimiento como el presente deber resolverse en aplicacin de la Poltica y el Reglamento.

    La obligacin del registrante aqu demandado es una obligacin emanante de un contrato a favor de tercero, el aqu demandante. Esa figura est especficamente reconocida en el Cdigo Civil español, art. 1.257, segundo prrafo, que establece: "Si el contrato contuviere alguna estipulacin en favor de un tercero, ste podr exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptacin al obligado antes de que aquella haya sido revocada". Esa disposicin es prcticamente idntica a la contenida en el art. 504 del Cdigo Civil argentino, que dice: "Si en la obligacin se hubiese estipulado alguna ventaja en favor de un tercero, ste podr exigir el cumplimiento de la obligacin, si la hubiese aceptado y hcholo saber al obligado antes de ser revocada".

    En el contrato de registracin de nombre de dominio versin 4.0 se prevea la posibilidad de modificacin de la poltica de resolucin de disputas. En la citada clusula "E" el estipulante fue el registrador NSI y el promitente fue el registrante señor Casals. La "estipulacin a favor" o la "ventaja en favor" del tercero es la que le permite iniciar al titular marcario y aqu demandante, el presente procedimiento administrativo al que debe sujetarse el registrante del dominio, demandado, por modificacin de la poltica de resolucin de disputas.

    Como lo explica Fernando J. Lpez de Zavala, Teora de los Contratos, Tomo I, Parte General, Edit. Zavala, Buenos Aires, 1984, p. 362, comentando el referido art. 504, "(e)ntre promitente y tercero, media una relacin de expectativa, y una vez producida la aceptacin, de obligacin". La aceptacin del tercero RAIMAT, S.A. se manifest con la presentacin de la demanda ante el Centro OMPI y la notificacin de la misma por el Centro OMPI al demandado señor Casals. Ello, sin haberse revocado la estipulacin por el promitente señor Casals, ya que este mantuvo la registracin a su nombre sin modificaciones. En efecto, al comenzar este procedimiento administrativo y de acuerdo al informe del registrador, la registracin del nombre de dominio raimat.com estaba en estado activo ("(t)he domain name registration RAIMAT.COM is in "Active" status").

    6.2 Competencia del Panel Administrativo

    Como consecuencia de la aplicacin de la Poltica y las Reglas, la demandante present una demanda al Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, uno de los proveedores de servicios de resolucin de disputas aprobados por la ICANN. Despus de haberse contestado la demanda, el Centro procedi a la designacin del Panel. Este Panel ha determinado en 3 arriba que su designacin ha sido conforme a la Poltica, al Reglamento y al Reglamento Adicional. Todo ello determina que se han aplicado a esta controversia las reglas de fondo y de forma que corresponden, y que est actuando en su consecuencia el rgano con jurisdiccin y competencia para decidir esta controversia.

    El demandado tambin ha declarado en el pargrafo 9 de su contestacin de demanda que:

    "Ante cualquier modificacin en la titularidad del dominio objeto del presente litigio, el demandado se reserva el derecho de exigir responsabilidades legales contra (a) al proveedor de resolucin del conflicto y miembros del tribunal, (b) el registrador, (c) el administrador del registro, y (d) la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, (ICANN)."

    Es obvio que cualquier persona en un procedimiento regular tiene la oportunidad de hacer cualesquiera planteamientos que considere fundados. Y a tal fin la Poltica, pargrafo 4(k) dice:

    "k. Disponibilidad de procedimientos judiciales. Los requisitos establecidos en el prrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impedirn que usted o el demandante sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolucin independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o despus de su conclusin. Si un grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de dominio que usted posee debe cancelarse o cederse, el registrador esperar diez (10) das hbiles (por das hbiles se entendern los das vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador) tras haber sido informado por el proveedor aplicable de la resolucin del grupo administrativo de expertos antes de ejecutar esa resolucin. A continuacin, ejecutar la resolucin a no ser que haya recibido de usted, durante ese perodo de diez (10) das hbiles, documentos oficiales (como la copia de una demanda, sellada por el oficial del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una demanda judicial contra el demandante en una jurisdiccin a la que se haya sometido el demandante en virtud del prrafo 3.b)xiii) del Reglamento. (En general, esa jurisdiccin ser el domicilio de la oficina principal del registrador o el que figura a su nombre en la base de datos "Whois". Vanse los prrafos 1 y 3.b)xiii) del Reglamento sobre los pormenores.) Si el registrador recibe dichos documentos en un plazo de diez (10) das hbiles, no ejecutar la resolucin del grupo administrativo de expertos ni adoptar ninguna medida hasta que haya recibido i) pruebas satisfactorias de que se ha producido una solucin entre las partes; ii) pruebas satisfactorias de que su demanda judicial ha sido rechazada o retirada o iii) una copia de una orden dictada por dicho tribunal por la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio." (Subrayado por el Panel).

    Es decir que la Poltica, dando adecuada formulacin al principio de defensa en juicio, resguarda a favor de quien se considere perjudicado por una decisin de un panel administrativo, la posibilidad de recurrir a los tribunales.

    Este panelista considera por lo tanto que la declaracin del demandado parece inapropiada en este procedimiento. Dicho esto, el Panel no ha de concederle otra relevancia a esa manifestacin.

    6.3 Normas aplicables

    Ya se ha dicho en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI que cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del mismo pas, los principios de derecho aplicables incluyen a los del pas de residencia. Ver Caso D00-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, prrafo 6.

    En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que para resolverlo se debe tener en cuenta lo dispuesto por la legislacin relevante y su aplicacin por los tribunales españoles. En cuanto a la primera el Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la Oficina Española de Patentes y Marcas http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm visitado el 16 de abril de 2000 por el Panel.

    Se destacan las siguientes disposiciones: Art. 11: "1. No podrn registrarse como marcas, adems de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artculo 1 de la presente Ley, los siguientes: (...) c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especia, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogrfica, la poca de produccin del producto o de la prestacin del servicio u otras caractersticas del producto o del servicio. (...) h. Los que reproduzcan o imiten la denominacin, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autnomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorizacin. En todo caso, solamente podrn constituir un elemento accesorio del distintivo principal." Art. 30: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el trfico econmico. Singularmente, el titular podr (...) utilizar la marca a efectos publicitarios". Art. 35: "El titular de una marca registrada podr ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". Art. 36: "En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podr pedir en la va civil: "a) La cesacin de los actos que violen su derecho" (...) "c) la adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacin (...). Art. 47 "1. El registro de la marca ser cancelado cuando mediante sentencia firme se declare que es nulo por contravenir lo dispuesto en los artculos 1 y 11 de la presente Ley". Art. 56 "La accin declarativa de la nulidad o caducidad del registro de la marca podr ser ejercitada por el Registro de la Propiedad Industrial o por cualquier persona que ostente un inters legtimo".

    Por todo lo que antecede, el Panel resolver este caso de acuerdo a la Poltica, su Reglamento, y dems reglas y principios de derecho aplicables, teniendo a la vista la demanda y su documentacin agregada, la contestacin de la demanda, la rplica, y el hecho de su falta de contestacin por el demandado. Es decir, aplicar el pargrafo 15 (a) del Reglamento, que dice:

    "a) El grupo de expertos resolver la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Poltica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables."

    6.4 Identidad o Similitud Confundible

    Al cotejar el Panel el nombre de dominio del demandado y las marcas RAIMAT, resulta obvia la coincidencia letra por letra del nombre de dominio de segundo nivel raimat con dichas marcas cuya titularidad pertenece a la demandante. Con ello el Panel tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio raimat.com con tales marcas. La adicin de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia lo esencial de tal determinacin. Si se considerara en particular la parte ".com", el resultado sera equivalente a los fines del cotejo de acuerdo a la Poltica, porque estamos frente a una similitud confundible.

    Carece de relevancia en este procedimiento la alegacin del demandado en cuanto a que "Raimat" sea una procedencia geogrfica o el nombre de un municipio, lo que de acuerdo a las citas legales que aporta el demandado hara invlida la registracin marcaria de que es titular la demandante. La Poltica pargrafo 4(a)(i) menciona " una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellas registraciones que consiga acreditar suficientemente el demandante. No le es dado a un Panel Administrativo pronunciarse sobre la validez o invalidez de una marca concedida por la Oficina de Marcas de un determinado pas a un demandante. Los nicos rganos competentes para declarar la invalidez de una marca son los del pas de registro o los del pas del tribunal que resulte competente. En España ello es evidentemente as de acuerdo a lo dispuesto por el citado art. 47, 1. de la Ley de Marcas.

    Adems, an una eventual declaracin de nulidad dejara subsistente el hecho probado que la marca RAIMAT ha sido registrada en varios otros pases, adems de España. Ver 4 arriba. En cada uno de esos pases tambin hay un tribunal competente para pronunciarse sobre la nulidad de marca.

    Ese aspecto de la cuestin no ha sido siquiera mencionado por el demandado. La Poltica no distingue en cuanto al pas de registro de las marcas con las que un demandante pueda intentar este procedimiento de acuerdo a las normas de ICANN. De all se desprende que mientras subsistan registros marcarios en otros pases de titularidad de la demandante, an en uno slo de ellos, hay base para sostener como se lo hace en la demanda que existe identidad o similitud confundible entre el nombre de dominio y dichos registros.

    En consecuencia, el Panel encuentra que el nombre de dominio es idntico o confundiblemente similar a las marcas de la demandante.

    6.5 Derechos e Intereses Legtimos Respecto del Nombre de Dominio

    La demandante ha negado que el demandado tenga derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. Eso no ha sido especficamente contestado por el demandado como era su carga conforme al pargrafo 5(b)(i) del Reglamento. El demandado tena la amplia oportunidad, conforme al pargrafo 4(c) de la Poltica de afirmar y probar que posea derechos sobre el nombre de dominio. Sin embargo el demandado no ha hecho la menor referencia al respecto, salvo que ha ofrecido el nombre de dominio a la poblacin de Raimat, a travs de los rganos de tal poblacin. Probablemente el demandado est aludiendo implcitamente a la figura del mandatario o quiz a la del gestor de negocios ajenos a favor de la poblacin de Raimat, suponiendo que esa poblacin es la que tiene derecho a tener un nombre de dominio ".com", o sea de uso comercial se acuerdo al rfc 1591. Sin embargo, nada en los datos de registro segn han sido informados por el registrador permite inferir que exista mandato de tal poblacin, ni gestin de negocios en su favor. No se ha presentado por el demandado documento alguno que acredite mandato o gestin a favor de terceros, ni alguna otra prueba al respecto. Por otra parte la demandante, en su presentacin de fecha 12 de abril de 2000, ha negado que haya existido contacto alguno entre el demandado y la comunidad de Raimat. Finalmente, el demandado no ha hecho la menor mencin a que tenga algn inters legtimo propio sobre el nombre de dominio.

    En consecuencia, el Panel determina que el demandado no tiene ni derechos ni intereses legtimos sobre el nombre de dominio raimat.com.

    6.6 Registracin de Mala Fe

    La demandante afirma que la finalidad del registro de raimat.com ha sido ofrecer el nombre de dominio en venta, y que de hecho hubo tal oferta de venta por un precio de pesetas 3.000.000 o U$S 18.750. El demandado declara enfticamente que nunca existi tal oferta de venta. Dada la situacin de equivalencia de tales alegaciones contradictorias, y la carencia en el procedimiento de cualquier elemento probatorio de tal circunstancia, se concluye que la demandante, sobre la que recae el onus probandi, no ha conseguido probar dicho extremo, y no resulta de aplicacin el pargrafo 4(b)(i) de la Poltica.

    Sin embargo, la finalidad de lucro por la transferencia de derechos sobre el nombre de dominio no es la nica circunstancia que permite acreditar registro de mala fe. El hecho mismo de que el demandado haya registrado un nombre de dominio ".com" , de uso comercial de acuerdo al "Request for Comment 1591" cuando al mismo tiempo afirma que "Raimat" siendo el nombre de un municipio no puede constituir marca vlida de acuerdo al ordenamiento marcario español, habla de una inconsecuencia inadmisible en quien dice obrar de buena fe y en inters de tal comunidad, ya que estaba a su alcance al momento de la registracin incluir alguna mencin de su carcter de mandatario o de gestor de negocios, o alguna otra frase equivalente, de lo que hubiera podido establecerse razonablemente que sa y no otra era su intencin. Si tal hubiera sido realmente la intencin benevolente del señor Casals, entonces no debera haber pensado en registrar un nombre de dominio ".com", destinados a uso comercial. En efecto, sea la poblacin de Raimat "municipio" como lo afirma el demandado, o "pedana", como lo dice la demandante, no hay duda de que se trata de una entidad de carcter pblico, que no tiene los fines de lucro privado que se persiguen en la Red bajo el dominio ".com". Tal benevolencia en favor de terceros se transforma, despus de considerar lo dicho, en una real voluntad maliciosa de impedir que el titular marcario pueda reflejar su marca que distingue productos vincolas para el comercio en un nombre de dominio bajo el dominio de primer nivel comercial ".com". De ese modo, se configura la circunstancia del pargrafo 4(b)(ii) de la Poltica, de registracin de mala fe.

    En este procedimiento no se ha indicado ni por la demandante, ni por el demandado, ni por ningn otro elemento, cul es la actividad a la que se dedica o pretende dedicar en la Red o fuera de la Red el señor Casals. Ms an, el propio demandado ha afirmado, casi caprichosamente, que nadie puede indicarle a l cmo y cundo ha de usar el nombre de dominio. Desde ya, ello imposibilita adjudicarle el carcter de "competidor" de la empresa demandante, y con ello se impide determinar sin ms que se encuentra presente la circunstancia de la Poltica, pargrafo 4(b)(iii). Sin embargo, dado que las circunstancias de registro de mala fe listadas en la Poltica lo son con carcter no exhaustivo, este Panel encuentra que el registro de un dominio idntico o confundiblemente similar a marcas del demandante, sin derechos ni intereses legtimos, ni propios ni en representacin legal de un tercero, y sin ningn otro ningn motivo, por quien reside en la misma ciudad que el titular de una marca muy conocida de productos vincolas, se ha hecho presumiblemente con el fin de privar al titular marcario de la posibilidad de reflejar su marca en el nombre de dominio. Ello configura una circunstancia de registracin de mala fe, sea o no sea el titular del dominio un competidor del titular marcario.

    En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio raimat.com ha sido registrado de mala fe.

    6.7 Utilizacin de Mala Fe

    El demandado mantiene la pgina www.raimat.com "en construccin". Ello se comprob en la visita que independientemente ha efectuado este Panel el 23 de abril de 2000.

    Salvo una mencin en la demanda en cuanto a que el demandado usa de mala fe el nombre de dominio, no hay otra indicacin al respecto. A su vez, el demandado afirma que "el tener registrado dicho dominio no implica que tenga que hacer un uso automtico, sino cuando lo crea apropiado y para lo que considere oportuno. Siempre buscando un servicio a la comunidad y dentro de la legislacin vigente". Todo esto parece indicar que el demandado quiere sugerir que no est haciendo uso del nombre de dominio.

    Cabe notar que la Poltica en el pargrafo 4 (b) slo ha dado un listado no taxativo de circunstancias que constituyen una utilizacin de mala fe del nombre de dominio. Ello significa que el Panel puede considerar si en el caso existen cualesquiera conductas del demandado - activas u omisivas - que representen utilizacin de mala fe. Para ello el Panel est autorizado a considerar esas conductas tambin a la luz del derecho español que resulta aplicable a partes con domicilio o residencia en España, y segn es interpretado por los tribunales de ese pas.

    El ofrecimiento benvolo o gratuito del nombre de dominio a la poblacin de Raimat fue alegado por el demandado y negado en la rplica. El demandado no proporcion prueba al respecto, ni contest a la rplica que ha negado tal ofrecimiento. Por lo tanto el ofrecimiento no puede ser tenido por probado, y queda en este procedimiento como manifestacin sin sustento fctico. Adems, el dominio est registrado bajo ".com", de finalidad comercial, con lo cual quien no tiene derecho ni inters legtimo est ofreciendo un dominio comercial a una entidad sin fin de lucro. Ese ofrecimiento, de ser verdadero, manifestara una voluntad de impedir, con posterioridad al registro, el acceso al nombre de dominio. Lo aparentemente benvolo no sera sino una excusa para entorpecer la gestin comercial de la demandante. En cualquier caso, el ofrecimiento de donacin a un tercero es sin duda una utilizacin del nombre de dominio. De no ser verdadero el ofrecimiento y haberse pergeñado como una declaracin falsa en este procedimiento, ello tambin representara una mala fe procesal, y este Panel extrae de ello una conducta de mala fe en relacin al nombre de dominio, que importa utilizacin de mala fe en los amplios trminos del pargrafo 4(b) de la Poltica.

    Este Panel ha tenido a la vista el Auto dictado el 2 de junio de 1999 en el caso "nocilla.com" por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera

    Instancia N 5 de Oviedo, D. Agustn Azparren, aportado por la

    demandante y negada su aplicabilidad por el demandado, publicado en http://www.dominijuris.com/documentacion/comentarios/nocilla.htm. En ese caso la actora era titular de la marca NOCILLA y peda medidas cautelares contra el titular de nocilla.com. El Juez, fundndose en la Ley de Competencia Desleal, arts. 5, 6, 9, 11, 12, 18 y 25; Ley de Marcas, arts. 30, 36 y 40; Ley de Patentes, art. 133 y Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 1428, consider que exista fumus boni juris por ser la actora titular del registro de marca NOCILLA, y constndole al demandado titular del dominio que NOCILLA es marca registrada. El Juez, citando a Javier A. Maestre ("Planteamiento de la problemtica jurdica de los nombres de dominio", Revista Actualidad Informtica Aranzadi N" 29, octubre 1998), consider que el supuesto de hecho reuna todas las caractersticas para considerarlo como una apropiacin de marca con fines evidentemente no lcitos. En cuanto al peligro en la demora, el tribunal consider "(...) que si con carcter general, el retraso en la solucin judicial del litigio, suele justificar determinadas medidas cautelares, en los supuestos de violacin del derecho de marcas o en supuestos de competencia desleal aparece con una mayor justificacin". El Juez resolvi en consecuencia la prohibicin y orden de cese inmediato a la demandada del uso en cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o actividades de la denominacin NOCILLA; la prohibicin y orden de cese inmediato del nombre de dominio de Internet http://www.nocilla.com por parte de la demandada, prohibindole incluir contenido alguno en el mismo, y de manera especial, la palabra NOCILLA, as como cualquier remisin a otros dominios de Internet; orden de embargo del nombre de dominio citado, comunicndolo al registrador Network Solutions, Inc; prohibicin de efectuar cualquier otro cambio en el nombre de dominio, salvo los ordenados expresamente por el Juzgado; se ordenaron adems astreintes, y se conden a la demandada al pago de las costas.

    En dicho caso se juzg que no era un obstculo para la procedencia de las medidas cautelares el hecho de que la pgina web se encontrara en construccin. Tambin se consider que el conocimiento de los productos de la parte actora, y de los registros marcarios de titularidad de la parte actora, y el mantenimiento de la pgina web en Internet con la denominacin "nocilla" an despus del requerimiento notarial hecho por la actora a la demandada, eran bases para las medidas cautelares. Esa situacin es del todo similar a la del caso presente. Este Panel considera que idnticas medidas cautelares podran haberse solicitado y obtenido de un tribunal español con base en la ley de competencia desleal y de marcas.

    Por otra parte, mantener meses despus del registro el sitio "en construccin" cuando el nombre de dominio es idntico o confundiblemente similar a la marca de vinos del demandante muy conocida en el pas del demandado y provocando la posibilidad de confusin a los navegantes de la Web que deseen conectarse con el sitio del demandante - sin aclararles que su conexin no se ha hecho con un sitio del demandante - representa un uso evidente de mala fe.

    En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio raimat.com ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado.

     

    7. Decisin

    El Panel ha determinado que el nombre de dominio raimat.com es idntico o confundiblemente similar a las marcas RAIMAT de la demandante. Asimismo, el Panel ha determinado que el demandado carece de derechos e intereses legtimos respecto de dicho nombre de dominio. El Panel tambin ha determinado que la registracin de dicho nombre de dominio por el demandado ha sido efectuada de mala fe, y que el nombre de dominio ha sido y est siendo usado de mala fe por el demandado.

    Por todo ello y conforme a los Pargrafos 4(i) y 15 de la Poltica, el Panel Administrativo decide requerir que la registracin del nombre de dominio raimat.com sea transferida a la demandante, RAIMAT, S.A.

     


     

    Roberto A. Bianchi
    Panelista Unico

    24 de abril de 2000


    1. En traduccin no oficial del ingls hecha por este panelista.

     

    : http://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-0143.html

     

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