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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Guillermo J. Fesser Prez de Petinto y Juan L. Cano Ambros v. r&t y Tino Hernndez

Caso No. D2000-0201

 

1. Las partes

(1) Demandantes: Guillermo J. Fesser Prez de Petinto y Juan L. Cano Ambros, ambos con domicilio en c/ Puentecillo n6, 28043 de Madrid - España.

(2) Demandados: r&t y Tino Hernndez, con domicilio en c/ Panera n52, bajo, 47009 Valladolid - España.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

(1) El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es < GOMAESPUMA.COM>

(2) El presente nombre de dominio se encuentra registrado a nombre del demandado en NETWORK SOLUTIONS, INC., una corporacin de Delaware, con sede en Herndon, 505 Huntmar Park Drive, Virginia, 20170 - 5139, USA.

 

3. Curso del procedimiento

(1) Con fecha 23 de Marzo de 2000 se present por va electrnica al Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme"), el Reglamento de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en los sucesivo "el Reglamento"), ambos aprobados por la ICANN el da 24 de Octubre de 1999, as como por el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, (en adelante "el Reglamento Adicional".

(2) La demanda original en papel, con sus anexos, fue recibida el posterior da 27 de Marzo de 2000.

(3) El da 4 de Abril de 2000 el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI acus recibo de la demanda, asignando al caso el n D2000-0201 y designando como Administrador del procedimiento a Patricia Simão.

(4) Igualmente, el da 4 de Abril de 2000 el Centro de Arbitraje, una vez comprobado el cumplimiento en la demanda de los requisitos formales de la Poltica Uniforme, el Reglamento y el Reglamento Adicional, notific formalmente la demanda a r&t y Tino Hernndez, informando al mismo tiempo de la fecha de inicio del Procedimiento Administrativo y del plazo de veinte das para que por el demandado se procediese a enviar al Centro de Arbitraje su escrito de contestacin (hasta el da 23 de Abril de 2000).

(5) El da 7 de Abril de 2000, se recibe de Network Solutions, Inc. la confirmacin de que la demanda le fue oportunamente comunicada; de que es el registrador del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM>; de que el titular del nombre de dominio es r&t; y, por ltimo, de que el contrato de servicio 5.0 de Network Solutions, Inc. se encuentra en vigor.

(6) Con fecha 25 de Abril de 2000, el Centro de Arbitraje notifica la falta de presentacin de escrito de contestacin a la demanda, tanto a la parte actora, a travs de su representante autorizado, como a la parte demandada r&t (contacto administrativo: Tino Hernndez).

(7) Mediante notificacin de fecha 11 de Mayo el Director del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI designa a Luis H. de Larramendi como panelista nico, hacindole llegar el siguiente da 16 copia de la totalidad del expediente de este procedimiento.

(8) Con fecha 22 de Mayo el rbitro designado señal a la OMPI la imposibilidad, por motivos profesionales de dictar su resolucin en el plazo inicialmente concedido, solicitando la ampliacin de ste hasta el 5 de Junio, lo que fue comunicado a las partes por la OMPI el siguiente da 23.

 

4. Idioma del procedimiento

(1) La parte actora solicita en su escrito que el presente procedimiento se tramite en español, al ser el registrante y actual titular del nombre de dominio, al igual que los demandantes, de nacionalidad española.

(2) De acuerdo con lo autorizado por el prrafo 11 del Reglamento, y no habiendo la parte demandada objetado la peticin de los demandantes, el Panel ha acordado dictar la presente decisin en español.

 

5. Antecedentes de hecho

(1) El panel, revisada la documentacin acompañada al escrito de demanda, particularmente los anexos B y C, y no habiendo el demandado impugnado su validez, tiene por acreditada la titularidad por parte de Guillermo J. Fesser Prez de Petinto y Juan L. Cano Ambros de los siguientes registros de marca españoles:

NUMERO

DENOMINACION

CLASE

CONCESION

SITUACION

1.125.745

GOMAESPUMA

41

02/06/1987

En vigor

1.125.746

GOMAESPUMA

38

02/06/1987

En vigor

1.239.718

GOMAESPUMA

35

03/12/1990

En vigor

1.739.405

GOMAESPUMA

9

20/10/1993

En vigor

1.739.406

GOMAESPUMA

16

20/10/1993

En vigor

Las demandantes no han acreditado, sin embargo, la titularidad sobre los registros de marca españoles n1.739.407, 1.739.408, 2.241.150 y 2.241.151.

(2) La fecha de registro del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM> es la de 8 de Marzo de 2000.

(3) No consta que el demandado est autorizado o licenciado por la parte actora para obtener el registro del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM>.

 

6. Pretensiones de las partes

(1) Parte demandante

Afirma la parte actora:

  • Que el nombre de dominio registrado es idntico a sus marcas <GOMAESPUMA>, protegidas en España en las clases 9, 16, 35, 38 y 41 del Nomencltor Internacional.
  • Que los demandantes son un conocido do de humoristas que dirigen un programa de radio de gran audiencia y difusin y que son notoriamente conocidos en España como <GOMAESPUMA>.
  • Que el demandado no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM>.
  • Que el nombre de dominio ha sido registrado y est siendo usado de mala fe, por cuanto el demandado ha expresado su intencin de vender el nombre de dominio por una cantidad de dinero muy superior al coste del registro (4.475.000- Ptas.).
  • Que el demandado pretende aprovecharse de la reputacin de la parte actora y enriquecerse injustamente a costa de las marcas titularidad de los demandantes.
  • Que, finalmente, la realidad es que los demandantes no pueden usar su marca en Internet, habida cuenta de la obtencin del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM> por la parte demandada.
  • Que deben ser tenidos en cuenta por el Panel, adems de otras resoluciones dictadas por el Centro de Arbitraje de la OMPI, los precedentes judiciales dictados con ocasin de conflictos entre nombres de dominio y marcas, en concreto el Auto del Juzgado de 1 Instancia N5 de Oviedo (asunto <NOCILLA.COM>), el Auto del Juzgado de 1 Instancia N13 de Bilbao (asunto <OZU.COM>) y la sentencia de 26 de Junio de 1998 dictada por el Juzgado de 1 Instancia N36 de Barcelona (asunto <NEXUS.ES>).

    Teniendo en cuenta estas premisas, los demandantes solicitan la transferencia a su favor del dominio < GOMAESPUMA.ORG> , designando, al mismo tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el prrafo 3.b) xiii) del Reglamento, su sometimiento a la jurisdiccin de los tribunales de Valladolid (España),.

  • (2) Parte demandada

    Los demandados no han contestado a las alegaciones de la parte actora, por lo que la decisin del panel debe ser dictada teniendo en cuenta las manifestaciones de los demandantes, la Poltica Uniforme, el Reglamento, el Reglamento Adicional y las leyes y principios del derecho nacional español.

     

    7. Debate

    (1) Normas aplicables

    El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisin de la demanda sobre la base de:

  • las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
  • lo dispuesto en la Poltica Uniforme y en el propio Reglamento, y
  • de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel
  • considere aplicables.

    Tal y como se ha manifestado en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI (Caso D2000-0001, apartado 6.A, y Caso D2000-0143, apartado 6.3, entre otros), cuando las partes en el Procedimiento Administrativo sean residentes del mismo pas, las leyes y principios de derecho aplicables deben incluir los de ese pas.

    Teniendo en cuenta la comn residencia en España de demandantes y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Poltica Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español, incluido el Cdigo Civil español de 1889, la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988 y la Ley de Competencia Desleal de 10 de Enero de 1991, entre otros.

    (2) Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda -prrafo 4(a) de la Poltica Uniforme-

    Desde la primera decisin adoptada por el Centro de Arbitraje, ha quedado claro que para que un nombre de dominio deba ser cancelado o transferido en favor de un demandante, ste debe probar la concurrencia acumulativa en el supuesto de hecho de los tres requisitos que se contienen en el prrafo 4(a) de la Poltica Uniforme:

  • que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico o similar hasta el punto de crear confusin con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
  • que el demandado carezca de derechos o intereses legtimos respecto al nombre de dominio, y
  • que el nombre de dominio haya sido registrado y sea usado de mala fe.
  • (A) Identidad o similitud entre marca y dominio:

    Al cotejar el panel el nombre de dominio controvertido y las marcas <GOMAESPUMA> de los demandantes, se aprecia con claridad la coincidencia letra por letra entre ellos. La introduccin en el nombre de dominio objeto de la presente disputa del elemento ".com" en nada cambia esta apreciacin, por cuanto lo realmente determinante a efectos comparativos es el elemento contenido en el nombre de dominio como segundo nivel y no como nivel primario.

    Se puede afirmar que en el conjunto de un nombre de dominio el primer nivel es de naturaleza genrica, razn sta por la que no puede ser apropiado en exclusiva ni, consecuentemente, debe ser tenido en cuenta a efectos comparativos.

    Por lo tanto, habiendo acreditado los demandantes la titularidad de diversos registros de marca en España para la denominacin GOMAESPUMA, es posible afirmar que concurre el primer requisito preciso, al existir identidad con el nombre de dominio GOMAESPUMA.COM obtenido de contrario.

    Con independencia del conocimiento personal que de la denominacin GOMAESPUMA pudiera tener el rbitro actuante, y de la relevancia que de ello pudiera derivarse, lo cierto es que los demandantes no han acreditado en el procedimiento, siquiera indiciariamente, la fama en la que basan su pretensin de especial proteccin para sus marcas.

    (B) Derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio:

    El prrafo 4 (c) de la Poltica Uniforme establece diversas circunstancias que permiten demostrar al titular de un nombre de dominio los derechos o intereses legtimos que ostenta sobre el mismo.

    Ha sido, sin embargo, decisin del demandado, a pesar de la oportunidad que se le ha dado, la de no contestar al escrito de demanda y no hacer manifestacin alguna sobre los derechos o intereses legtimos que le amparan para la obtencin y registro del nombre de dominio en disputa. La ausencia de contestacin ha impedido a la parte demandada, por lo dems, acreditar y probar documentalmente sus eventuales derechos o intereses, que podran haber venido definidos por la titularidad de registros de marca, por haber sido expresamente autorizado por los demandantes o, en ltima instancia, por un contrato de licencia.

    Esta ausencia probatoria se debe nicamente a la falta de hacer de r&t por cuanto a pesar de la oportunidad que se le dio decidi no presentar un escrito oponindose a las manifestaciones realizadas por los demandantes, particularmente en su fundamento de derecho segundo.

    Por ltimo, es deber del Panel recordar la decisin dictada en el Caso n D2000-0062 en el que expresamente se afirm que el mero registro de un nombre de dominio no genera derechos o intereses legtimos sobre el mismo, suficientes para que se estime la no concurrencia del apartado 4.(a)(ii) de la Poltica Uniforme.

    (C) Registro y uso de mala fe:

    Nuevamente el Panel debe señalar que la no contestacin a la demanda es un claro indicio del reconocimiento tcito por parte de r&t de que el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe. Si la parte demandada hubiese registrado legtimamente el nombre de dominio, debera haber contestado a la demanda con el fin de desvirtuar las alegaciones contenidas en el fundamento de derecho tercero del escrito de demanda. Debe recordar el Panel que la contestacin a una demanda de arbitraje no conlleva gasto alguno para la parte demandada, salvo que solicite que la decisin sea dictada por un grupo administrativo de expertos compuesto por tres personas.

    Señalar, igualmente, que el Cdigo Civil español en su Artculo 1.214 dispone:

    "Incumbe la prueba de las alegaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extincin al que la opone".

    Ya se ha dicho que la parte demandada no ha aportado elemento o prueba alguna para acreditar los derechos que amparan o justifican la obtencin o registro del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM>. En este sentido conviene recordar las palabras del Panel en el asunto n D2000-0018, que seguidamente se transcriben:

    "Todo lo anterior lleva a ampliar la consideracin de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisicin del registro del nombre de dominio ha sido de mala fe.

    De esta lnea de interpretacin podra y debera seguirse que lo nico que enervara la apreciacin de que existe uso de mala fe, cuando hay registro del dominio de mala fe, sera:

    - o un uso efectivo de buena fe, acreditado por el demandado, (o preparativos serios y efectivos, igualmente acreditados para tal uso), o

    - una carencia de todo uso de tal modo que al acceder al nombre de dominio en cuestin, slo pudiera encontrarse un mensaje de inaccesibilidad, carente de todo contenido o referencia mercantil".

    A diferencia de la inactividad probatoria de la parte demandada, las actoras han aportado diversos documentos junto al escrito de demanda de los que se desprende que el registro del nombre de dominio ha sido obtenido con nimo de lucro, por cuanto no slo se ha ofrecido a las demandantes su venta por 4.475.000- Ptas., cantidad sta muy superior a los costes de su registro, sino que, adicionalmente, ha habido un ofrecimiento pblico de venta del nombre de dominio en la pgina web <GOMAESPUMA.COM>, segn se aprecia en el Anexo D del escrito de demanda.

    No obstante, el Panel estima que la parte actora no ha probado suficientemente sus alegaciones concernientes al ofrecimiento de venta del nombre de dominio en disputa a travs de la web de subastas iBazar.com, ni que el demandante sea una persona que de forma habitual registra nombres de dominio con el objeto de ofrecerlos en venta.

    Sin embargo, y siguiendo las decisiones dictadas por los distintos paneles en otros asuntos, se puede afirmar que el registro del nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM> se ha obtenido de mala fe y que su uso es, igualmente, de mala fe. Diversas circunstancias concurren en el presente pleito para sustentar esta afirmacin de uso y registro de mala fe, circunstancias stas que ya han sido valoradas por otros paneles para determinar la concurrencia de este tercer requisito del prrafo 4.(a) de la Poltica Uniforme:

  • Ha habido un ofrecimiento de venta del nombre de dominio en favor de los demandantes por un importe superior a los costes de registro (Caso nD1999-0001, Caso n D2000-0013 y Caso n D2000-0060).
  • El nombre de dominio se ha puesto a la venta en la pgina web de la demandada (Caso n D2000-0001).
  • No hay evidencias de que la pgina web de la demandada est realmente en proceso de ser establecida y desarrollada para el ofrecimiento continuado de productos y/o servicios. No hay una accin positiva, sino todo lo contrario, una falta de hacer por parte del demandado en relacin con el nombre de dominio registrado (Caso n D2000-0003).
  • El nombre de dominio ha sido registrado con el fin de privar al titular marcario de la posibilidad de reflejar su marca como nombre de dominio bajo el primer nivel ".com" (Caso n D2000-0028 y Caso n D2000-0062).
  • La intencin del demandado con su pgina web es la de atraer a su pgina la atencin de aquellos que quieran conectarse con la de los demandantes. Ni siquiera la informacin que se contiene en la pgina del demandado (Anexo D del escrito de demanda) relativa a que esa pgina es la "no oficial de Goma Espuma" desvirta la mala fe que se alega (en sentido similar Caso n D2000-0038).
  • El demandado ha introducido en su pgina web un contador de visitas, lo cual ya se ha afirmado en otras ocasiones que es un medio para anunciar que la pgina web se encuentra en venta y que sirve como indicativo de su valor (Caso n D2000-0010)
  • De todo lo anterior queda claro para el Panel que concurre en la presente disputa la tercera de las premisas del prrafo 4.(a) de la Poltica Uniforme.

     

    8. Conclusiones

    (1) Los demandantes son titulares de registros de marca en España.

    (2) La Ley de Marcas española dispone en su artculo 30 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el trfico econmico. Por otra parte el artculo 31.2 establece que su titular puede prohibir, entre otros, que los terceros hagan uso de sus marcas en los documentos de negocio y publicidad. Incluso debe señalarse que el Anteproyecto de la Ley de Marcas, divulgado en Noviembre de 1999, contiene un artculo, el 34.3.d), en el que se otorga al titular de la marca registrada la posibilidad de prohibir que los terceros utilicen en el trfico econmico el signo como nombre de dominio.

    (3) El artculo 5 de la Ley de Competencia Desleal española declara desleal todo comportamiento que resulte contrario a las exigencias de la buena fe. Y señala en su artculo 6 que es desleal todo comportamiento que resulte idneo para crear confusin con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. Por ltimo, en su artculo 12, considera tambin desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputacin industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

    (4) El artculo 7 del Cdigo Civil dispone:

    (a) que los derechos deben ser ejercitados conforme a las exigencias de la buena fe,

    (b) que la Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo, y

    (c) que todo acto u omisin que por la intencin de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepasen manifiestamente los lmites normales del ejercicio del derecho, con daño para tercero, dar lugar a la adopcin de las medidas que impidan la persistencia en el abuso.

    (5) La proteccin que dispensa a los titulares de registros de marca la Ley de Marcas española y la proteccin que tambin les confiere la Ley de Competencia Desleal, as como las circunstancias que concurren en el presente asunto, llevan al Panel a considerar que el titular del nombre de dominio no ostentaba derechos legtimos para su adquisicin y que ha actuado de mala fe primero en su registro y posteriormente en su uso. Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Poltica Uniforme y en el Cdigo Civil español, deben adoptarse las medidas judiciales o administrativas necesarias para impedir la persistencia en el abuso en que ha incurrido la parte demandada. As se ha entendido no slo por el Centro de Mediacin y Arbitraje en numerosas decisiones, sino tambin por los juzgados y tribunales españoles en las distintas resoluciones judiciales dictadas hasta la fecha, aportadas por la parte actora como Anexo F de su escrito de demanda.

     

    9. Decisin

    El Panel Administrativo declara que los demandantes han probado la concurrencia en la presente controversia de las tres circunstancias que se contienen en el prrafo 4(a) de la Poltica Uniforme. Por ello, de conformidad con el prrafo 4(i) de dicha normativa ordena que el nombre de dominio <GOMAESPUMA.COM> sea transferido a los demandantes,Guillermo J. Fesser Prez de Petinto y Juan L. Cano Ambros .

     


     

    Luis H. de Larramendi
    Panelista nico

    2 de Junio de 2000

     

    : http://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-0201.html

     

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