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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Compaña Annima Cigarrera Bigott Sucesores v. Alberto Pardo Pisani

Caso N D2000-0448

 

1. Las Partes

La Parte Demandante es la sociedad COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, una sociedad annima organizada y existente de conformidad con las leyes de la Repblica Bolivariana de Venezuela y domiciliada en la Avenida Francisco de Miranda, Edificio Bigott Los Ruices, ciudad de Caracas, Repblica Bolivariana de Venezuela (la "Demandante"), representada por los abogados señores Ricardo Antequera Parilli y Ricardo Antequera Hernndez, domiciliados en la ciudad de Caracas, Repblica Bolivariana de Venezuela, quienes actan en calidad de apoderados, de conformidad con el poder allegado a la demanda.

La Parte Demandada es el señor ALBERTO PARDO PISANI, ciudadano Venezolano, residente en 540 Brickell Key Drive en la ciudad de Miami, Estado de la Florida, Estados Unidos de Amrica (el "Demandado"), representado por su apoderado el abogado señor Miguel Angel Monroy, domiciliado en la ciudad de Caracas, Repblica Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el poder anexado al expediente el 21 de septiembre de 2000.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es bigott.com, registrado a nombre del "Demandado" en Network Solutions, Inc., una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Amrica, con domicilio en la ciudad de Herndon, Estado de Virginia, Estados Unidos de Amrica (el "Registrador").

 

3. Curso del Procedimiento

El 17 de mayo de 2000, el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el "Centro"), recibi por va electrnica una demanda de acuerdo a la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Poltica"), el Reglamento de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 18 de mayo de 2000, el "Centro" recibi la demanda en copia de papel, con sus anexos.

Ante el requerimiento del "Centro" al "Registrador" sobre la confirmacin de los datos del registro del dominio bigott.com, el 31 de mayo de 2000 el "Registrador" confirm que lo tena registrado desde el 5 de enero de 1999, siendo el "Demandado" el titular del registro del nombre de dominio bigott.com, que estaba vigente el acuerdo de servicio versin 5.0 y que el dominio tena el status de "activo".

El 15 de junio de 2000, el "Centro", luego de verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la demanda, notific a la "Demandante" de las deficiencias de su demanda y le otorg un plazo de cinco (5) das calendario para subsanarla. Dentro del trmino previsto para el efecto, la "Demandante" present por correo electrnico la subsanacin de la demanda y posteriormente, el 26 de junio de 2000, el Centro recibi el original de dicho documento.

El 29 de junio de 2000, el "Centro" notific la demanda al "Demandado", junto con la notificacin de comienzo del procedimiento, concedindole un trmino de veinte (20) das calendario para presentar su contestacin a la demanda, los cuales vencan el 19 de julio de 2000. El 19 de julio de 2000, el "Demandado" solicit una extensin del trmino por cinco (5) das calendario adicionales, que vencan el 23 de julio de 2000. El 24 de julio de 2000, el "Centro" notific al "Demandado" que vencido el trmino otorgado para la presentacin de su contestacin, el mismo no contest. El 25 de julio de 2000, el "Centro" recibi la contestacin extempornea de la demanda. El 25 de julio de 2000, el "Centro" acus recibo de la contestacin de la demanda.

Despus de recibir la declaracin de independencia e imparcialidad de Fernando Triana, el 11 de agosto de 2000, el "Centro" lo design como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designacin a las partes el 16 de agosto de 2000 y fijando plazo hasta el 30 de agosto de 2000 para que el "Panel" enve la decisin al "Centro". El "Panel" fue por lo tanto constituido de acuerdo a la "Poltica" y su "Reglamento".

El "Panel" mediante comunicacin transmitida al "Centro" el 28 de agosto de 2000, ampli el trmino para enviarle su decisin al "Centro" de acuerdo a las facultades consagradas en el literal c) del artculo 10 del "Reglamento". En la misma comunicacin, el "Panel" igualmente dispuso que el idioma del procedimiento administrativo sera el español, de conformidad con el literal a) del artculo 11 del "Reglamento". La anterior determinacin fue tomada por el "Panel" en atencin a los siguientes hechos presentes en el procedimiento:

3.1 As haba sido solicitado por la "Demandante";

3.2 Varias de las pruebas aportadas al proceso estaban escritas en Español;

3.3 El "Demandado" contest la demanda en este idioma;

3.4 La "Demandante" es una persona jurdica constituida conforme a las leyes de la Repblica Bolivariana de Venezuela, con domicilio en dicho pas;

3.5 El "Demandado" es un ciudadano de la Repblica Bolivariana de Venezuela;

3.6 El idioma oficial de dicho pas es el Español.

El 1 de septiembre de 2000, el "Panel" ordena que de acuerdo con las facultades consagradas en el literal b) del artculo 10 del "Reglamento", se corra traslado al "Demandado" en su idioma original, el Español, de las Inspecciones Judiciales efectuadas por la "Demandante" el 25 de mayo y el 15 de junio de 2000, y que la versin en el idioma Español de dichas Inspecciones Judiciales, igualmente le sea remitida al "Panel", señalando que tan pronto obtuviera dicha documentacin procedera a fijara la fecha del fallo. Ese mismo da, el "Centro" corri traslado a las partes de la comunicacin del "Panel".

El 11 de septiembre de 2000, el "Panel" requiri al "Registrador" para que informara el valor del registro del nombre de dominio en cuestin. Igualmente requiri a la parte "Demandante" para que señalara la vigencia de los certificados de registro de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y de las denominaciones comerciales BIGOTT Y DISEÑO, certificados Nos. F-27.400, F-41.449, D-4.544, F-105.182 y D-17.575 y a la parte "Demandada" para que aportara el poder conferido a Miguel Angel Monroy. De esta comunicacin, el "Centro" corri traslado a las partes el mismo 11 de septiembre de 2000.

Posteriormente, el 13 de septiembre de 2000, el "Registrador" comunica al "Centro" que la informacin concerniente al registro del nombre de dominio bigott.com le debe ser solicitada directamente por el titular del respectivo registro.

El 18 de septiembre de 2000, el "Panel" recibi la complementacin de las pruebas aportadas por la parte "Demandante". El 20 de septiembre de 2000, el "Panel" requiere al "Demandado" para que aporte la informacin concerniente al valor del registro del nombre de dominio en cuestin y el poder requerido, otorgndole un plazo perentorio hasta el 22 de septiembre de 2000, señalando como fecha para proferir el fallo el 25 de septiembre de 2000.

El 21 de septiembre de 2000, el "Panel" recibi del "Demandado" la informacin concerniente al valor del registro del nombre de dominio bigott.com, al igual que el poder conferido a su apoderado, Miguel Angel Monroy.

El 22 de septiembre de 2000, el "Panel" recibi una comunicacin del "Demandado" en la que solicita que se le otorgue un plazo para la revisin de las inspecciones judiciales aportadas por la "Demandante" y para poder presentar su defensa, toda vez que no haba recibido las inspecciones judiciales cuyo traslado haba sido ordenado por el "Panel" en su comunicacin del 1 de septiembre de 2000. Ese mismo da, el "Panel" recibe del "Demandado" la factura expedida por el "Registrador" en la que aparece la informacin concerniente al registro del nombre de dominio bigott.com, al igual que el valor correspondiente a dicho registro. El 22 de septiembre de 2000, el "Panel" se pronuncia en el sentido de otorgarle un plazo al "Demandado" para los efectos antes anotados, hasta el 29 de septiembre de 2000. Vencido dicho trmino el "Panel" no recibi escrito alguno del "Centro" en el que el "Demandado", se hubiese pronunciado sobre las Inspecciones Judiciales aportadas al procedimiento por la "Demandante".

El 2 de octubre de 2000, el "Panel" recibe va courier del "Demandado" un escrito refirindose a las Inspecciones Judiciales realizadas por la "Demandante". En la misma fecha, el "Panel" considera el escrito presentado por el "Demandado" como extemporneo y fija la fecha para su fallo.

El "Panel" coincide con el "Centro" en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la "Poltica" y el "Reglamento".

 

4. Antecedentes de Hecho

El "Panel", ante lo afirmado en la demanda y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

La "Demandante" fue constituida e inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal y Estado de Miranda, bajo el nmero 2 de fecha 7 de enero de 1921. La "Demandante", de conformidad con su objeto social, presta de manera principal los siguientes servicios: "manufacturar, cultivar, curar, tratar, exportar, distribuir y vender cigarrillo (puros), cigarrillos, tabaco y derivados del mismo en todas sus formas y clases, la adquisicin para su uso exclusivo de bienes muebles e inmuebles y en general, realizar cualquier actividad de lcito comercio e industria necesaria para llevar a cabo el objeto social aqu enunciado, todo ello en los trminos y condiciones establecidas por las leyes y disposiciones".

La "Demandante" es titular del registro de la marca BIGOTT, Registro Venezolano nmero F-27400 del 14 de enero de 1953 vigente hasta el 14 de enero de 2008, para distinguir: "tabacos, cigarros, cigarrillos y toda clase de productos del tabaco que elabora y expende", productos de la Clase 34 Internacional.

La "Demandante" igualmente es titular del registro del nombre comercial BIGOTT Y DISEÑO, Registro Venezolano nmero D-4544 del 10 de mayo de 1962, vigente hasta el 10 de mayo de 2007 para distinguir: "un establecimiento industrial y comercial de productos del tabaco, especialmente cigarrillos y picadura", cuyo aspecto grfico de conformidad con su certificado de registro consiste: "en el nombre dicho sobre la representacin de un escudo, limitado por lneas gruesas. En su interior, se nota en primer plano una hoja de tabaco, semicubriendo a otras dos que estn detrs. Esta combinacin deja notar tres puntas de hojas en su parte superior y tres en la inferior. Lo esencial es el conjunto descrito, el cual, independientemente del tamaño o color, se usa de todas las maneras apropiadas."

El nombre comercial antes señalado tambin se encuentra registrado como la marca BIGOTT (MIXTA) a nombre de la "Demandante" para distinguir: "cigarrillo, picaduras y dems productos del tabaco", productos de la Clase 34 Internacional, Registro nmero F-41.449, del 28 de mayo de 1962, vigente hasta el 28 de mayo de 2007.

La "Demandante" es titular adems del registro de la marca BIGOTT (MIXTA), Registro nmero F-105.182 del 21 de noviembre de 1983, vigente hasta el 21 de noviembre de 2008, para identificar: "productos del tabaco", productos de la Clase 34 Internacional. El aspecto grfico de dicha marca de conformidad con su certificado de registro es el siguiente: "un diseño de tres hojas, imitada las de tabaco y la palabra BIGOTT."

Finalmente, la marca antes señalada se encuentra registrada como el nombre comercial BIGOTT Y DISEÑO a favor de la "Demandante" para distinguir: "la fabricacin de cigarrillos", Registro nmero 17.575-D, del 20 de septiembre de 1983, vigente hasta el 20 de septiembre de 2008.

La sociedad civil FUNDACION BIGOTT fue constituida por la "Demandante" con su capital y fue inscrita en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito de Sucre del Estado de Miranda el 23 de julio de 1963, bajo el nmero 26, Folio 101, Tomo 8, Protocolo Primero del Tercer Trimestre de 1963. Dicha Fundacin tiene como domicilio la ciudad de Caracas, Repblica Bolivariana de Venezuela y tiene como objeto social primario y secundario: "Realizar actividades en pro de la ciencia, la cultura, la agricultura, la agroindustria y todo aquello que vaya a favor de la comunidad, mediante la promocin, fomento y colaboracin con centros culturales, publicaciones, exposiciones, conciertos, representaciones teatrales, producciones audiovisuales" y "hacer donaciones a instituciones benficas, culturales, cientficas, educativas y a todas las personas naturales y jurdicas que se considere conveniente", respectivamente.

La FUNDACION BIGOTT edita la revista BIGOTT y otras publicaciones tales como "Venezuela: Tradicin en la Modernidad".

La "Demandante" fabrica cigarrillos bajo las marcas BELMONT, CONSUL, LUCKY STRIKE y KENT, entre otras, en cuyos empaques aparece una alusin casi imperceptible a la razn social de la "Demandante" y a la marca y nombre comercial BIGOTT.

La pgina web identificada con el nombre de dominio objeto del presente procedimiento, www.bigott.com, fue utilizada como un link o vnculo a la pgina: www.menores.com, en la cual aparecen fotografas de "jvenes adolescentes" desnudas. El nombre de dominio MENORES.COM aparece registrado ante el "Registrador" el 2 de septiembre de 1998, a nombre del "Demandado".

Este "Panel", ingres al sitio www.bigott.com el 16 de agosto de 2000, el 18 de septiembre de 2000 y el 21 de septiembre de 2000, y pudo comprobar que a pesar de que en ella aparece alguna informacin concerniente a dibujos animados para niños, el "Demandado" no le ha dado un contenido definido, toda vez que en ella se señala que posteriormente se completar la informacin, siendo realmente una pgina en construccin.

Al respecto, cabe anotar igualmente que el 16 de agosto de 2000, el "Panel" al ingresar a la pgina en cuestin encontr que en ella se encontraba la frase: "you have reached the future website of granott.com", y en donde exista la posibilidad de hacer una bsqueda de dominios auspiciada por "domains.com.".

El aspecto de dicha pgina fue modificado en varias oportunidades, de forma que el da de la ltima inspeccin realizada por el "Panel" la pgina no tena la alternativa antes comentada y en cambio contena las expresiones: "Welcome to the home site of "Big Ott". Debajo de lo anterior, apareca las figuras de dos perros sentados uno junto al otro, uno pequeño de color gris aparentemente de la raza "Fox Terrier" y el otro de color caf rojizo, aparentemente de la raza "Buldog", portando ste un collar con pas. Ambos perros se mostraban unidos por un hueso largo que aparecan mordiendo.

En la parte inferior de la pgina aparecan las siguientes expresiones: "enter here", debajo de sta "para español entrar a Gran Ott", y debajo de sta "Pour Francais allez a GrandOtt.com".

Al ingresar a la opcin "enter here", apareci una pgina mostrando siete (7) figuras animadas colocadas en lnea horizontal. Debajo de stas, en el centro se destacaba la figura de un hombre grueso llevando una pizza.

En la parte inferior de la pgina apareci la leyenda: "first issue and sites rules on 9-20-00". Sin embargo, al ingresar el "Panel" a la misma, el 21 de septiembre de 2000, pudo constatar que se encontraba exactamente igual, pues no se le haba agregado informacin adicional alguna.

Por otra parte, a partir del 15 de marzo de 2000, la "Demandante" a travs de un tercero y por el correo electrnico: webmaster@system.com.ve, manifest al "Demandado" su intencin de negociar un precio por el traspaso del nombre de dominio bigott.com.

A este respecto, el 17 de marzo de 2000, la "Demandante" recibi una respuesta proveniente de la direccin de correo electrnico del "Demandado" (a1876273@yahoo.com) y suscrita por quien se identific como "Nick", pidiendo una oferta econmica.

Posteriormente, el 21 de marzo de 2000, la "Demandante" envi una oferta de USD$2,000.oo, a lo cual sta recibe una contestacin proveniente de otra direccin de correo del "Demandado" (menores@cantv.net), manifestando que han recibido ofertas hasta de USD$10,000.oo y que las han rechazado. Igualmente, expres que la mayora de las ofertas tienen como fin vender el dominio a la tabacalera, por lo cual le solicita su mejor oferta, teniendo en cuenta que puede revender el nombre de dominio en los siguientes trminos:

"1- We have received offers up to $10.00,00 to be paid within a year and we refuse it.

"2- Most offer are to re-sale the domain name to the tabacco company.

"What is your best offer, you can obtain a big profit if you resale it."

El 23 de marzo de 2000, el "Demandado" reiter al oferente que le presentara una oferta de contado. El 24 de marzo de 2000, el oferente hizo una oferta de USD$4,000.oo de contado, a lo cual el "Demandado" ese mismo da contest que prefera esperar.

En una de las comunicaciones cruzadas, el "Demandado" escribi desde el correo electrnico: menores@cantv.net, lo cual sumado al hecho de que se prob su titularidad sobre el nombre de dominio MENORES.COM, pone de presente la relacin que existe entre los nombres de dominio bigott.com y MENORES.COM. En efecto, es un factor adicional de prueba de la relacin entre dichos nombres de dominio, el hecho de que el nombre de dominio bigott.com era utilizado como un vnculo a la pgina web: www.menores.com, tal y como fue demostrado por la "Demandante" a travs de la inspeccin judicial realizada el 25 de mayo de 2000.

De igual forma, la "Demandante" prob mediante la inspeccin judicial realizada el 15 de junio de 2000, que el nombre de dominio bigott.com tambin fue utilizado como vnculo a la pgina: www.vda.com.ve/pm/p/catana/pm_cata.htm, en la que aparece informacin concerniente a la empresa PHILLIP MORRIS, principal competidor de la "Demandante".

No obstante, tal y como fue señalado anteriormente, al ingresar el "Panel" el 16 de agosto de 2000 a la pgina www.bigott.com pudo constatar que los vnculos con las pginas: www.menores.com y www.vda.com.ve/pm/p/catana/pm_cata.htm haban sido eliminados y que la apariencia de la misma haba sido modificada.

La "Demandante" edit la publicacin "C.A. BIGOTT 75 AÑOS DE HISTORIA", en donde no slo aparece la historia de dicha sociedad desde sus orgenes, sino tambin la extensa publicidad que se ha realizado sobre las marcas y el nombre comercial BIGOTT a lo largo de su historia.

 

5. Alegatos de las Partes

5.1 Demanda

Afirma la "Demandante":

Que es titular de los registros Venezolanos ya reseñados de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), al igual que de las denominaciones comerciales BIGOTT Y DISEÑO, para identificar productos derivados del tabaco, cigarrillos, servicios de manufactura de cigarrillos y el servicio de establecimiento comercial e industrial para productos del tabaco, especialmente cigarrillos.

Que el uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado" no slo le causa perjuicios a la "Demandante", sino a otras entidades, especialmente a la FUNDACION BIGOTT. Esta Fundacin es una organizacin sin nimo de lucro que lleva a cabo numerosas actividades culturales, sociales y cientficas en la Repblica Bolivariana de Venezuela desde el año 1963 y que est directamente relacionada con la "Demandante", quien hace grandes contribuciones a favor de aqulla.

Que la marca BIGOTT es una marca notoria por lo cual el registro de ella como un nombre de dominio por parte del "Demandado" viola la "Poltica" teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

5.1.2 Que el nombre de dominio bigott.com es idntico hasta el punto de generar confusin, a la marca BIGOTT, sobre la cual la "Demandada" tiene derechos de propiedad industrial.

De la identidad entre el nombre de dominio en cuestin y de la marca de la "Demandada" se presume que el "Demandado" persigue un inters doloso, dado que utiliza dicho nombre de dominio para identificar el negocio de la pornografa infantil, teniendo en cuenta que al ingresar a su pgina se genera un vnculo a la pgina www.menores.com, una pgina de pornografa infantil.

Que la intencin dolosa del "Demandado" tambin se deriva del hecho de que pretendi obtener una ganancia de la venta del nombre de dominio por un precio que supera abiertamente los precios razonables para este tipo de negocios.

Adicionalmente a lo anterior, el hecho de que el nombre de dominio en cuestin sea utilizado como un vnculo a una pgina de pornografa infantil implica que se genere confusin entre el pblico consumidor.

Independientemente de que ahora el "Demandado" pretenda legitimar su registro sobre el dominio bigott.com, al manifestar que dicho nombre es una expresin de fantasa, es evidente que la marca BIGOTT es conocida prcticamente por todos los Venezolanos, por lo que el "Demandado" pretende inducir al pblico consumidor a error.

5.1.2 En cuanto a las razones para señalar que el "Demandado" carece de intereses legtimos sobre el nombre de dominio bigott.com, aduce la "Demandante" que la marca BIGOTT es notoria en la Repblica Bolivariana de Venezuela, siendo directamente asociada por el pblico consumidor a las actividades desarrolladas por ella. Dichas actividades son la produccin y comercializacin de cigarrillos, entre los cuales se encuentran los identificados con las marcas CONSUL, BELMONT, LUCKY STRIKE y KENT, a travs de las licencias concedidas por la sociedad matriz, BRITISH AMERICAN TOBACCO. Teniendo en cuenta la larga historia de la "Demandante", es evidente que el "Demandado" al registrar el nombre de dominio en cuestin, pretendi aprovecharse del prestigio asociado a dichas marcas.

Adicionalmente, la marca BIGOTT tuvo su origen en el apellido del señor Luis Bigott, quien fund la sociedad "Demandante".

El "Demandado" al registrar el nombre de dominio en cuestin, igualmente se est aprovechando de la alta diseminacin cultural llevada a cabo por la FUNDACION BIGOTT a travs del desarrollo de sus actividades.

Otro argumento que indica las intenciones fraudulentas de "Demandado" en el registro del nombre de dominio bigott.com es su afn de lucro a travs de la potencial venta y consecuente traspaso del mismo. Es as, como las negociaciones adelantadas entre un tercero a nombre de la "Demandante" y el "Demandado", constatadas en las comunicaciones aportadas por la "Demandante", a su juicio, indican claramente la intencin del "Demandado" de concretar la venta por un precio ostensiblemente superior al del registro y mantenimiento del registro de dicho nombre de dominio.

De igual forma, el hecho de que el nombre de dominio bigott.com haya sido utilizado como vnculo para ingresar a la pgina www.menores.com, siendo sta un lugar de pornografa infantil, demuestra la falta de legitimidad del "Demandado" sobre el dominio en cuestin. Es ms, el "Demandado" es el titular del registro del dominio MENORES.COM, de acuerdo a la informacin suministrada por el sistema de bsqueda WHOIS del "Registrador".

5.1.3 En cuanto a las razones por las cuales se concluye que el "Demandado" registr y us el nombre de dominio bigott.com de mala fe, la "Demandante" señala que aqul infringi su marca BIGOTT, generando un obstculo para el registro de dicho nombre de dominio por parte de sta, para efectos del desarrollo de su presencia en el Internet.

Igualmente, señala la "Demandante" que el registro del nombre de dominio en cuestin por parte del "Demandado" ha impedido el uso de la marca BIGOTT por parte de la FUNDACION BIGOTT, lo cual ha trado como consecuencia que sta no pueda diseminar las expresiones culturales Venezolanas.

Adicionalmente, aduce que es prueba del uso de mala fe del nombre de dominio bigott.com por parte de su titular el hecho de que ste dio informacin falsa sobre su lugar de residencia.

As mismo, afirma que el hecho de que el "Demandado" haya registrado una marca notoria como nombre de dominio con la intencin de venderlo es constitutivo de mala fe.

Por ltimo, es igualmente constitutivo de mala fe el hecho de que el nombre de dominio bigott.com sea utilizado como un vnculo a una pgina dedicada a la pornografa infantil. Esto, adems repercute en la reputacin y en el prestigio de la "Demandante" y de la FUNDACION BIGOTT.

De acuerdo a lo anterior, la "Demandante" solicita la transferencia del dominio bigott.com a favor de ella. La "Demandante" cita en apoyo de su pretensin el artculo 4 literal b) numeral i) de la "Poltica", dado que de las circunstancias antes citadas se puede desprender que el "Demandado" adquiri el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo o trasferirlo de alguna manera al titular de la marca, por un valor que supera los costos directamente relacionados con el registro del nombre de dominio, lo cual evidencia la mala fe de aqul.

5.2 Contestacin de la Demanda

La contestacin del "Demandado" fue extempornea, debido a que el 29 de junio de 2000 el "Centro" le notific la demanda al "Demandado", junto con la notificacin de comienzo del procedimiento, concedindole un trmino de veinte (20) das calendario para presentar su contestacin a la demanda, los cuales vencan el 19 de julio de 2000. El 19 de julio de 2000, el "Demandado" solicit una extensin del trmino por cinco (5) das calendario adicionales, que vencan el 23 de julio de 2000. El 24 de julio de 2000, el "Centro" notifica al "Demandado" que vencido el trmino otorgado para la presentacin de su contestacin, el mismo no contest. El 25 de julio de 2000 el "Centro" recibi la contestacin extempornea de la demanda y ese mismo da el "Centro" acus recibo de la contestacin de la demanda.

De otra parte, debe mencionarse que el literal e) del artculo 5 del "Reglamento" prev que la falta de contestacin de la demanda por la parte demandada conlleva a que el grupo de expertos resuelva la controversia con base exclusivamente en la demanda. Adicionalmente, el literal a) del artculo 14 de dicho "Reglamento" señala que el incumplimiento de una de las partes, sin que existan circunstancias excepcionales, le otorga la facultad al grupo de expertos de sacar las conclusiones que l considere pertinentes.

As mismo, es de notar que el "Demandado" ha debido tener en claro la perentoriedad de los trminos procesales, as como tambin, que los mismos de conformidad con el "Reglamento" se contabilizan por das calendario. Lo anterior resulta ms relevante si se tiene en cuenta que el "Demandado" es de nacionalidad Venezolana y est representado en ste procedimiento por un abogado tambin Venezolano. Esto lleva al "Panel" a considerar que el mnimo conocimiento que hubieran podido tener el "Demandado" y su apoderado acerca de la contabilizacin de trminos devendra precisamente de la normatividad Venezolana. De igual forma, atendiendo a la nacionalidad de las partes de la controversia y de sus apoderados, el "Panel" ha considerado aplicable a la misma la normatividad procesal Venezolana. El Cdigo de Procedimiento Civil Venezolano al respecto señala lo siguiente:

"Artculo 196: Los trminos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la Ley; el Juez solamente podr fijarlos cuando la Ley lo autorice para ello."

"Artculo 197: Los trminos o lapsos procesales se computarn por das calendarios consecutivos, excepto los lapsos de prueba, en los cuales no se computarn los sbados, domingos, el Jueves y el Viernes santos, los declarados das de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquellos en los cuales el tribunal disponga no despachar." (El subrayado es del "Panel".)

De igual forma, dicho Cdigo acerca de la improrrogabilidad de los lapsos o trminos procesales, señala lo siguiente:

"Artculo 202: Los trminos o lapsos procesales no podrn prorrogarse ni abrirse de nuevo despus de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la Ley, o cuando una causa no imputable a la parte que lo solicite haga lo necesario"

Las disposiciones antes citadas denotan el carcter perentorio reconocido a los trminos procesales, de lo que se desprende que el incumplimiento de dichos trminos acarrea sanciones de ndole procesal.

Por lo tanto, el "Panel" considera que la contestacin extempornea de la demanda por parte del "Demandado" constituye su confesin ficta. El artculo 362 del Cdigo de Procedimiento Civil Venezolano consagra la figura de la confesin ficta, en los siguientes trminos:

"Artculo 362. Si el demandado no diere contestacin a la demanda dentro de los plazos indicados en este Cdigo, se le tendr por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la peticin del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promocin de pruebas, sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal proceder a sentenciar la causa, sin ms dilacin, dentro de los ocho das siguientes a aquel lapso, atenindose a la confesin del demandado. En todo caso, a los fines de la apelacin, se dejar transcurrir ntegramente el mencionado lapso de ocho das si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento."

Lo anterior, no obsta para que, en ejercicio de las facultades otorgadas al "Panel" por el literal b) del artculo 10 del "Reglamento" y dando aplicacin del principio de igualdad de las partes y el debido proceso, el "Panel" haya decidido estudiar los argumentos esgrimidos por el "Demandado" y correrle traslado de las pruebas aportadas por la "Demandante" para los efectos del caso.

 

6. Debate y Conclusiones

6.1 Normas aplicables

El artculo 15 literal a) del "Reglamento" ordena al "Panel" tomar su decisin sobre la base de:

6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

6.1.2 Lo dispuesto en la "Poltica" y en el propio "Reglamento";

6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el "Panel" considere aplicables.

La versin 5.0 del acuerdo de registro ("service agreement") del "Registrador" incluye la "Poltica" en vigencia para el "Registrador". Ello obliga al "Demandado" a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha "Poltica" y a su "Reglamento".

Por otra parte, siendo el "Demandado" y la "Demandante" nacionales Venezolanos y teniendo en cuenta que la propiedad industrial e intelectual en dicho pas se encuentra regulada por normatividad de carcter supranacional, dado que dicho pas es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, el "Panel" igualmente considerar las disposiciones contenidas en los artculos 84, 102, 104 y 105 de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena.

Atendiendo los argumentos señalados en el punto 5.2 de la presente decisin, el "Panel" igualmente considera aplicables a la presente controversia los artculos 196, 197, 202 y 362 del Cdigo de Procedimiento Civil Venezolano.

Asimismo, el "Panel" ha considerado aplicable la siguiente norma del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, suscrito, aprobado y ratificado por la Repblica Bolivariana de Venezuela: Artculo 10 bis 3) 1).

El artculo 4 literal a) de la "Poltica" establece de manera expresa las controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes trminos:

"a. Controversias aplicables. Usted estar obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:

"i) usted posee un nombre de dominio idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;

"ii) usted no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y

"iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe."

En aplicacin de los lineamientos citados, a continuacin el "Panel" estudiar y evaluar los hechos y las alegaciones de cada una de las partes del proceso.

6.2 Identidad o Similitud Confundible

Alega la "Demandante" que el nombre de dominio bigott.com, registrado por el "Demandado" es idntico a la marca sobre la que ella tiene derechos.

Para efectos de realizar el anlisis de confundibilidad entre el nombre de dominio bigott.com y la marca BIGOTT de propiedad de la "Demandante", el "Panel" considera necesario remitirse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en aplicacin del artculo XXIX del Tratado de creacin del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, hoy Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, suscrito el 28 de mayo de 1979 y modificado por el Protocolo de Cochabamba. Dicho Tribunal fue creado dentro del marco del Sistema Andino de Integracin, el 28 de mayo de 1979 e inici sus actividades el 2 de enero de 1984. Este Tribunal tiene competencia territorial en los cinco Pases Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela) y tiene entre otras, la funcin de interpretar por va prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad, para asegurar la aplicacin uniforme de dichas normas en el territorio de los Pases Miembros. Siendo las interpretaciones efectuadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de obligatorio acatamiento por las autoridades de los Pases Miembros de dicha Comunidad, el Panel considera imprescindible referirse a las mismas para efectuar el anlisis de confundibilidad.

Acerca de la confundibilidad entre marcas y de los criterios para determinarla, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 2-IP-95, del 19 de septiembre de 1995, dentro del caso LAURA vs. LAURA ASHLEY, señal lo siguiente:

"El proceso subjetivo que el juzgador, (administrativo o judicial) debe llevar a cabo para llegar a determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusin, ha de guiarse por reglas y criterios doctrinales que para el efecto se han establecido, y que este Tribunal ha recogido en los procesos 1-IP-87, GO No. 28 de 15 de febrero de 1987, 09-IP-94, GO No. 180 de 10 de mayo de 1995, y proceso 4-IP-94.

"

"El cotejo marcario para esos efectos se basa en un anlisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusin como son el visual, el auditivo, el ideolgico o conceptual, y fontico, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.

"La confusin grfica o visual se produce por la simple observacin del signo, que conduzca a esa conclusin por la identificacin o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas, etc.

"La confusin en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fontica similar.

"La similitud ideolgica que conlleva el riesgo de confusin, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la evocacin que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto."

Al cotejar el "Panel" el nombre de dominio del "Demandado", bigott.com, con la marca BIGOTT, se concluye fcilmente la identidad entre los mismos. Esto es as, si tenemos en cuenta que la expresin ".com" debe ser excluida del anlisis de confundibilidad, en atencin a que la misma es inapropiable por ser propia de los nombres de dominio y como tal, no le otorga distintividad alguna a dicha expresin. En efecto, al excluir la expresin ".com", vemos claramente que el nombre de dominio en cuestin se encuentra conformado por exactamente las mismas letras, ubicadas todas en el mismo orden dentro de las expresiones. Lo anterior conlleva naturalmente a que las expresiones comparadas sean idnticas en sus aspectos visual, ortogrfico, fontico e incluso ideolgico, siendo por lo tanto, evidentemente confundibles.

Existe identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.

Con ello, el "Panel" tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio bigott.com con la marca BIGOTT, dado que tal y como se señal antes, la adicin de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia esa conclusin a los fines de la "Poltica", artculo 4 literal a) numeral i).

De otra parte, la "Poltica", en su artculo 4 literal a) numeral i) menciona: "una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellos registros que consiga acreditar suficientemente el demandante, tal y como ha sucedido en este caso, pues la "Demandante" ha anexado la copia de los certificados de registro de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) descritas en el punto 4 de la presente decisin. De hecho, la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, en su artculo 102, establece el sistema atributivo del registro de la propiedad industrial, en los siguientes trminos:

"Artculo 102. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirir por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente."

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, en la solicitud de interpretacin prejudicial formulada por la Corte Constitucional de la Repblica de Colombia de entre otros, el artculo 102 de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, señal lo siguiente:

"En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del rgimen comunitario andino, ste consagra lo que se conoce como el sistema atributivo segn el cual solo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente que, en el caso presente esta conformado por la Oficina Nacional Competente, como se explica ms adelante en esta sentencia interpretativa.

"

"De acuerdo con lo dispuesto en los artculos 93, 102, 103 y 104 de la Decisin 344 del Acuerdo de Cartagena, el registro de la marca confiere a su titular no solo el derecho al uso exclusivo de la misma (artculo 102), sino tambin el derecho accesorio de negociar su exclusividad de uso mediante transferencia o concesin que, a su vez deber ser objeto de registro a la luz de lo dispuesto por los artculos 115 y 117 de la Decisin 344; adems otorga el derecho de prioridad para solicitar el registro; el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizndola o la use en otros productos pudiendo inducir al pblico a error o confusin, como lo establece el artculo 104 de la misma Decisin.

"

"El anterior anlisis sirve el propsito de aclarar que el registro de la marca en los trminos establecidos por la decisin comunitaria y ante la oficina nacional competente encargada del registro de la propiedad industrial que cada pas designe, es el nico que tiene la virtualidad de amparar todos los derechos inherentes a la marca. De esta manera no podra ser oponible al registro de una marca otorgado de acuerdo con la ley comunitaria, ningn otro registro o sistema de inscripcin que por su contenido y por el origen de la entidad que lo otorgue, se aparte del registro marcario establecido por la norma comunitaria."

De conformidad con lo anterior, el "Panel" encuentra que el nombre de dominio bigott.com es idntico a la marca BIGOTT, sobre la cual la "Demandante" tiene derechos constituidos de conformidad con la normatividad vigente.

6.3 Derechos e Intereses Legtimos Respecto del Nombre de Dominio

Acerca de la legitimidad respecto del nombre de dominio, en primer lugar, es de considerar que la falta de contestacin tempornea de la demanda por parte del "Demandado" lleva al "Panel" a valorar dicha actuacin como una confesin ficta, tal y como est consagrado en el artculo 362 del Cdigo de Procedimiento Civil Venezolano, citado en el punto 5.2 del presente fallo. Esto implica, tal y como fue señalado arriba, que el "Panel" estudiar los escritos aportados por el "Demandado" teniendo como confesados los hechos susceptibles de confesin.

La "Demandante" alega que el "Demandado" no tiene derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio bigott.com, toda vez que ste le corresponde a ella en razn de que el mismo hace alusin a su nombre comercial y a las marcas de las que es propietaria. Esto no ha sido especficamente contestado por el "Demandado" como era su obligacin conforme al artculo 4 literal c) de la "Poltica".

El artculo 4 literal c) de la "Poltica" establece varias maneras como el "Demandado" puede demostrar sus derechos y sus legtimos intereses sobre el nombre de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes:

"i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizacin, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

"ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organizacin) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

"iii) usted hace un uso legtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intencin de desviar a los consumidores de manera equvoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestin con nimo de lucro."

El "Demandado" se limita a afirmar que el nombre de dominio bigott.com tiene un contenido infantil, pues se refiere al personaje BIG OTT y GRAN OTT, tratando de justificar as el inters legtimo que le asiste sobre dicho nombre de dominio. Sin embargo, esta afirmacin carece de fundamento alguno, pues el "Panel" desconoce el personaje al que se refiere el "Demandado". Al respecto, el "Panel" indag en varios diccionarios y pudo constatar que la expresin BIGOTT es una palabra Hngara cuya traduccin al idioma Ingls es: "bigoted", que significa: "lleno de perjuicios, fantico, intolerante, santurrn." Es de notar, que el nico contenido ideolgico atribuible a la palabra BIGOTT en nada se relaciona con el uso que el "Demandado" ha dado y se encuentra dando de la misma.

De otra parte, en su escrito del 28 de septiembre de 2000, el "Demandado" manifest que el significado de la expresin BIGOTT es el acrnimo de la expresin "BEAUTIFUL, INNOCENT, GORGEOUS, ORIGINAL, TENDER, TEENS", contradicindose con respecto a lo que haba sido señalado en su escrito de contestacin de la demanda.

De otra parte, habiendo sido probado a travs de la inspeccin judicial practicada el 25 de mayo de 2000, por la "Demandante" y confesado por el "Demandado" en su contestacin de la demanda que el nombre de dominio bigott.com fue utilizado como vnculo inmediato a la pgina www.menores.com, evidencia per se la falta de inters legtimo del "Demandado", pues no existe relacin entre dicho nombre de dominio y la pgina a la cual derivaba. Tampoco existe una relacin entre el contenido "infantil" actual de la pgina www.bigott.com y el contenido de la pgina www.menores.com, el cual an cuando moral e incluso jurdicamente criticable, no es objeto de la presente controversia.

A este respecto, el "Demandado" señala que la referida vinculacin entre el nombre de dominio bigott.com y el sitio www.menores.com, no indica que aqul no tenga un legtimo inters, pues dicho sitio posee fuerza autnoma. Sin embargo, esta afirmacin no tiene relevancia alguna en la controversia, ni justifica el legtimo inters alegado por el "Demandado" sobre el nombre de dominio en cuestin. Por el contrario, dicha afirmacin constituye una confesin del "Demandado" sobre precisamente el uso ilegtimo del nombre de dominio en cuestin por parte de ste.

Adicionalmente, el "Demandado" se abstiene de manifestar las actividades a las cuales se dedica y la naturaleza comercial o no de las mismas. Acerca de esto, lo nico que se conoce del "Demandado" es que tambin es el titular del registro del nombre de dominio MENORES.COM. El "Demandado" no ofrece ningn dato relativo a su profesin, las actividades culturales, sociales o profesionales que haya podido venir desempeñando hasta la fecha, ni ningn otro dato que permita valorar la credibilidad de sus manifestaciones sobre una finalidad no comercial o concurrencial.

Sin embargo, las pruebas allegadas al proceso, al igual que la naturaleza de los hechos, lleva al "Panel" a concluir la finalidad concurrencial de las actividades del "Demandado". Es de notar, que en materia de competencia desleal existe una presuncin de finalidad concurrencial. Acerca de esta presuncin, el doctrinante Jos Masager en su obra "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal", Editorial Civitas, Madrid, 1999, pgina 124, señal lo siguiente:

"de otro lado, la presuncin de finalidad concurrencial se ha formulado sin restriccin alguna desde un punto de vista subjetivo y por tanto, vale tanto para los operadores econmicos profesionales, como para aquellos que intervienen en el mercado de forma espordica o para la satisfaccin de necesidades econmicas e individuales, as como vale tanto para los que desarrollan una actividad empresarial o profesional como para los que lleven a cabo actividades cientficas, deportivas, caritativas"

En particular, como lo aduce la "Demandante" y no lo niega el "Demandado", ste no se encuentra legitimado para el uso del nombre de dominio bigott.com por no ser titular de ninguna marca BIGOTT, ni tener derecho de ninguna clase para el uso de esa marca. Al respecto, la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena en su artculo 104, señala lo siguiente:

"El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relacin a productos o servicios idnticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

".

(a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al pblico a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca ;

"

(e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse anlogo o asimilable a los literales indicados en el presente artculo."

Es as, como la disposicin antes citada le otorga al titular de un registro marcario la facultad de impedir los actos de imitacin o el uso que un tercero realice sobre su marca. Esto implica que correlativamente quien use o imite una marca registrada por una persona, no se halla legitimado para ello.

En el mbito de la competencia desleal, el artculo 10 bis numeral 1) del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL prohbe los actos de confusin en los siguientes trminos:

"En particular debern prohibirse:

"1) Cualquier acto capaz de crear confusin, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial y comercial"

Adems, el "Demandado" no ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominacin bigott.com para llevar a cabo alguna oferta propia de productos o servicios. Ello se aprecia particularmente al tratar de acceder al sitio www.bigott.com. En efecto, tal y como se expuso atrs, el "Panel" ingres el 16 de agosto de 2000, el 18 de septiembre de 2000 y el 21 de septiembre de 2000, a dicha pgina y ha encontrado una ausencia de contenido real, de lo que se desprende que dicha pgina tiene la naturaleza de ser un sitio en construccin.

De otra parte, acerca de la notoriedad de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) alegada por la "Demandante", debemos tener en cuenta lo señalado por la legislacin vigente en los pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta materia. En relacin con ste punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso No. 1-1P-87 del 3 de diciembre de 1987, en el caso Aktiebolaget VOLVO vs. la Sociedad Industrial VOLMO S.A., en relacin con la interpretacin Prejudicial de los artculos 58, 62 y 64 de la Decisin 85 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, ya reconoca las prerrogativas de la marca notoria. Al respecto, señal lo siguiente:

"Tiene especial inters en ste proceso la nocin de "marca notoria", ya que ella est protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, ms all de los lmites de "la clase" de producto o servicio o "regla de especialidad", siempre que, adems de ser notoria, est tambin registrada, as sea en el exterior."

"En virtud de la norma en cuestin, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una "notoriamente conocida y registrada en el exterior", as no cuente con un registro nacional vlido".

"Igual proteccin tienen las marcas solicitadas con anterioridad y las reivindicadas posteriormente. La marca notoria, que adems cuente con registro en el pas o en el exterior - en cambio - goza de una proteccin ms amplia que se extiende a "servicios o servicios idnticos o similares" (no necesariamente de una misma clase), en virtud del literal g) del citado Artculo 58".

La Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena consagra la especial proteccin otorgada a las marcas notorias en la disposicin que sigue a continuacin:

"Artculo 83. Asimismo, no podrn registrarse como marcas aquellos signos que, en relacin con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

"e) Sean similares hasta el punto de producir confusin con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro"

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su proceso No. 5-IP-94 del 23 de febrero de 1995, en el caso BENETTON GROUP S.P.A. vs. Alberto Kadoch, respecto de las marcas notorias señal la siguiente definicin, que consideramos vigente:

"La marca notoria es aquella que rene la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo."

En un primer momento el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina equipar el concepto de marca notoria a la de un hecho notorio que por definicin no requiere prueba alguna. Esta interpretacin qued plasmada en el proceso No. 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, en el caso LISTERINE, sociedad LABORATORIOS LISTER LTDA. vs. WARNER LAMBERT COMPANY, en la que se señal lo siguiente:

"Para la correcta interpretacin de esta norma, debe tenerse en cuenta que por "hecho notorio" debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad delas personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenmeno relativo, cuya importancia jurdica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuestin, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una notoriamente conocida y registrada en el exterior, as no cuente con un registro nacional vlido"

Sin embargo, ya en el caso LISTERINE se reconoca la necesidad de la prueba de la notoriedad de las marcas, tal y como qued plasmado en la jurisprudencia antes anotada, que a continuacin citamos:

"No se debe confundir la notoriedad de un hecho que hara raramente superflua la prueba, (), con la notoriedad establecida por la ley como base de un derecho en varios preceptos. Lo primero es en realidad una excepcin sentada por la doctrina y raras veces admitida por la jurisprudencia, al principio de que la verdad de un hecho no liga al juez sino a condicin de que haya sido debatido en juicio por iniciativa de las partes dentro del sistema dispositivo de la prueba, o allegada al ex oficio si el proceso es inquisitivo, en otras palabras, que el conocimiento personal que el juez tenga de un hecho no es prueba del mismo; quod non est in actis, non est de hoc mundo". (Rocha Antonio. De la Prueba en Derecho, Tomo I, Bogot. Ediciones Lerner, 1967).

()

"A diferencia de los hechos notorios que forman parte del conocimiento privado del juez, la notoriedad de la marca necesita ser probada, como acertadamente sostiene el Tribunal de Quito (PROCESO No. 5-IP-94)() Y hay que reconocer que la prueba de la notoriedad no es una tarea fcil, justamente porque la notoriedad es una situacin fctica compleja que presupone la difusin y el subsiguiente conocimiento de la marca en el mercado. ()". (Alcance de los derechos exclusivos de las marcas; Seminario de la OMPI, Lima 25 a 27 de octubre de 1995)."

Lo anterior tuvo reconocimiento expreso por parte de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, al consagrar en su Artculo 84, los siguientes parmetros que sirven para determinar si una marca es o no notoria:

"Artculo 84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrn en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

"a) La extensin de su conocimiento entre el pblico consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada."

"b) La intensidad y el mbito de la difusin y de la publicidad o promocin de la marca."

"c) La antigüedad de la marca y su uso constante."

"d) El anlisis de produccin y mercadeo de los productos que distinguen la marca."

En consecuencia, para efectos de determinar si las marcas de propiedad de la "Demandante" son notorias, se analizan a continuacin las pruebas que para el efecto fueron aportadas por dicha parte:

Copia del documento inscrito bajo el nmero 45, Tomo 145-A del Registro Mercantil II De la Circunscripcin Judicial del Distrito y Estado de Miranda del 10 de octubre de 1983, por medio del cual se modifica el objeto social de la "Demandante", en donde consta como fecha de inscripcin de sta en el Registro de Comercio el 7 de enero de 1921.

Copias de los certificados de registro de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), Nos. F-41.449 del 28 de mayo de 1962, F-105.182 del 21 de noviembre de 1983, D-17.575 del 20 de septiembre de 1983 y F-27.400 del 14 de enero de 1952, as como tambin del registro de los nombres comerciales BIGOTT Y DISEÑO, certificados Nos. D-17.575 y D-4544 del 20 de septiembre de 1983 y del 12 de diciembre de 1961, respectivamente.

Copia de la publicacin "C.A. CIGARRERA BIGOTT 75 AÑOS DE HISTORIA", Editada por la Gerencia de Comunicacin Interna y Bienestar social, Direccin de Recursos Humanos, Caracas, Repblica Bolivariana de Venezuela, en donde adems de la historia de la "Demandante", aparece la publicidad que la misma ha hecho, entre otras, de las marcas LUCKY STRIKE, BANDERA ROJA, ROYAL, CONSUL, BELMONT y DELTA. As mismo, aparece la publicidad hecha sobre algunos de los concursos hechos por la "Demandante" en las dcadas de los años 20 y 30, promocionados con el nombre comercial de COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES. Dicha publicacin igualmente señala que la "Demandante" tiene una participacin de ms del 80% del mercado Venezolano y comercializa las marcas de mayor prestigio en el pas.

El libro "VENEZUELA: TRADICION EN LA MODERNIDAD", Equinoccio ediciones de la Universidad Simn Bolvar y Fundacin Bigott, Venezuela 1998.

La revista BIGOTT EDICION ESPECIAL, Nmero 50, Julio, Agosto y Septiembre de 1999, Editada por la Fundacin Bigott, Caracas, Repblica Bolivariana de Venezuela.

Del anlisis del material probatorio aportado por la "Demandante", el "Panel" considera probado el uso del nombre comercial BIGOTT desde el año 1921 en Venezuela. Respecto del uso de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), el "Panel" encuentra que si bien el registro de las mismas fue concedido varios años antes del registro del nombre de dominio en cuestin, la "Demandante" se abstuvo de probar el uso constante de aqullas. A diferencia de lo que respecta a las marcas de sus cigarrillos BELMONT, LUCKY STRIKE y ROYAL, entre otros, sobre las cuales s se ha realizado la "Demandante" extensa publicidad, el "Panel" no tiene conocimiento acerca del conocimiento que tenga el pblico consumidor sobre las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA).

De acuerdo a lo anterior, el "Panel" concluye que la "Demandante" no prob la notoriedad de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) de conformidad con los parmetros establecidos por el artculo 84 de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, por lo que no es procedente la declaratoria de notoriedad de dichas marcas.

No obstante, la antigüedad de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y el uso del nombre comercial BIGOTT Y DISEÑO por parte de la "Demandante" desde muchos años antes que el "Demandado" obtuviera el registro del nombre de dominio en cuestin, sumado al hecho de que el "Demandado" en ningn momento niega conocer las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), ni los productos y servicios identificados con ellas, lleva al "Panel" a concluir que ste tena conocimiento acerca de la titularidad de dichas marcas por parte de la "Demandante".

El "Demandado" tampoco explica la finalidad que tuvo al registrar el nombre de dominio en cuestin, ni la razn por la cual considera que se encontraba legitimado para registrarlo, habida cuenta de lo dispuesto por el artculo 5 literal b) numeral i) del "Reglamento" (carga de contestar especficamente a las alegaciones de la "Demandante"), lo que induce necesariamente al "Panel" a dudar que tenga derechos o intereses legtimos sobre el mismo.

Adicionalmente, es de notar que la voluntad manifiesta del "Demandado" de vender el nombre de dominio bigott.com, pone de presente que no se encuentra dndole un uso legtimo, ni tiene un inters lcito o legtimo en el mismo.

Si bien las causales enumeradas en el artculo 4 literal c) del "Reglamento" son enunciativas y no taxativas, el "Demandado" no ha provisto al "Panel" de las pruebas que evidencien que se encuentra en alguna de dichas situaciones, lo cual lo justificara para tener algn inters legtimo en el nombre de dominio en cuestin.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" no ha otorgado licencia al "Demandado" para el uso de sus marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresin, as como el hecho de que la expresin BIGOTT realmente no guarda relacin con el nombre o las actividades del "Demandado", el "Panel" determina que el "Demandado" carece de derechos e intereses legtimos sobre el nombre de dominio bigott.com.

6.4 Registro de Mala Fe

Mucho se ha discutido acerca de si para que surja la obligacin de sometimiento al procedimiento administrativo señalado en el artculo 4 literal a) de la "Poltica", es necesario que se cumplan todos las situaciones all establecidas. Es decir, la semejanza o confundibilidad entre el nombre de dominio y la marca, la falta de legitimidad del titular del registro del nombre de dominio respecto de dicho dominio y la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.

El hecho de que en la enumeracin de las circunstancias se haya utilizado la conjuncin "y" indica que el "Demandante" debe probar la ocurrencia de las tres causales. As fue interpretado por el Panel Administrativo de la OMPI, en el Caso No. D99-0001. En el punto 6 de dicha Decisin, el Panel Administrativo se refiere a la historia legislativa de la "Poltica" y en particular al Segundo Reporte de Implementacin de Documentos para dicha "Poltica" e indica que hubo comentarios de parte de la INTA ("International Trademark Association") y de varios propietarios de marcas, tendientes a abogar por ampliar la definicin de registro de mala fe o abusivo, incluyendo de manera independiente tanto los casos de registro de mala fe, como los de uso de mala fe, en vez de exigir la coincidencia de ambas circunstancias. Esto, en atencin a que se ha visto que los piratas de la red o "cybersquatters" muchas veces registran numerosos nombres de dominio, sin usarlos, lo cual evitara la aplicacin del procedimiento administrativo, a la luz de la interpretacin antes anotada. An cuando este argumento parece tener mrito, tal y como lo señala el Panel Administrativo en el caso antes citado, implicara un cambio en la "Poltica". Sin embargo, tanto el Reporte de la OMPI, como recomendaciones hechas por los registradores, requirieron el cumplimiento del registro y el uso de mala fe para la procedencia del procedimiento administrativo.

Hecho el anterior prembulo, la "Demandante" afirma que el dominio bigott.com ha sido registrado y usado de mala fe, ya que constituye una infraccin de los derechos de propiedad industrial de la "Demandante" sobre sus marcas, generando un obstculo para efectos de la presencia en Internet de sta.

Adicionalmente, la "Demandante" señala que el registro del nombre de dominio en cuestin igualmente obstaculiza las labores desarrolladas por la FUNDACION BIGOTT. A este respecto, es de notar que la parte demandante en el presente procedimiento es la COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, quien es la titular de los registros de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y no dicha Fundacin. Por lo anterior, el perjuicio y uso que el registro del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado" le cause o no a la FUNDACION BIGOTT no es para nada relevante en la presente controversia.

En lo concerniente a las alegaciones de la "Demandante" en cuanto al uso que esta haciendo el "Demandado" de sus marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y de los nombres comerciales BIGOTT Y DISEÑO, es de notar que la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena prev la posibilidad del uso de buena fe de una marca registrada por un tercero, en los siguientes trminos:

"Artculo 105. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a ttulo de marca, los terceros podrn, sin consentimiento del titular de la marca registrada utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudnimo; el uso de un nombre geogrfico; o de cualquier otra indicacin cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o poca de produccin de sus productos o de la prestacin de sus servicios u otras caractersticas de stos; siempre que tal uso se limite a propsitos de identificacin o de informacin y no sea capaz de inducir al pblico a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

"El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legtimamente marcados; o usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuacin de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propsito de informacin al pblico y no ser susceptible de inducirlo a error o confusin sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

"El titular de la marca registrada podr ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el trfico econmico y sin su consentimiento, una marca o signo idntico o semejante para distinguir productos o servicios idnticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al pblico a error."

Sin embargo, es evidente que el "Demandado" no aport las pruebas tendientes a evidenciar que el uso del nombre de dominio en cuestin no genera confusin entre el pblico consumidor, ni que se encuadra dentro de algunos de los supuestos señalados por la norma antes citada para que sea considerado un uso de buena fe.

En lo concerniente a la intencin del "Demandado" de vender el nombre de dominio bigott.com, el "Panel" considera que no se aport prueba por parte de la "Demandante" que evidencie que el registro del mismo se haya hecho con el fin de venderlo. No obstante, es igualmente claro que el "Demandado" tuvo la intencin de venderlo por lo menos en el momento en que se adelantaron las conversaciones con el emisario de la "Demandante", por un precio substancialmente superior al del registro, que fue de USD$70.oo, segn la factura expedida por el "Registrador" y aportada por el "Demandado" el 21 de septiembre de 2000.

Resulta relevante para efectos del anlisis de la motivacin que tuvo el "Demandado" en el registro del nombre de dominio bigott.com, el hecho de que en la comunicacin del 21 de marzo de 2000, ste pone de presente al emisario de la "Demandante" que tiene conocimiento acerca del inters de la "Demandante" en el nombre de dominio y que en este sentido el valor de la reventa sera interesante.

De hecho, si bien es cierto que la iniciativa de la venta del nombre de dominio bigott.com en efecto fue de la "Demandante", tambin lo es que el "Demandado" mostr su inters en venderlo por un precio superior al registro del mismo, de lo que se desprende su nimo de lucro.

Tal y como fue señalado en el punto 4 del presente fallo, ante una de las ofertas hechas por el emisario de la "Demandante", el "Demandado" le manifest que han recibido ofertas hasta de USD$10,000.oo y que las han rechazado. Igualmente, expres que la mayora de las ofertas tienen como fin vender el dominio a "la compaña tabacalera", por lo cual le solicita su mejor oferta, teniendo en cuenta que puede revender el nombre de dominio en los siguientes trminos:

"1- We have received offers up to $10.00,00 to be paid within a year and we refuse it.

"2- Most offer are to re-sale the domain name to the tabacco company.

"What is your best offer, you can obtain a big profit if you resale it." (El subrayado es del "Panel".)

Luego de la ltima oferta hecha por el emisario de la "Demandante" de USD$4,000.oo, el "Demandado" finalmente le informa que prefiere esperar, de lo que se desprende un evidente afn de lucro por parte de ste.

Con lo dicho, el "Panel" considera que el "Demandado" no slo no ha negado su exigencia a la "Demandante" de una suma superior a "los costos diversos documentados que estn relacionados directamente con el nombre de dominio" (artculo 4 literal b) numeral i) de la "Poltica"), sino que directamente la reconoce.

Habindose establecido en el punto 6.3 arriba que el "Demandado" carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio, queda acreditado para este "Panel", por reconocimiento expreso del "Demandado", que lo ha registrado de mala fe, segn lo describe la "Poltica", en su artculo 4 literal b) numeral i), ya que lo ha hecho "fundamentalmente con el fin de vender (...) el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios (...) por un valor cierto que supera los costos que estn relacionados directamente con el nombre de dominio".

No es bice para esta conclusin que el "Demandado" haya alegado que fue la otra parte quien se contact con l, y que desconoca el inters de la "Demandante" en el dominio. Obviamente, de haber tenido el "Demandado" derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio l podra haber vendido, como cualquier otra propiedad privada, tal nombre de dominio a quien quisiera pagarlo, al precio que se conviniera. Pero el "Demandado" no tiene ni derechos ni intereses legtimos sobre el nombre de dominio. Parece razonable que el titular marcario, al advertir que la marca de la que es titular ha sido registrada como nombre de dominio por otro, contacte al titular del respectivo registro para intentar llegar a un acuerdo que evite un litigio o un procedimiento como el presente. La mala fe al momento del registro existe o no existe, y que el titular marcario sea quien haga el contacto no cambia la mala fe del titular del registro, si tal fuera el caso. A contrario sensu, quien registre un nombre de dominio de buena fe, y con derechos o intereses legtimos sobre el mismo, no pierde esa buena fe ni sus derechos por contactar al titular del registro marcario para negociar la venta.

El "Demandado" en un primer momento aleg sin probarlo que el nombre de dominio bigott.com es una expresin de fantasa, pues haca referencia al GRAN OTT y al BIG OTT. Posteriormente, el "Demandado" argument que la expresin BIGOTT no era de fantasa, sino por el contrario, era el acrnimo de la frase: "BEAUTIFUL, INNOCENT, GORGEOUS, ORIGINAL, TENDER, TEENS", lo cual explica el vnculo que se haca a la pgina: www.menores.com. Sin embargo, el "Panel" no le encuentra sentido alguno a las alegaciones del "Demandado", toda vez que el mismo se contradice, tratando de atribuirle algn sentido a la expresin BIGOTT y justificando su registro y uso del nombre de dominio bigott.com.

As mismo, el "Demandado" tampoco neg conocer a la "Demandante", de hecho reconoci que conoca los productos y servicios ofrecidos y prestados por ella. Tal y como se expuso antes, el "Demandado" reconoci que la "Demandante" tendra inters en adquirir el nombre de dominio, por lo que podra obtener una suma importante.

La "Poltica", en su artculo 4 literal b) numeral ii), requiere que el "Demandado" "haya desarrollado una conducta de esa ndole". El "Panel" considera que el "Demandado", al conocer las circunstancias de titularidad y uso de la marca ajena a la que es idntico el dominio, y registrar ste sin derechos ni intereses legtimos propios, ha incurrido en una conducta de tal ndole, con lo que se determina que el requisito descrito se encuentra presente.

El "Demandado" tambin ha incurrido, si bien parcialmente, en la circunstancia de registro de mala fe de la "Poltica", en su artculo 4 literal b) numeral iii) que dice: "Usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".

Al respecto, resulta relevante tener en cuenta que la inspeccin judicial llevada a cabo por la "Demandante" el 15 de junio de 2000, evidencia que el nombre de dominio bigott.com era utilizado por el "Demandado" como un vnculo a una pgina en la que apareca informacin concerniente a la empresa PHILLIP MORRIS, principal competidora de la "Demandante". Este hecho es un indicio de la intencin del "Demandado" de presionar a la "Demandante" para que adquiriera el nombre de dominio bigott.com.

A todas luces, el "Demandado" no es un "competidor" de la "Demandante". Tampoco consta que la finalidad del registro haya sido "fundamentalmente" conseguir esa perturbacin, que suele hacerse en el contexto de una competencia desleal directa para aumentar la cuota propia de mercado. Aqu la perturbacin se ha realizado para hostigar a la "Demandante" y conducirla a negociaciones sobre venta del dominio, con lo que la correspondencia parcial de la conducta del "Demandado" con el citado artculo 4 literal b) numeral iii) de la "Poltica" queda enmarcada, as como la circunstancia de impedir que la marca se refleje en el dominio, en un designio global dirigido directamente a forzar la compra del dominio.

El "Panel" concluye por lo tanto, que la "Demandante" ha probado la circunstancia del artculo 4 literal b) numeral i) de la "Poltica".

Adems, el hecho de que el uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado", se haya limitado a constituir un "link" o vnculo con otras pginas y posteriormente presentarla como una pgina en construccin, no solo pone de presente que dicho "Demandado" no requiere tal dominio para el desarrollo de sus actividades, sino que confirma que el registro ha sido hecho manifiestamente con la intencin de impedirle al titular de la marca el uso de dicho dominio, logrando consolidar un poder de negociacin sobre aqul. Como se vio, el "Demandado" no ha probado derechos ni intereses legtimos propios sobre el nombre de dominio.

Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que el nombre de dominio bigott.com ha sido registrado de mala fe.

6.5 Utilizacin de Mala Fe

Reprocha la "Demandante" al "Demandado" la falta de utilizacin legtima del nombre de dominio bigott.com, tratndose de un nombre de dominio idntico a las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), de las cuales es titular aqulla.

Acerca de lo alegado por la "Demandante", en lo concerniente al uso del nombre de dominio en cuestin como un "link" o vnculo a las pginas www.menores.com y a la pgina www.vda.com.ve/pm/p/catana/pm_cata.htm, en la cual aparece informacin de la empresa PHILLIP MORRIS, el "Panel" considera probados estos hechos, de conformidad con las inspecciones judiciales aportadas por la "Demandante" y efectuadas en la ciudad de Caracas, Repblica Bolivariana de Venezuela, en los das 23 de mayo de 2000 y 15 de junio de 2000. As mismo, el "Panel" efectu varias visitas independientes al sitio web www.bigott.com los das 16 de agosto de 2000, 18 de septiembre de 2000 y 21 de septiembre de 2000 y pudo constatar que el uso de dicho nombre de dominio ha variado, por cuanto en la actualidad y desde que este "Panel" tuvo a su cargo el estudio del caso de la referencia, dicha pgina identifica un lugar cuya naturaleza es la de ser un sitio en construccin.

Al respecto, el "Panel" considera relevante tener en cuenta la opinin del Panelista Unico, Roberto A. Bianchi, quien en la decisin del Panel Administrativo presentado ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI en el caso No. D2000-0143, señal lo siguiente:

"Por otra parte, mantener meses despus del registro el sitio "en construccin" cuando el nombre de dominio es idntico o confundiblemente similar a la marca de vinos del demandante muy conocida en el pas demandado y provocando la posibilidad de confusin a los navegantes de la WEB que deseen conectarse con el sitio del demandante sin aclararles que su conexin no se ha hecho con un sitio del demandante- representa un uso evidente de la mala fe. En consecuencia, el "Panel" determina que el nombre de dominio raimat.com ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado."

En efecto, el nombre de dominio bigott.com conduce a una pgina web en construccin, equivalente a un obrar negativo del "Demandado". Sin embargo, tal y como fue expuesto en el punto 6.4 de la presente decisin, el uso de mala fe no debe ser circunscrito a un obrar positivo, sino ampliado a una falta de uso. Es as, como es posible que dadas las circunstancias, la inactividad del demandado pueda llevar a considerar que se encuentra usando el nombre de dominio de mala fe. As fue reconocido por el Panel Administrativo en el caso No. D2000-003, a propsito del registro del nombre de dominio TELSTRA.ORG. Adicionalmente, el artculo 4 literal b) de la "Poltica" reconoce expresamente que la enumeracin de las pruebas del registro y utilizacin de mala fe es de tipo enunciativo, por cuanto dispone: "las circunstancias siguientes, entre otras,..."

El "Panel" considera por lo tanto, que en el caso en cuestin, la falta de uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado", sin la debida justificacin por parte del mismo, pone de presente un uso de mala fe. Las circunstancias particulares del caso en estudio, que llevan al "Panel" a la anterior conclusin, son las siguientes:

a) El "Demandante" ha demostrado que sus marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), las cuales son idnticas al nombre de dominio bigott.com, son ampliamente conocidas en la Repblica Bolivariana de Venezuela;

b) El "Demandado" no provey al "Panel" de prueba alguna que evidenciara siquiera sumariamente que actu o ha actuado de buena fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en cuestin;

c) El "Demandado" no desconoce de manera expresa la existencia de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA). Por el contrario, las pruebas aportadas por la "Demandante" ponen de presente que el "Demandado" tuvo conocimiento del mejor derecho que le asiste a aquella sobre el nombre de dominio en cuestin;

d) El "Demandado" implcitamente acepta haber pedido al "Demandante" por la transferencia del registro del nombre de dominio un monto superior a aqul constituido por el valor de su registro y de su mantenimiento (USD$70.oo), lo cual evidencia su ilegtimo nimo de lucro;

e) El "Demandado" no manifest el tipo de actividades a las que se dedica, lo cual hace poco plausible concebir alguna circunstancia en la que pudiese usar legtimamente el nombre de dominio bigott.com;

f) Las anteriores circunstancias ponen de presente que el eventual uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado", sera ilegtimo, pudiendo constituir una violacin de las normas que regulan la competencia desleal y una usurpacin de los derechos de propiedad industrial de la "Demandante".

g) Finalmente, el "Demandado" no contest en tiempo la demanda por lo que se entiende que ha confesado su proceder ilegtimo y de mala fe denunciado por la "Demandante" en su demanda.

Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que la conducta omisiva en cuanto a la ausencia de uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado", constituye una forma de uso de mala fe.

 

7. Decisin

El "Panel" ha determinado que el nombre de dominio bigott.com es idntico a las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) de la "Demandante". Asimismo, el "Panel" ha determinado que el "Demandado" carece de derechos e intereses legtimos respecto de dicho nombre de dominio. El "Panel" tambin ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el "Demandado" ha sido efectuado de mala fe y que la falta de uso del nombre de dominio por parte de ste es una conducta que tiene una clara connotacin de mala fe.

Por todo ello y conforme a los artculos 4 literal i) y 15 de la "Poltica" y el "Reglamento" respectivamente, el "Panel" resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio bigott.com sea transferido a la "Demandante", COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES.

 


Fernando Triana
Panelista Unico

5 de octubre de 2000

 

: http://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-0448.html

 

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