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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

METRO BILBAO, S.A. v. Ignacio Allende Fernndez

Caso N D2000-0467

 

1. Las Partes

La Demandante es METRO BILBAO, S.A., una sociedad constituida conforme al derecho español con domicilio social en Calle Navarra 2, C.P. 48001 Bilbao (Bizkaia), España (la "Demandante"), representada por Da. Carmen Sarachu Izquierdo y por D. Jos Mara de la Sota, Abogado, de Landwell PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Jurdico y Fiscal, S.L., Bilbao (Vizcaya), España.

El Demandado es el señor D. Ignacio Allende Fernndez, con domicilio en Avenida de Los Chopos 65, Las Arenas, Getxo, Vizcaya, España (el "Demandado"), representado por Dña. Ana de Godos Castellanos, Abogada, de Ana de Godos Castellanos & Toms Garca Villanueva Abogados, Bilbao, España.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <metrobilbao.com>, registrado en Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia, Estados Unidos de Amrica (el "Registrador").

 

3. Iter Procedimental

El 19 de mayo de 2000 la Demandante present por correo electrnico al Centro de Arbitraje y Mediacin de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (el "Centro") una demanda de conformidad con la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporacin de Asignacin de Nombres y Nmeros de Internet ("ICANN") el 26 de agosto de 1999 (la "Poltica"), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999 (el "Reglamento") y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional"). El 24 de mayo de 2000 la demanda en papel fue recibida por el Centro. El 13 de junio de 2000 el Centro acus recibo de la demanda. La Demandante efectu el pago del arancel por la tramitacin del caso.

El 20 de junio de 2000, ante una consulta del Centro, este recibi una respuesta del Registrador sobre datos de registracin y contactos correspondientes al nombre de dominio en cuestin. El 29 de junio de 2000 el Centro notific la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo.

El 18 de julio de 2000 el demandado envi por correo electrnico la contestacin de demanda al Centro. El 20 de julio de 2000 el Centro acus recibo de la contestacin de demanda. El 21 de julio de 2000 el Centro recibi la contestacin de la demanda en papel.

Despus de recibir la Manifestacin de Aceptacin y Declaracin de Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el 21 de agosto de 2000 el Centro lo design panelista nico. Qued establecido que la fecha lmite para dictar resolucin en el caso sera el 4 de septiembre de 2000. De este modo, el Panel qued constituido conforme a la Poltica y al Reglamento.

No hubo otras presentaciones de las Partes. No se dictaron rdenes de procedimiento ni se ordenaron prrrogas.

La demanda y su contestacin se presentaron en español. De acuerdo al Reglamento, Pargrafo 11, el Panel determina que el idioma del procedimiento sea el español.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias resultan de de las alegaciones de las partes y documentacin agregada, y que no han sido contestadas.

La demandante es una sociedad comercial que gestiona el ferrocarril suburbano denominado "Metro" de la ciudad de Bilbao. La denominacin social de la Demandante es METRO BILBAO, S.A., tal y como figura en el Registro Mercantil de Vizcaya, donde est inscrita la sociedad.

El demandante es titular de los siguientes registros marcarios en España:

  • "METRO BILBAO", concesin con fecha de solicitud 28/7/1995, ttulos 1.979.289 a 1.979.330, en las 42 clases del Nomenclador Internacional; y
  • "METRO BILBAO, S.A.", concesin con fecha de solicitud 16/01/1993, ttulos 1.729.411 a 1729.452, en las 42 clases del Nomenclador Internacional.

La Demandante es el registrante de <metrobilbao.net> y opera el correspondiente sitio Web <www.metrobilbao.net>.

El Demandado es el registrante de <metrobilbao.com> y opera el sitio Web <www.metrobilbao.com>.

Segn lo afirma y prueba la Demandante, el Demandado requiri la suma de 100 millones de pesetas para la transferencia del nombre de dominio. El Demandado reconoce la existencia del pedido de dicha suma, aunque le atribuye un sentido equivalente a negarse en absoluto a transferir el dominio.

Segn lo afirma y prueba la Demandante, el Demandado public en dicho sitio Web ciertas imgenes. El Demandado reconoce la publicacin, divergiendo las Partes en cuanto al carcter de aquellas: "pornogrficas" para la Demandante, o "cmicas", "meramente erticas" o "en clave de humor", para el Demandado.

Con fecha 17 de mayo de 2000 la Demandante requiri al Demandado por conducto notarial el cese en la utilizacin del nombre de dominio y su transferencia a la Demandante, y le comunic la posible existencia de una infraccin del derecho de marca.

 

5. Alegaciones de las Partes

5.1. La Demandante alega:

  • El nombre de dominio en cuestin es idntico hasta el punto de crear confusin con respecto a la marca de productos y servicios "METRO BILBAO" sobre la que el demandante tiene derechos; que el demandado no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y que este ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
  • La utilizacin de la marca "METRO BILBAO" como nombre de dominio en una pgina web por una persona ajena totalmente a la empresa METRO BILBAO, S.A., supone un uso ilegtimo e inaceptable de dicha marca y genera inevitablemente confusin con respecto a la marca de servicios y productos de la Demandante.
  • El Demandado no posee el registro de la marca METRO BILBAO, ni por tanto tal denominacin se puede identificar con una sociedad, producto o servicio alguno por el que pueda ser conocido el titular del dominio.
  • El titular del dominio no posee ningn producto o servicio bajo dicha denominacin, ni ofrece tampoco en su pgina ninguna prestacin relacionada con dicho nombre, desde su registro el 19 de marzo de 2000. El contenido de la pgina se basa exclusivamente en fotografas pornogrficas y contenidos ofensivos para con la empresa METRO BILBAO, S.A., con nimo de desprestigiarla, ofenderla y generar una mala imagen.
  • El demandado procedi al registro del nombre de dominio para introducir todo tipo de contenido ofensivo contra la sociedad demandante, con la finalidad de causar daño a travs del desprestigio y la mala imagen, y obtener una compensacin econmica a cambio de su cesin. La finalidad del demandado es hacer un uso ilegtimo, desleal y no comercial del nombre de dominio, para empañar el buen nombre de la sociedad demandante.
  • El nombre de dominio ha sido registrado y est siendo utilizado de mala fe por el demandado, y con la finalidad de obtener un beneficio econmico, impidiendo a su vez que el dominio sea registrado por la compaña titular de la marca.
  • El propio titular del dominio y ahora demandado, explica que en venganza por una multa que le fue impuesta por viajar sin billete, registr el dominio, cre la pgina, la llen de contenido ofensivo y pornogrfico para dañar la imagen del Metro de Bilbao, y con nimo de lucro pide ahora 100 millones de pesetas para retirar dicha pgina y cederla a su legtimo propietario, cifra infinitamente superior a los gastos generados por la obtencin del dominio, y considerada como un autntico chantaje por parte del demandante.
  • La mala fe del demandado tanto en el registro como en la utilizacin del nombre de dominio queda reflejada en lo expresado por l mismo en la entrevista concedida a un peridico. En el contenido de la pgina, aparte del contenido pornogrfico, se incluyen toda una serie de pginas en las que el demandado explica las causas que le movieron a registrar el dominio, y la utilizacin que est haciendo de l, la venganza por una sancin que se le impuso en su da, para lo cual registr el dominio aprovechando que no estaba registrado, evitando as que METRO BILBAO, S.A. pudiera registrarlo y logrando con ello un instrumento de presin para el posterior chantaje que est cometiendo contra el demandante. En la pgina web no lleva a cabo actividad comercial alguna, sino nicamente acumula contenido ofensivo y denigrante para el demandante.

5.2 El Demandado alega:

  • El Panel Administrativo carece de competencia para resolver este conflicto. 1
  • Las marcas "METRO BILBAO" y "METRO BILBAO S.A.", propiedad del demandante, constan de palabras genricas. Juntas las dos palabras "METROBILBAO" resultan igualmente de uso comn y genrico y no reivindicables.
  • El demandado desconoca el registro marcario de METRO BILBAO.
  • No son de aplicacin al caso la legislacin y doctrina de marcas y competencia desleal, dado que el uso que se confera a la WEB por el demandado no es ni ha sido nunca de carcter comercial.
  • La pgina del demandado no se configura con el nimo de conseguir alguna ventaja comercial sino como un servicio a la comunidad, sobre el funcionamiento y gestin del ferrocarril metropolitano de Bilbao, de modo que los usuarios puedan dar cauce a sus sugerencias, comentarios y quejas.
  • El demandado no tiene registrada una marca con el nombre METROBILBAO, ni un producto en el mercado con dicho nombre, pero tiene un inters legtimo y digno de proteccin: el control crtico del ciudadano sobre una determinada gestin de un servicio pblico de transporte y la proteccin de los derechos del usuario, que puede expresarse libremente slo en un medio que sea realmente ajeno a la propia institucin.
  • El nombre del dominio controvertido no genera ninguna confusin con respecto a los servicios que presta el demandante. Los internautas distinguen perfectamente el contenido de esta pgina de lo que es la Demandante.
  • No es cierto que el Demandado pretenda hacer un uso ilegtimo ni desleal del dominio, para empañar el buen nombre de la sociedad demandante. Por ms que la existencia de la pgina <www.metrobilbao.com> incomode a los gestores del metro, no hay ningn nimo de desprestigiar, sino de denunciar aquello que no sea correcto o que sea susceptible de mejorarse.
  • Aunque en un principio el demandado se sinti afrentado por la situacin que le afect como usuario, al ser multado a su entender injustamente, nunca tuvo intencin de causar desprestigio ni de hacer venganza, por ms que as se haya hecho constar en publicaciones de prensa e incluso en el propio contenido de la pgina. Ello siempre se hizo en tono de humor.
  • No es serio ni admisible tampoco la adjetivacin de "pornogrfico", referida a unas imgenes que en el peor de los casos se podra denominar como "erticas", ms bien "cmicas". Aquellas imgenes que inicialmente se ofrecieron, lo fueron en clave de humor y, por un breve espacio de tiempo.
  • La demandante no acredita la ausencia de inters legtimo por parte del demandado. No es razn la simple alegacin de que no es titular de la marca "METRO BILBAO". Es perfectamente posible que exista un inters legtimo a pesar de no tener registrada una marca.
  • El demandado ha estado utilizando el dominio para un uso no comercial con un inters legtimo, cual es la prestacin de un servicio en defensa de los usuarios del ferrocarril metropolitano. El Demandado tiene el derecho e inters legtimo de interesarse por los asuntos pblicos que le afectan directamente, incluso adoptando una actitud crtica en ejercicio de su libertad de expresin, consagrada en la Constitucin española, artculo 20. Ni en Internet ni fuera de ella, puede existir alguna persona que albergue duda sobre la procedencia de la pgina del Demandado y de su independencia respecto de la demandante.
  • La parte actora no ha acreditado ni un solo indicio de mala fe en el registro o utilizacin del nombre. La apreciacin de la mala fe ha de interpretarse de forma restrictiva. En todo caso, ha de ser probada por la parte que la alega.
  • La demandante no ha demostrado la existencia de propsito de reventa del nombre de dominio, dado que no ha existido ningn verdadero intento de venta ni al demandante ni a ninguna otra persona. Las afirmaciones del demandado que se citan por el demandante, en el sentido de que tena intencin de vender el dominio por un precio de 100 millones, para nada son demostrativas de ninguna intencin de vender, y as lo tiene manifestado pblicamente el demandado. El hecho de que se fijara un hipottico valor de cien millones de pesetas para retirar la pgina demuestra fuera de toda duda que la pgina no est en venta.
  • El demandado tampoco intent impedir a otros el uso de sus marcas., dado que la propia METRO BILBAO, S.A., decidi desde el principio identificarse en Internet con el dominio METROBILBAO.NET. La sociedad podra haber aprovechado la ocasin del registro de ese dominio para inscribir tambin <metrobilbao.com> pero estim que no era necesario, dejndolo libre para cualquier otra iniciativa.
  • El demandado tampoco intent disputar mercado a un competidor, ya que no realiza ninguna actividad comercial; el demandante gestiona un servicio pblico.
  • El demandado tampoco intent atraer internautas basndose en la confusin generada. Prueba de que no existe confusin, ni riesgo de la misma, es que la web del demandado presenta un contenido informal en clave de humor, en el ejercicio de su derecho a expresarse libremente. Este contenido es el que presenta atractivo y el que motiva al pblico para su visita. No se ha buscado la confusin, y sta no existe.
  • No resulta de aplicacin la legislacin marcaria, debido a que, por un lado, el demandante gestiona un servicio pblico que queda fuera del trfico mercantil ordinario. El uso que el demandado confiere a la pgina se encuentra totalmente alejado de intereses empresariales o mercantiles.
  • En el caso de admitir la existencia de algn conflicto identificativo entre las partes, el mbito de aplicacin del presente procedimiento resulta totalmente inadecuado. Teniendo las dos partes nacionalidad española, lo procedente sera que entendiese la jurisdiccin ordinaria española.

 

6. Discusin

6.1. Competencia del Panel

El demandado ha planteado la incompetencia de este Panel. El Panel considera que debe examinar con carcter previo los siguientes argumentos del Demandado, citados a continuacin en bastardilla:

  1. La controversia afecta a dos partes de nacionalidad española siendo lo procedente que los rganos judiciales españoles sean los encargados de conocer el asunto. Cualquier clusula de sometimiento a un sistema arbitral sera nula sobre la base de la legislacin española de arbitraje, aplicable a ambos contendientes al ser stos de nacionalidad española, por lo que el grupo de expertos no tiene competencia para enjuiciar la eventual controversia surgida.
  2. Al respecto, el Panel considera que el Demandado, al registrar el nombre de dominio con el Registrador acept la "poltica de resolucin de disputas" contenida en la clusula 8 del Acuerdo de Registracin (service agreement) versin 5.0, documento agregado a la demanda. Esa poltica no es sino la Poltica de la ICANN sobre cuya base se present la demanda. En el Caso OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals, pargrafos 6.1 y 6.2., a la que se remite brevitatis causa, este Panel consider que el registrante de un nombre de dominio, como promitente de una estipulacin en favor de tercero, ha aceptado ser demandado y vincularse en un procedimiento iniciado por el titular marcario, tercero beneficiario de la estipulacin.

    La nacionalidad de las partes es irrelevante para determinar la competencia del Panel en este tipo de procedimientos. El propio registrante aqu demandado eligi libremente registrar, con un registrador autorizado por la ICANN para registrar nombres de dominio ".com" (del tipo llamado "internacional") y no un dominio bajo el ccTLD ".es". En consecuencia, el Panel desestima el argumento del Demandado. Por otra parte, atender a la igual nacionalidad de las partes para que no se aplique este procedimiento equivaldra a despojarlo de eficacia en la mayora de los casos, que son de partes de igual nacionalidad o pas de residencia. El criterio justo es entonces aplicar este procedimiento cuando se cumplen sus requisitos formales, y eventualmente recurrir a las leyes y sentencias judiciales del pas de nacionalidad o residencia comn para ilustrar el criterio del Panel en la resolucin de un caso concreto. El Panel desestima el argumento del Demandado.

  3. El demandado no es un empresario o profesional, ni por lo mismo pretende un uso comercial del dominio. Igualmente, el demandante, como empresa pblica que es, dedicada a gestionar un servicio pblico de transporte de viajeros, carece de objetivos puramente comerciales, debiendo servir en primer lugar a los intereses pblicos. La cuestin es ajena a cualquier uso comercial y, por ello, ajena al presente procedimiento e incluso ajena al estricto mbito de las marcas o signos distintivos empresariales.
  4. Este Panel considera que para este procedimiento carece de relevancia que el Demandado sea o no un profesional o un empresario, o la naturaleza (privada, comercial, o de entidad prestadora de servicio pblico) que reviste la Demandante. Lo nico que interesa es si sta tiene o no derechos marcarios que le permitan invocar la Poltica. La Ley de Marcas española, artculo 10, establece que cualquier persona puede ser titular de derechos de marca, al mencionar a "personas naturales o jurdicas de nacionalidad española", sin distinciones 2. Dichos derechos sobre una marca cumplen una funcin muy definida con relacin a la Poltica, que es un sistema de normas para resolver en forma sumaria y revisable por jueces los conflictos que se producen en la interseccin de dos tipos de identificadores: los nombres de dominio de Internet ".com.", ".net" y ".org" y las marcas de comercio o de servicios. Precisamente lo que dio origen a esta innovacin jurdica fue la necesidad de no aplicar en forma directa a estos conflictos ni el derecho de marcas territorial, ni la regla "first come, first served" propia de la registracin de nombres de dominio. Se cre un rgimen adecuado a la interseccin generadora de conflictos, con elementos de ambos terrenos, en la bsqueda de un cierto equilibrio entre los intereses marcarios y los principios de la comunidad de Internet.

    Asimismo, el Panel considera que la determinacin de si la cuestin es ajena o no a un uso comercial no puede efectuarse con carcter previo al examen del fondo la cuestin, lo que slo es posible si el Panel es competente para entender en este procedimiento. Por lo que antecede, el Panel tambin resuelve desestimar el argumento del demandado.

  5. La Ley española de arbitraje exige que el convenio arbitral exprese la voluntad inequvoca de las partes de someter la solucin de las cuestiones litigiosas a la decisin de uno o ms rbitros y que exprese adems la obligacin de cumplir tal decisin (artculo 5-1 de la Ley 36/1988 de 5 de Noviembre), circunstancia que no acontece en el caso presente. Es clara la necesidad de que se revele una voluntad inequvoca de las partes de someterse a arbitraje y el sometimiento a cualquier decisin.
  6. El Panel considera que la citada disposicin de la Ley española de arbitraje N 36 del 5 de noviembre de 1988 no es aplicable al presente procedimiento. Conforme al Reglamento, Pargrafo 15(a), "(...) (e)l grupo de expertos resolver la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Poltica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables".

    El Panel considera que esa facultad del Panel de determinar el derecho aplicable se extiende a las reglas y principios aplicables que determinan su propia competencia. Si bien la ley española de arbitraje consagra ciertas condiciones para otorgar fuerza de sentencia al laudo arbitral, y primariamente la voluntad inequvoca de las partes a someter cuestiones a arbitraje, ello no es la nica manera en que las partes pueden extraer la resolucin de un caso de la jurisdiccin de los Jueces. Desde ya, pueden renunciar a derechos renunciables, y someterse, como lo ha hecho el aqu Demandado, a este tipo especial de procedimientos cuando suscribi el Acuerdo de Registracin (service agreement) con el Registrador. Ese contrato es un contrato regido por la ley del Estado de Virginia, con prescindencia de la nacionalidad o domicilio del registrante del nombre de dominio.

    Por otra parte, el presente procedimiento ha sido diseñado por la ICANN con un alcance muy limitado: los procedimientos se denominan "administrativos", los neutrales se denominan "panel" o "grupo administrativo de expertos", en la versin al español de la OMPI. Adems, en el presente caso el demandado podra, en caso de ser vencido, plantear un juicio ante tribunales que, como en este caso, seran los de la jurisdiccin de su propio domicilio. Por ello, el Panel desestima el argumento del Demandado.

  7. En el caso de los contratos de adhesin, la validez o no de la clusula de arbitraje se acomodar a la legislacin referida a este tipo de contratos y, a este respecto, la legislacin de usuarios y consumidores previene que cualquier limitacin de derechos sea aceptada expresamente. El convenio arbitral, segn la legislacin española, exige la expresa aceptacin de ambas partes, no siendo admisible que uno de los contratantes imponga dicha sumisin en beneficio de un tercero ajeno al contrato, sin que se pueda entender, como hace el demandante, que dicha clusula sea una estipulacin a favor de un tercero amparada por el Cdigo Civil español, desde que viene inserta en un contrato de adhesin y no ha sido suscrita expresamente por la parte demandada.

El acuerdo de registracin es efectivamente un contrato de adhesin. Sin embargo, la validez de ese contrato no est regida por el derecho español, sino por el derecho del Estado de Virginia, Estados Unidos de Amrica, con exclusin de sus reglas de conflicto de leyes, segn lo dispone el acuerdo de registracin versin 5.0 en su clusula 24. La misma clusula establece que slo para cuestiones relativas al uso del nombre de dominio por el registrante aqu demandado, este se someter a la competencia material y personal, y foro del tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, Divisin Alexandria, y a los tribunales del domicilio del demandado.

En cuanto al fondo del argumento del demandado, debe ser examinado con el mayor cuidado, ya que si se concluyera que estos procedimientos se fundan en un abuso o un engaño del predisponente-estipulante (en el caso, el registrador) cometido en detrimento del usuario (en el caso el registrante aqu Demandado) no quedara ms que declarar la nulidad del sometimiento del registrante a la Poltica.

Sin embargo, el Panel considera que es muy otra la situacin. Desde el 1 de enero de 2000, o sea ms de dos meses antes de la registracin del nombre de dominio <metrobilbao.com> por el Demandado, para la entidad registradora Network Solutions, Inc. dicha poltica de resolucin de disputas es la Poltica de la ICANN, y desde el da de la registracin del nombre de dominio, esa poltica es aplicable al Demandado. La clusula 8 del acuerdo de registracin dice:

"Si Ud. reserv o registr un nombre de dominio a travs de nosotros, Ud. acepta obligarse por nuestra poltica en vigencia para la resolucin de disputas, la que se incorpora al presente y forma parte de este Acuerdo por referencia".

La poltica de resolucin de disputas dispone:

 

"a. Controversias aplicables. Usted estar obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que

i) usted posee un nombre de dominio idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

ii) usted no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y

iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En el procedimiento administrativo, el demandante deber probar que estn presentes cada uno de estos tres elementos."

La Poltica estaba en vigor el da de la registracin del nombre de dominio, 19 de marzo de 2000. Por lo tanto no se abus de la buena fe del demandado.

El acuerdo de registracin destaca en forma muy clara la obligacin de someterse a estos procedimientos por parte del demandado. Esas condiciones no son, por otra parte, ms desfavorables para el usuario que las de otras entidades registradoras, ya que todas ellas contienen literalmente la misma Poltica de ICANN. La Poltica se aprob entre otras cosas para terminar con el sistema de la puesta en suspenso (on hold) a que recurra el registrador Network Solutions, Inc. a la espera de que el conflicto en torno a un nombre de dominio se resolviera por la va judicial, lo que traa numerosos inconvenientes, entre otros al titular del nombre de dominio.

Por otra parte, estos procedimientos resguardan debidamente las reglas del debido proceso y la igualdad de las partes, imponiendo al panel actuante una imparcialidad estricta en relacin a las partes. El Reglamento, Pargrafo 10(b) establece:

"b) En todos los casos, el grupo de expertos se asegurar de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasin justa para presentar su caso."

Esas condiciones no son menos estrictas que las que imponen universalmente las leyes y la doctrina a los rbitros en un arbitraje regularmente conducido.

Por otra parte, los costos de administracin del proveedor OMPI y honorarios del panelista est ntegramente cubiertos por la parte Demandante. Una decisin eventualmente adversa al Demandado es susceptible de ser atacada por ste ante los tribunales de Bilbao. Adems, el Reglamento, Pargrafo 18, contempla expresamente la posibilidad de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante un procedimiento administrativo, pudiendo el Panel de acuerdo a las circunstancias, suspender, concluir o continuar el procedimiento.

Por otra parte, el sistema de resolucin de controversias incorporado al acuerdo de registracin est adecuada y lealmente expuesto al usuario-registrante. No se observan ni "letra chica", ni tipografas dificultosamente legibles, ni falta de claridad en las clusulas, inclusive la que remite a la Poltica. En suma, no hay ni deslealtad ni abuso del predisponente-Registrador en detrimento del usuario-registrante del nombre de dominio.

Por las razones que anteceden el Panel rechaza la defensa de incompetencia opuesta por el Demandado y se declara competente para resolver esta controversia. En lo que sigue, este Panel examinar el fondo de la cuestin.

 

6.2 Identidad o Similitud Confundible

El Panel considera ms all de toda duda que el nombre de dominio en cuestin es idntico letra por letra a las marcas "METRO BILBAO" sobre las que la Demandante tiene derechos de registracin en España, salvo por la inexistencia del espacio en blanco entre las palabras "metro" y "bilbao", y por el uso de minsculas en el nombre de dominio. La falta del espacio en blanco es irrelevante para una determinacin de identidad o similitud confundible, ya que es sabido que los espacios no pueden ser tcnicamente representados como tales en la registracin de un nombre de dominio. Por ejemplo en el caso OMPI D2000-0299 Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keithse ha dicho que "la eliminacin del espacio entre palabras en los nombres de dominio est dictada por factores tecnolgicos y es prctica comn entre los registrantes de nombres de dominio".

Por otra parte, la Demandante tambin tiene derechos marcarios en España sobre "METRO BILBAO, S.A.", marca a la que el nombre de dominio en cuestin es confundiblemente similar, si no idntico por la presencia en la marca de la abreviatura "S.A.". Si adems se considera la adicin de ".com" en el nombre de dominio, se concluye que este es por lo menos confundiblemente similar a las marcas de la Demandante.

El Panel no puede aceptar en este caso la alegacin del demandado segn la cual "METRO" y "BILBAO" son trminos genricos, as como tambin lo sera su adicin en una sola palabra, y como tales, seran todos signos no reivindicables. Precisamente lo contrario es el caso: hay un nico tren "Metropolitano" o "Metro" en "Bilbao", por lo que "METRO BILBAO " solo puede referirse al medio de transporte cuya operacin gestiona la Demandante.

En los casos OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals y D2000-0219 URALITA, S.A. v. Rafael del Rosal Macas este mismo Panel rechaz defensas similares a la presentada por el Demandado. Si las marcas han sido concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) un panel no est autorizado para sustituir a los tribunales competentes en una declaracin de nulidad de marca, ni para pasar por alto la presuncin de legitimidad de que goza el acto administrativo de concesin de marca..

Ya se ha dicho en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI que cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del mismo pas, los principios de derecho aplicables incluyen a los del pas de residencia. Ver Caso OMPI D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, prrafo 6.

En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel est autorizado, para ilustrarse en cuanto al fondo de la cuestin, a guiarse por la legislacin relevante y su aplicacin por los tribunales españoles. En cuanto a la primera el Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la O.E.P.M. http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm, visitado por el Panel 3.

Por otra parte, tampoco puede aceptarse como argumento de defensa que el Demandado ignorara que la Demandante tiene registradas las marcas citadas. La registracin de marcas conforme a la ley española requiere su publicacin en el "Boletn Oficial de la Propiedad Industrial", conforme al citado art. 25 de la Ley de Marcas, ley que prev un procedimiento de oposicin por parte de los interesados. La defensa de desconocimiento del carcter ajeno de la marca es adems, verdaderamente poco creble en quien ha armado y opera un sitio web que se refiere exclusivamente al servicio de transporte prestado por la demandante en la misma zona de residencia de ambas partes y por quien es o ha sido usuario del servicio de transporte en cuestin, como est reconocido profusamente por el Demandado.

Por todo lo anterior, el Panel considera que la Demandante ha cumplido con su carga de probar el requisito de la Poltica, Pargrafo 4(a)(i).

 

6.3. Inexistencia de Derechos o Intereses Legtimos sobre el Nombre de Dominio

El demandado ha alegado que tiene un derecho constitucionalmente garantizado a la libre expresin de sus ideas, incluidas las crticas al servicio prestado por la Demandante, conforme a la Constitucin española, art. 20. El Panel considera que en eso le asiste razn al demandado, como ciudadano que es de un pas en que notoriamente impera amplia libertad de expresin y opinin. Sin embargo, ello no significa que dichas crticas amparadas por la libertad de publicar libremente sus ideas en la Internet pueda llevarlas a cabo mediante el uso de un sitio Web operado bajo un nombre de dominio idntico o confundiblemente similar a las marcas de la Demandante.

En el caso OMPI D2000-0071 CSA International a.k.a. Canadian Standards Association v. John O. Shannon and Care Tech Industries, Inc., 24 de marzo de 2000, los distinguidos panelistas D.J. Ryan (presidente), R.A. Fashler y P.L. Sbarbaro dijeron:

"El reclamo de los demandados respecto de derechos e intereses legtimos se basa esencialmente en una pretensin de libertad de expresin y de opinin, pero ese derecho no requiere para ese propsito el uso de las marcas del Demandante en los nombres de dominio. Un nombre de dominio no es meramente una direccin, tambin es un medio de identificacin. Como se lo not en el informe final de la OMPI: Los nombres de dominio se concibieron para cumplir una funcin tcnica de una manera conveniente para los usuarios humanos de la Internet. Fueron concebidos para proporcionar a los ordenadores direcciones que fueran fciles de recordar y de identificar sin tener que recurrir a la direccin numrica IP. Precisamente porque son fciles de recordar y de identificar, sin embargo, los nombres de dominio han venido a adquirir una existencia suplementaria como identificadores comerciales o personales". "La adopcin por los demandados de una direccin de Internet substancialmente idntica o confundiblemente similar a la del nombre, direccin de Internet y marcas del demandante debe desviar a los consumidores de manera inevitable y equvoca hacia esa direccin, y tiene el efecto de denigrar las marcas" 4.

En los Casos OMPI D2000-0299 Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keithy D2000-0300Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, el distinguido panelista Frederick M. Abbott dijo:

" ...El derecho a expresar los propios puntos de vista no es lo mismo que el derecho a usar el nombre de otro para identificarse uno mismo como la fuente de estos puntos de vista. Uno puede ser perfectamente libre de expresar sus puntos de vista acerca de la calidad o caractersticas de la informacin del New York Times o de la revista Time. Eso no se traduce, sin embargo, en un derecho a identificarse uno mismo como el New York Times o la revista Time.

En el caso presente, el demandado est usando como su identificador el nombre de dominio (...)". 5

"Cuando un usuario de Internet busca la marca del demandante, encontrar la direccin del sitio del demandado. No hay nada en el nombre de dominio que indique que el sitio est dedicado a criticar al demandante, an cuando esta crtica es evidente cuando se visita el sitio del demandado. Al usar la marca del demandante, el demandado desva trfico de Internet hacia su propio sitio, privando por ese medio al demandante de visitas de usuarios de Internet." 6

Este Panel acepta el razonamiento de los paneles citados: el Demandado puede sin duda dar a publicidad en la Internet sus crticas y quejas y las de otros usuarios del Metro de Bilbao, por ms virulentas que sean. Simplemente deber adoptar otro nombre de dominio para esos fines.

Con lo dicho el Panel desestima la defensa del Demandado de que tiene derechos e intereses legtimos basados en el ejercicio de la libre expresin cuando utiliza como nombre de dominio una marca de la Demandante.

Ms all de cualquier valoracin respecto del derecho de libre expresin y opinin, incluyendo la publicacin de las ideas, cuando las mismas se expresan de forma que representen una denigracin de la marca, dejan de calificar como uso legtimo del nombre de dominio.

En el presente caso, la publicacin de imgenes "pornogrficas" (en opinin de la demandante) o simplemente "erticas", o "cmicas", o en "clave de humor" (en opinin del representante del demandado) en un sitio Web bajo nombre de dominio idntico o confundiblemente similar a las marcas de la Demandante no es sino un uso denigratorio de la marca a travs del nombre de dominio correspondiente.

Un uso del nombre de dominio en forma denigratoria de una marca ajena no puede considerarse un uso legtimo. De acuerdo a la Poltica, Pargrafo 4(c)(iii), para que se pueda alegar el uso legtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, este debe ser "sin intencin de desviar a los consumidores de manera equvoca o de empañar el buen nombre de la marca".

Ms all del mejor o peor gusto que trasluce la inclusin de las imgenes del sitio Web del Demandado, lo cierto es que un internauta que busque en un motor de bsqueda un dominio idntico a una marca que conoce, espera razonablemente conectarse con un sitio que pertenezca a la demandante, titular de marcas bien conocidas en Bilbao y quiz en otras partes de España y relacionadas con un servicio de transporte bien conocido de Bilbao. Ese navegante experimentar muy probablemente por lo menos una sensacin de desconcierto que ciertamente opera en detrimento de la marca, empañndola. Este panelista considera, por lo dems, que la inclusin en el sitio Web del Demandado de las imgenes aportadas por la Demandante (Anexo 10 de la demanda) debe haber sido juzgada inconveniente incluso por el mismo Demandado, que las retir del sitio como se comprueba con la visita independiente del Panel realizada al sitio web el 22 de agosto de 2000. El posterior retiro de las imgenes demuestran que ese uso del sitio era de mala fe hasta para el propio Demandado.

Por ltimo, no puede olvidarse que el propio Demandado ha afirmado que el Demandado "registr el nombre de dominio considerado con posterioridad a que el demandante eligiera el nombre con que se iba a presentar en Internet". Contestacin de demanda, pg. 10. Adems, en su propia pgina Web el Demandado da a entender que fue por una falla del personal del Demandante que este no registr <metrobilbao.com". Con esto el propio Demandado reconoce que en principio era al Demandante a quien le corresponda el registro del nombre de dominio idntico a sus marcas. Demanda, Anexo 9. Para ello no obsta que la Demandante tuviera registrado y operara el sitio Web correspondiente a <metrobilbao.net>, ya que cada persona determina si y en qu orden registra nombres de dominio.

En ausencia de otras pruebas ms convincentes que las que intent aportar el Demandado, lo que estaba a su cargo de acuerdo a la Poltica, Pargrafo 4(c), el Panel determina que la Demandante ha cumplido con su carga de probar el requisito de la Poltica, Pargrafo 4(a)(ii).

 

6.4 Registro de Mala Fe

Habiendo sido reconocido por el Demandado, el Panel tiene por acreditada la alegacin de la Demandante, de que el Demandado requiri efectivamente la suma de 100 millones de pesetas para ceder su pgina - y por ende el nombre de dominio. La confesin resulta de la declaracin de Demandado, a la pregunta "Por qu has hecho esta Web?", a lo que el Demandado responde, entre otras cosas: "Pues muy bien, mi nica razn es que paguen 100 millones de Ptas.", refirindose evidentemente a la empresa aqu Demandante.

Sin embargo, las Partes divergen en cmo interpretar dicha oferta de venta. La Demandante considera que esa es la prueba palmaria de que el Demandado incurri en la circunstancia de registro de mala fe con intencin de vender el nombre de dominio por una suma superior a los costos efectivamente desembolsados, relacionados con el nombre de dominio (Poltica, Pargrafo 4(b)(1)). El Demandado alega que esa suma es tan absurda - por enorme - que con ello realmente quiso expresar que el dominio no estaba en venta en absoluto 7.

El Panel considera que ninguna de esas interpretaciones favorece al demandado. La suma de 100 millones puede parecer grande, pero no lo es tanto para quien quiera y pueda pagarla. Desde ya, no parece una suma fuera del alcance financiero de la Demandante si el Demandado realmente quera vender a ese precio y la Demandante hubiera querido pagarla. Con esta interpretacin, el Demandado caera dentro de la descripcin del Pargrafo 4(b)(i) de la Poltica, y habra efectuado un registro con la primaria intencin de lucro indebido. Ello es compatible con un uso agresivo y denigratorio del nombre de dominio idntico o confundible con la marca del demandante, uso desleal que vendra a funcionar como elemento de presin para empujar a la Demandante a una negociacin de "transferencia por precio".

Si en cambio se considera verdadera la alegacin del demandado, ella tambin es compatible con un registro destinado a impedir especficamente que la Demandante pueda reflejar su marca en el correspondiente dominio ".com", lo que configura parcialmente la circunstancia de registro y uso de mala fe del Pargrafo 4(b)(iii) de la Poltica. Esa conclusin est abonada por el hecho que el Demandado carece de derechos e intereses legtimos sobre el nombre de dominio. Ver 6.3 supra.

Adems, la actitud de no querer vender en absoluto el nombre de dominio es compatible, al menos parcialmente, con la intencin de derivar a internautas a un sitio Web propio que se est utilizando activamente aprovechando la identidad o confundibilidad del nombre de dominio y la marca ajena. De esa manera el Demandado en la conducta descripta en la Poltica, Pargrafo 4(b)(iv):

"al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lnea, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacin o promocin de su sitio Web o de su sitio en lnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lnea."

El nimo de lucro est presente desde que el desvo de usuarios se hace con el propsito confeso de obtener 100 millones por la venta del dominio.

Lo mencionado conduce al Panel a concluir que la Demandante ha probado el requisito de la Poltica, Pargrafo 4(a)(iii) en cuanto a registro de mala fe.

6.5. Uso de Mala Fe

El texto de la Poltica autoriza una interpretacin literal de que cualesquiera de las circunstancias indicadas en el Pargrafo 4(b), y otras no enumeradas especficamente, son circunstancias que, si se acreditan, sern prueba de registro y de uso de mala fe. Sin embargo. Sin perjuicio de que esa interpretacin es perfectamente posible, y porque se interpreta que ese fue el sentido que la ICANN quiso darle a este procedimiento, este Panel considera que en estos procedimientos que, adems del registro de mala fe, el uso de mala fe del nombre de dominio debe ser probado especficamente por el demandante. Esa es la lnea que señal el distinguido panelista Dr. M. Scott Donahey en el caso OMPI D99-0001 World Wrestling Federation, Inc. v. Michael Bosman y que siguieron numerosas decisiones posteriores.

A los fines de apreciar si la Demandante ha probado el uso de mala fe del nombre de dominio, el Panel ha considerado las siguientes circunstancias:

a) Durante un perodo cuya duracin no se ha establecido, pero que incluye al da 18 de abril de 2000 8, el Demandado public en el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa imgenes que nada tienen que ver con el objeto del negocio ni del servicio pblico que presta la Demandante, utilizando indebidamente la marca de que es titular la Demandante. Sean dichas imgenes "pornogrficas", meramente "erticas" o simplemente burlonas, no hay duda que la pgina que las contiene no hubiera sido visitada con igual probabilidad de haber utilizado el Demandado un nombre de dominio distinto de la marca bien conocida de la Demandante. Esas imgenes tienden a confundir al pblico consumidor y usuario de los servicios de la Demandante en torno al carcter de un sitio que debera con alta probabilidad pertenecerle a METRO BILBAO, S.A. dado la identidad con su marca.

A la luz de la Ley de Marcas de España, artculo 31 y concordantes, el uso que ha hecho de la marca el registrante del nombre de dominio es ilcito, y este Panel estima que dara derecho a un demandante a requerir y obtener el dictado de medidas cautelares tal como se ordenaron en los casos <nocilla.com> y <metacampus.com>. As lo ha interpretado este mismo Panel en los casos OMPI D2000-0163 Raimat y D2000-0219 Uralita, que involucraban a partes con domicilio en España, y donde el Panel consider como lo hace en este caso que el Panel puede aplicar la doctrina de las decisiones judiciales que se fundan en las normas del derecho de marcas y de competencia desleal de España, las que son aplicables a conflictos entre partes con domicilio en España, con el argumento que se utiliz en el Caso OMPI D99-0001. En Raimat y Uralita el Panel consider aplicables los criterios seguidos en los autos de medidas cautelares contra los titulares de los dominios <nocilla.com>, dictado por el Juzgado N 5 de Oviedo y <metacampus. net> decidido por el Juzgado N 9 de Madrid, ambos fundados en la Ley de Marcas citada en nota 3. El Panel considera que circunstancias similares se presentan en este caso, y que con criterios equivalentes se juzgara de mala fe en España el uso de la marca METRO BILBAO a travs del uso que hace el Demandado del nombre de dominio correspondiente.

b) El Demandado ha utilizado el sitio web referido para instalar una seccin de quejas de usuarios de los servicios prestados por la Demandante. Sin embargo, para que los quejosos enven sus e-mails, segn lo ha constatado este Panel en visita independiente al sitio Web, el Demandado ha proporcionado la siguiente direccin de correo electrnico:

<mecagoenel@metrobilbao.com>.

Ello demuestra que el servicio de apoyo a usuarios y consumidores lo proporciona pblicamente el Demandado-destinatario bajo el nombre de dominio aqu en disputa y utilizando un lenguaje denigratorio 9, probablemente insultante contra la Demandante y sugerente de que las opiniones de los usuarios del metro que se admiten son nicamente las negativas respecto del servicio. Sin duda esa conducta del Demandado no puede calificar como un uso de buena fe del nombre de dominio.

c) Por ms que en este procedimiento la representante del Demandado ha intentado despojar de importancia y seriedad a los propios dichos y publicaciones de su representado, lo cierto es que el Demandado ha reconocido en forma directa que el registro y uso del nombre de dominio idntico a la marca de la Demandante lo fue "en venganza" por una injusticia que habra cometido la Demandante al aplicarle una multa por viajar sin billete en el Metro. Ello surge de la impresin de pgina Web que la Demandante ha acompañado con adjunto al acta notarial respectiva. Demanda, Anexo 9. El examen de tales circunstancias, as como la legalidad o justicia de la multa, queda totalmente fuera de las competencias de este Panel y su conocimiento correspondera al tribunal administrativo o judicial competente en España. Sin embargo, en este procedimiento no hay duda que el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio de modo denigratorio no puede ser justificado a la luz de un comportamiento de buena fe. La venganza y las represalias tampoco son una circunstancia de uso legtimo o de buena fe del nombre de dominio, ms all de que adems puedan o no constituir un ilcito que d lugar a resarcimiento. Un uso regular de la Internet no debe poder servir a "venganzas" de ese estilo. Que el Demandado intente en la contestacin de demanda despojar de importancia a esas, sus manifestaciones, no sirve para anular hechos propios ya cumplidos. Tampoco es eficaz el hecho de que en la actualidad el Demandado ha eliminado de su pgina la explicacin de la motivacin de venganza para registrar el dominio y armar la pgina Web. Contestacin de demanda, Anexo bajada de pgina del 18 de julio de 2000.

d) El hecho que el demandado haya cesado en la actualidad en la publicacin de imgenes con finalidad denigratoria, eliminndolas del sitio Web, no borra sus hechos recientes acreditados por la Demandante. Una interpretacin contraria habilitara la siguiente hiptesis: la parte demandante inicia estos procedimientos, presenta demanda y entera as de su propsito a un demandado de acuerdo a lo que exige el Reglamento, Pargrafo 3(b)(xii). Ya teniendo conocimiento de la disputa, y para precaverse de una eventual valoracin negativa de su conducta el demandado procede a modificar el contenido del sitio Web con un criterio tctico, a la espera de mejorar la impresin resultante 10. Esa ventaja tctica no le puede ser acordada al Demandado en el presente procedimiento.

Por lo expuesto, el Panel considera que la Demandante tambin ha cumplido con la carga de probar, como lo requiere la Poltica, Pargrafo 4(a)(iii), que el demandado usa de mala fe el nombre de dominio.

 

7. Resolucin

El Panel ha determinado que el nombre de dominio <metrobilbao.com> es idntico o confundiblemente similar a las marcas de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio, que ha registrado el nombre de dominio de mala fe, y que lo usa de mala fe.

Por ello, conforme a la Poltica, Pargrafo 4(i), y al Reglamento, Pargrafo 15, el Panel resuelve que la registracin del nombre de dominio <metrobilbao.com> sea transferida a la Demandante, METRO BILBAO, S.A.

 


 

Roberto A. Bianchi
Panelista nico

31 de Agosto de 2000


1. Las alegaciones a ese respecto se examinan en 6.1 infra.

2. Normalmente, en todos los casos tramitados bajo estos procedimientos los paneles deben recurrir a las legislaciones nacionales bajo las cuales se solicit y tramit la marca base de la demanda.

3. Se destacan las siguientes disposiciones: "Artculo 11: 1. No podrn registrarse como marcas, adems de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artculo 1 de la presente Ley, los siguientes: a) Los que se compongan exclusivamente de signos genricos para los productos o servicios que pretendan distinguir (...)". "Artculo 25. 1. La solicitud de registro (...) ser publicada en el "Boletn Oficial de la Propiedad Industrial (...)". "Artculo 30: El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el trfico econmico. Singularmente, el titular podr designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios". "Artculo 31: 1. El titular de la marca registrada podr ejercitar las acciones del artculo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el trfico econmico, sin su consentimiento, una marca o signo idntico o semejante para distinguir productos o servicios idnticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios puede inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el prrafo anterior podr prohibirse, en especial: (...) d) utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad (....)". "Artculo 35: El titular de una marca registrada podr ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". "Artculo 36: En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podr pedir en la va civil: a) La cesacin de los actos que violen su derecho" (...) c) la adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacin (...)." "Artculo 47 1. El registro de la marca ser cancelado cuando mediante sentencia firme se declare que es nulo por contravenir lo dispuesto en los artculos 1 y 11 de la presente Ley (...)".

4. Traduccin libre de este panelista.

5. Aqu el Sr. Abbott se refiere al nombre de dominio confundiblemente similar a la marca del demandante.

6. Traduccin libre de este panelista.

7. Hay sin embargo una manera ms simple de decir que el dominio no est en venta, y es decir: "este dominio no est en venta" o cualquier frase equivalente,.

8. Fecha del acta de constatacin notarial que figura en el Anexo 10 de la demanda y con la que se acompañan copias en papel de las pginas correspondientes al sitio Web del Demandado.

9. La expresin del Demandado tendra el mismo sentido denigratorio en la Argentina, pas del panelista actuante, y muy probablemente en cualquier otro pas de lengua española.

10. El 22 de agosto de 1000 el Panel ha realizado una visita independiente al sitio Web <www.metrobilbao.com>, sin encontrar las imgenes en cuestin.

 

: http://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-0467.html

 

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