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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

BANKINTER, S.A. v. Daniel Moncls Prez

Caso N D2000-0483

 

1. Las partes

Demandante: BANKINTER, S.A., con domicilio social en Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid - España.

El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D Assumpta Zorraquino, Landwell abogados, Avda. Diagonal, 640, 08017 Barcelona.

Demandado: D. Daniel Moncls Prez, de nacionalidad española, con domicilio en c/ San Bernardo, 40, 1 1 - 28015 Madrid.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio BANKINTER.NET.

La entidad registradora del nombre de dominio es Network Solutions, Inc..

 

3. Iter procedimental

Una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme", segn fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Poltica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada por correo electrnico al Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el da 23 de mayo de 2000, habiendo sido recibida en papel el da 25 de mayo.

Una copia de la demanda fue enviada por correo electrnico con fecha 16 junio de 2000 al demandado, quien contest a la demanda con fecha 7 de julio de 2000 por correo electrnico, recibindose la copia en papel con fecha 12 de julio.

Con fecha 19 de julio de 2000, de acuerdo con la peticin de ambas partes de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un slo miembro, la OMPI design a D. Alberto Bercovitz Rodrguez-Cano como panelista nico, hacindole llegar copia completa de la documentacin.

4. Antecedentes de hecho

La demandante es la Compaña mercantil BANKINTER, S.A., entidad financiera que opera desde 1965 en el ramo de la banca en España. En la actualidad es una entidad financiera de primer orden en el mercado español, por lo que la marca BANKINTER debe considerarse renombrada en España.

Esa entidad es titular registral de marcas en España consistentes en la denominacin "BANKINTER", en al menos treinta y siete Clases del Nomencltor Internacional, as como de varias marcas comunitarias con esta misma denominacin, y tambin de varias marcas "BANKINTERNET". En su escrito de demanda aporta copias de los respectivos ttulos de concesin.

La demandada es una persona fsica, D. Daniel Moncls Prez, de nacionalidad española.

El demandado registr a su nombre el Nombre de dominio bankinter.net a travs de la entidad de registro Network Solutions, Inc., cuya direccin en Internet es www.networksolutions.com.

 

5. Pretensiones de las partes

A. Demandante

La demandante afirma:

- que el nombre de dominio registrado por el Demandado "bankinter.net" es idntico a varios signos distintivos BANKINTER de su titularidad y muy anteriores en el tiempo, como su nombre comercial (1965), su denominacin social, su rtulo de establecimiento (1989), as como innumerables marcas con la denominacin BANKINTER, en treinta y siete Clases del Nomencltor Internacional, las primera de ellas solicitada en 1969 y concedida en 1975, y varias marcas comunitarias (1996) con esa misma denominacin.

- que la denominacin BANKINTER se ha utilizado siempre por BANKINTER en sus campañas publicitarias, y en la identificacin de los productos y servicios que comercializa desde la fecha de su constitucin. Y coincide asimismo con la denominacin social de la compaña, constituida en Madrid (España), denominacin que ha sido utilizada siempre para identificar sus servicios, habiendo alcanzado un notable conocimiento y un gran prestigio en el mercado nacional e internacional, en los que siempre se la ha identificado como sociedad que ofrece todo tipo de servicios financieros, y que sobre todo ha adquirido un posicionamiento importantsimo en el nuevo mercado constituido por Internet.

- que en virtud de lo dispuesto en la Ley de Marcas y en el caso Banesto el uso por parte del demandado del nombre Bankinter en la red constituye una prctica contraria a la buena fe, que constituye imitacin y en definitiva un uso ilegtimo de marca ajena.

- que el nombre de BANKINTER.NET es idntico a las marcas españolas BANKINTERNET, correspondientes a las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 del Nomencltor Internacional, solicitadas el 29 de febrero de 1996 y concedidas las dos primeras en fecha 7 de octubre de 1996 y las restantes en fecha de 20 de enero de 1997. Tras la exitosa utilizacin de BANKINTERNET como marca identificadora de BANKINTER, S.A. en el nuevo canal Internet, se decidi a constituir una empresa, filial de BANKINTER, S.A., que se denomina Bankinternet, S.A. y a travs de la cul se ofrezcen los servicios que se venan identificando con la marca BANKINTERNET.

- que el demandado no tiene derechos ni intereses legtmos sobre el nombre bankinter.net, puesto que BANKINTER es una marca conocida en el mercado desde su constitucin el 4 de junio de 1965, siendo ya una marca notoria y de gran prestigio en el momento en que el demandado registr el nombre de dominio BANKINTER.NET. Y que debe tenerse en cuenta que el mero registro no establece derechos ni legtimos intereses a favor del titular de un nombre de dominio.

- que el nombre de dominio objeto de la presente demanda ha sido registro de mala fe, con la nica finalidad de desprestigiar a la compaña BANKINTER, y obtener un beneficio econmico, tratando de invitar al demandante a realizar una oferta econmica al demandado a cambio del nombre de dominio BANKINTER.NET.

- que del hecho de que el demandado est domiciliado en la calle San Bernardo, 40, sita en el trmino municipal de Madrid, puede inferirse que era conocedor de la notoriedad de la marca BANKINTER al contratar el registro. Al ser BANKINTER una marca especialmente notoria que ofrece sus servicios en el mbito geogrfico en el que est domiciliado el demandado, debe apreciarse mala fe en el momento de registrar el nombre de dominio BANKINTER.NET.

- que desde la fecha de creacin del dominio, el 30 de junio de 1997, el demandado nicamente ha puesto contenido en la pgina principal y no ha iniciado en la fecha ofrecimiento de servicio alguno en tal sede web. En este sentido, dos años de inactividad son ms que suficientes para probar la mala fe en el uso del demandado.

- que BANKINTER, S.A. opera tambin como proveedor de servicios de Internet, por lo que para BANKINTER tiene gran importancia el disponer del dominio de primer nivel .net, que es el que aparentemente pretende ofrecer el demandado, y que con ese registro impide al demandante utilizarlo.

- que el hecho de que el demandado incluya en su pgina web links o enlaces o los principales competidores de BANKINTER, S.A. demuestra, como se señal en el caso Easyjet, una voluntad de perjudicar el negocio de la demandante.

- que, en vista de que concurren todos los requisitos (nombre idntico a sus marcas, ausencia de derecho o inters legtimo por el demandado, y registro y uso de mala fe por ste ltimo), solicita sea acordada la transferencia a su favor del nombre de dominio.

B.Demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones de la demandante señalando:

- que la demanda no puede aceptarse por falta de acreditacin del ttulo de representacin de la demandante.

- que el sometimiento a arbitraje es voluntario segn la ley española, no habiendo consentido el demandado en este caso.

- que en este caso no existe un supuesto de registro abusivo, por no haberse registrado ni usado el nombre de dominio de mala fe.

- que los dominios de Internet no son marcas, por lo que el titular de una marca prioritaria no tiene por ese hecho el derecho exclusivo sobre un nombre de dominio.

- que desconoca el registro de las marcas españolas "BANKINTER" de la demandante anteriores al registro de su nombre de dominio. Y la demandante no se dedicaba entonces al mbito de Internet.

- que "Bankinter" es un nombre genrico en ingls, y adems acorde con los productos y servicios por l ofrecidos.

- que posee derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio "bankinter.net", por cuanto viene realizando preparativos demostrables para utilizarlo en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios. En concreto, alega que hace un uso legtimo y leal, "no comercial", del nombre de dominio, "ofreciendo en la pgina una oferta propia de servicios (informacin comparativa entre bancos)".

- que no existe registro ni uso del nombre de mala fe, por cuanto nunca ha puesto a la venta el dominio "bankinter.net"; porque el nombre no fue registrado para impedir que el demandante use sus marcas o denominacin social en un nombre de dominio correspondiente; porque no compite con la demandante por ser los servicios por l ofrecidos de naturaleza distinta, y por ello no puede haber confusin; y porque no registr la pgina con nimo de lucro, como lo demuestra el hecho de que cuando l solicit el nombre de dominio "bankinter.net" renunci a registrar "bankinter.com", que en aqul momento estaba tambin libre; y tambin se demuestra porque en aquel momento BANKINTER no era proveedora de servicios de Internet.

- que al no haber solicitado el nombre de dominio .com se pone de manifiesto que no pretenda obtener ningn beneficio de la explotacin.

 

6. Debate y conclusiones

Reglas aplicables

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Poltica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn nacionalidad y domicilio españoles de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la poltica uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

Examen de las excepciones preliminares planteadas por la parte demandada

La parte demandada alega en primer trmino dos excepciones preliminares: falta de representacin de la demandante e imposibilidad del procedimiento de arbitraje segn las leyes españolas.

No puede aceptarse la falta de representacin de la demandante, por cuanto esa representacin no puede juzgarse con criterios excesivamente formalistas. No cabe dudar de que un abogado que ejercita una accin en nombre de un cliente est actuando de forma correcta, salvo que se pruebe lo contrario.

Adems la extensa documentacin acompañada a la demanda es prueba sobrada de que D Assumpta Zorraquino acta siguiendo instrucciones de su cliente BANKINTER, S.A. En efecto, se acompañan numerosas certificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas solicitadas por un Agente de la Propiedad Industrial en representacin de BANKINTER, y lo mismo ocurre con los ttulos de concesin de las marcas comunitarias. Se acompañan tambin acuerdos del Consejo de la Comisin de las Telecomunicaciones concediendo una autorizacin a la entidad E-BANKINTER, S.A. y del Consejo de Administracin de BANKINTER solicitando la autorizacin de un nuevo Banco, as como la autorizacin otorgada por Orden Ministerial del Ministerio de Economa y Hacienda para la creacin del Banco BANKINTERNET, S.A. E igualmente se aporta un acta notarial en la que comparece D Vernica Palau Hunziker en nombre de BANKINTER, S.A.

Es inimaginable que toda esa documentacin hubiera podido ser aportada si la abogada que firma la demanda no actuara realmente en representacin de BANKINTER, S.A.

Por lo que se refiere a la imposibilidad del presente procedimiento como procedimiento de arbitraje es igualmente rechazable.

En primer lugar porque segn pone de manifiesto la propia "portada de transmisin de la demanda", al registrar su nombre de dominio se acepta someterse al procedimiento administrativo que ahora tiene lugar. Pero es que adems, el presente procedimiento no constituye un arbitraje en sentido estricto. En el arbitraje, el laudo pone fin con caracter definitivo a la controversia entre las partes, y los jueces y tribunales no pueden conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje (Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, art. 11.1). Sin embargo, segn se establece en la Poltica Uniforme de ICANN, en el art. 4.k, el presente procedimiento no impide a ninguna de las partes someter la disputa a un Tribunal competente, incluso despus de haber terminado el presente procedimiento. Es, pues, evidente que no estamos ante un arbitraje en sentido estricto, como tambin es cierto que al solicitar el nombre de dominio el demandado se oblig a someterse al procedimiento establecido en la Poltica Uniforme de ICANN.

Procede, por tanto, rechazar las dos excepciones preliminares opuestas por el demandado.

 

Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la poltica uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca.

La demandante ha demostrado que es titular de las marcas BANKINTER y BANKINTERNET que estn inscritas y que adems gozan de renombre en el mercado español.

Es evidente que entre el nombre de dominio BANKINTER.NET y las marcas "BANKINTER" y "BANKINTERNET" hay no slo una semejanza que induce a confusin, sino que realmente existe identidad entre ambas denominaciones.

Por otra parte la comparacin segn establece el artculo 4.a (i) de la Poltica Uniforme debe hacerse entre el nombre de dominio y la marca, sin que sea necesario y procedente incluir en la comparacin los productos o servicios para los que la marca est concedida. Y en este caso es evidente que las marcas, tal como estn concedidas, protegen las denominaciones "BANKINTER" y "BANKINTERNET".

Posible existencia de derechos o intereses legtimos por parte del demandado titular del nombre de dominio.

El demandado alega que viene realizando preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios, concretamente consistentes en comparacin de productos y servicios ofrecidos por las diferentes entidades bancarias españolas, y que adems no tiene nimo de lucro, puesto que por ello solicit el nombre de dominio .net y no el nombre de dominio .com.

Pero lo cierto es que en la pgina web identificada con el nombre de dominio aparece simplemente que la pgina est en construccin, junto a los logotipos de una serie de entidades bancarias. Es decir, que el demandado en ms de tres años (desde el 30 de enero de 1997) no ha ofrecido ninguno de los servicios que menciona. Por otra parte, no ofrece absolutamente ningn dato que permita acreditar, lo cual sera muy fcil, los intereses profesionales o de otro tipo que justificaran el hecho de haber solicitado el nombre de dominio. Nada se dice en la contestacin a la demanda que permita pensar que el demandado tiene algn inters legtimo en ofrecer determinados servicios, que hasta ahora no ha ofrecido, con el nombre de dominio BANKINTER.NET.

Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la marca BANKINTER es renombrada en el mercado español, esto es, conocida con carcter general por el gran pblico. Por consiguiente, hay una base slida para considerar que el demandado, que vive en Madrid, tena perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su renombre al inscribir su nombre de dominio. Siendo esto as, y faltando todo inters legtimo para esa registro, no parece dudoso que el registro del nombre de dominio se hizo con mala fe

Hay que plantearse adems si tambin ha existido un uso de mala fe.

Lo primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la Poltica Uniforme establece distintos requisitos para el sometimiento a un procedimiento administrativo obligatorio, no puede considerarse que esos requisitos sean tan independientes que no tengan una relacin importante entre ellos. Desde este punto de vista no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin inters legtimo, es difcilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin inters legtimo, lo estar usando de mala fe, puesto que asumir una solucin distinta sera absolutamente contradictorio. Quien acta de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usar de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tena en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legtima, a los derechos de un tercero.

La independencia de los requisitos del registro y del uso de mala fe podran darse en otros supuestos. Pinsese, por ejemplo, en quien ha registrado de buena fe y posteriormente pasa a hacer un uso de mala fe del nombre de dominio; o el supuesto en el que an cuando el registro se hizo de mala fe, despus de haber transferido a un tercero de buena fe que usa el nombre de dominio de buena fe y atendiendo a intereses legtimos.

Aplicando estos criterios el caso que nos ocupa es por lo tanto indudable que hay que considerar que el demandado est haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio que ha registrado, porque lo ha registrado de mala fe y sin ningn inters legtimo que justifique ni el registro ni nign uso previsible.

Alega el demandado que la denominacin BANKINTER es genrica y hace referencia a las relaciones entre bancos, por lo que se adapta perfectamente al servicio que pretende proporcionar en su pgina WEB comparando las condiciones ofrecidas por las distintas entidades de crdito.

Pero no es cierto que la denominacin BANKINTER sea genrica. Basta considerar que est protegida como marca y precisamente la Ley de Marcas de 1988 prohbe registrar las marcas genricas (art. 11.1). Y sin embargo, la marca BANKINTER ha sido concedida tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior. Adems, la expresin genrica sera en todo caso "interbancario" o alguna similar.

Cabe añadir que precisamente el carcter renombrado de la marca BANKINTER refuerza su carcter distintivo.

Por otra parte, es obvio que desde hace tres años en que se concedi el nombre de dominio BANKINTER ste no est siendo utilizado para ofrecer ningn tipo de servicios, tampoco los que segn el propio demandado, l se habra propuesto ofrecer.

De hecho cabe afirmar que el demandado lleva tres años sin hacer uso del nombre de dominio para ofrecer ningn tipo de servicios propios. En definitiva parece claro que su actuacin, que no est justificada por ningn inters legtimo, equivale a mantener el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

Se dice tambin por el demandado que el logotipo utilizado en la pgina web es distinto al utilizado habitualmente por BANKINTER. Pero ese dato no tiene relevancia, por cuanto la bsqueda por Internet no se realiza en funcin de los logotipos, el nombre de dominio no se vincula a ningn logotipo determinado, y tampoco cabe esperar que quien visita la pgina web de ninguna relevancia a ese dato. Entre otras cosas, porque a menudo los logotipos de las distintas entidades cambian segn el medio en que actan. Y adems, tampoco cabe aceptar que se utilice como nombre de dominio la denominacin y marca renombradas de una entidad de crdito, para hacer publicidad en la pgina web de otras entidades de crdito competidoras. Parece evidente que esa actuacin es de notoria mala fe.

 

7. Decisin

En base a toda la la fundamentacin anteriormente expuesta el Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artculo 4 de la Poltica Uniforme que concurren los tres elementos contemplados en dicho artculo y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio "bankinter.net" sea transferido a la demandante.

 


 

Alberto Bercovitz
Panelista Unico

14 de agosto de 2000

 

: http://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-0483.html

 

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