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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISION DE PANEL ADMINISTRATIVO

David Valls Biosca v. Alex Blasi Mas

Caso No. D2000-0749

 

1. Las Partes

El Demandante es D. David Valls Biosca, con domicilio en Avinguda Pau Bertrn N57, 08293 Collbato, España (en adelante el "Demandante"). Acta en representacin del Demandante Da. Elia Sugrañes Coca, con domicilio en c. Provenza 304, 08008 Barcelona, España (en adelante la "Representante").

El Demandado es Alex Blasi Mas, con domicilio en C/ Balmes, 406 AT4 08022, Barcelona, España (en adelante el "Demandado ").

 

2. Nombre de dominio y Registrador

El nombre de dominio en disputa es "davidvalls.com". El registrador es register.com, Inc. (en adelante el "Registrador") de New York, New York, USA.

3. Historia Procesal

El Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (en adelante el "Centro") recibi la Demanda (en adelante la "Demanda") el 7 de Julio de 2000 por correo electrnico y en copia firmada en papel el 10 de Julio de 2000.

El Demandante realiz el pago de los aranceles requeridos.

El Demandado produjo la Contestacin de Demanda (en adelante la "Contestacin") al recibir la notificacin que le curs directamente el Demandante segn la disposicin del prrafo 3) b) xii) del Reglamento de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante las "Reglas"). El Centro recibi la Contestacin por correo electrnico el 27 de Julio de 2000. El Demandado no remiti al Centro copia firmada en papel. Al da siguiente, el Centro hizo saber al Demandado que el Procedimiento Administrativo todava no se haba iniciado y le record su derecho a contestar la demanda dentro del plazo fijado por las Reglas.

Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Poltica") y de las Reglas, aprobados por la ICANN el da 4 de Octubre de 1999, as como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales), el 28 de Julio de 2000 el Centro envi al Demandado una notificacin de acuerdo al artculo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda y declar que el Procedimiento Administrativo quedara oficialmente iniciado el 31 de Julio de 2000.

El 6 de agosto de 2000 el Demandado comunic al Centro que se atendra en el Caso a su Contestacin enviada por correo electrnico el 27 de Julio de 2000 que ratificaba.

El Centro envi al Registrador un requerimiento de verificacin de los datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 23 de Agosto de 2000 confirmando que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Registrador, que el Demandado es el registrante "corriente" y que los nombres de dominio estn en estado "activo".

El 29 de Agosto de 2000, luego de recibir de su parte una Manifestacin de Aceptacin y Declaracin de Imparcialidad e Independencia, el Centro design al Sr. Antonio Mill como miembro nico de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista"). En la misma fecha, el Centro notific a las partes de esa designacin.

El 30 de Agosto de 2000, el Demandante, por medio de su Representante, solicit al Panelista "presentar pruebas y alegaciones complementarias para replicar al demandado". Este pedido motiv que en cumplimiento del artculo 10 de las Reglas, el Panelista decidiera otorgar al Demandante un plazo de 7 das para presentar "nuevas pruebas y alegaciones" y al Demandado un plazo igual para responderlas y presentar a su vez pruebas y alegaciones complementarias. La decisin se notific por el Centro a las partes el 13 de Septiembre de 2000.

El 14 de septiembre de 2000, el Demandante present va fax sus alegaciones complementarias y distintas fotocopias de artculos periodsticos (en adelante "Alegaciones Complementarias") que fueron notificadas al Demandado al da siguiente. El 22 de septiembre de 2000 el Demandado present un escrito con su contestacin a las Alegaciones Complementarias (en adelante "Contestacin a las Alegaciones Complementarias"). El mismo da el Centro notific a las partes que el Caso quedaba en estado de ser resuelto, notificando que el plazo para dictar Resolucin vencera el 6 de octubre de 2000.

 

4. Idioma del procedimiento

El Demandante present la Demanda en idioma español y el Demandado la contest en el mismo idioma. Conforme el prrafo 11 de las Reglas:

a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo ser el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolucin, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

Teniendo en cuenta la conducta de las partes, no haberse invocado reglas en contrario en el acuerdo de registro (que ninguna de las partes present en copia) y tener ambas partes su domicilio en territorio de España, el Panelista decidi que el idioma del procedimiento administrativo ser el español y dictar la presente decisin en dicho idioma.

 

5. Hechos

La Marca de Comercio sobre la que se basa la Demanda es DAVID VALLS, que contiene el nombre civil del Demandante. En la Demanda, el Demandante invoca seis registros de la marca mencionada en España. Solo acompaña copias de certificados correspondientes a dos registros efectuados en ese pas bajo los nmeros 1.111.622 y 1.554.468, en ambos casos dentro de la clase 25, para prendas de vestir. En sus Alegaciones Complementarias alega ser titular de 14 registros ms realizados en otros tantos pases. No agreg copias de certificados correspondientes a estas ltimas marcas.

En Demandado no ha negado el registro de las marcas invocadas por el Demandante. Por el contrario, lo ha reconocido tcitamente al decir en la Contestacin "las marcas registradas DAVID VALLS son conocidas, en general por los profesionales del sector de la moda en Barcelona y España" y aludir a la existencia de "una marca registrada que coincide con un nombre y apellido de lo ms comn". En la Contestacin a las Alegaciones Complementarias, el demandado guard silencio respecto de los 14 registros de marcas fuera de España alegados por el Demandante.

El Demandante aleg ser "un importante y destacado diseñador de Barcelona con distintos establecimientos en esta ciudad y siendo una marca acreditada en distintas partes del mundo" y "conocidas por el pblico de Barcelona y España en general". Sin perjuicio de usar un lenguaje irnico sobre la magnitud del prestigio profesional de su contraparte, el Demandado de manera alguna neg conocer la actividad del Demandante como diseñador de moda, la existencia de al menos "una sola tienda en Barcelona", ni la reputacin de sus marcas. Tampoco tuvo el Demandado nada que responder al traslado que se le corri sobre las copias de artculos periodsticos agregados a las Alegaciones Complementarias que dan cuenta de la actividad profesional del Demandante.

El Demandante afirm que el nombre de dominio no brinda acceso a una pgina Web con contenido. El Demandado confirm esta circunstancia al afirmar en la Contestacin que "no hay pgina en la red que provoque daño a la marca". El Panelista verific que a la fecha de dictarse la Resolucin el uso del nombre de dominio en disputa como direccin de Internet no produce acceso a ningn sitio Web activo, exhibiendo la pgina accedida un mensaje de "Coming Soon" y publicidad provistos por el Registrador.

El Demandado dice que se propone usar el nombre de dominio para identificar un sitio donde publicar las aventuras de un "personaje popular en la historia de la familia" de su cnyuge que en los relatos de la madre de sta llevaba el nombre de "David Valls". No acompaña ninguna prueba que avale la existencia de tales relatos y personaje ni evidencia acerca de la efectiva preparacin de un sitio "con finalidad ecolgica y de respeto a los bosques y valles" que rodearon el hogar de esa familia.

El Demandante afirma en las Alegaciones Complementarias que luego de haber presentado la Demanda un Sr. Javier Mestre se puso en contacto con la oficina de su Representante proponiendo transferir el nombre de dominio en disputa a favor del Demandante a cambio de recibir un pago. El Demandado, que haba invocado en la Contestacin que "no ha habido contactos para la venta del nombre de dominio", niega enfticamente tener relacin alguna con persona llamada Javier Mestre y en consecuencia refuta haber propuesto al Demandante la transferencia del nombre de dominio por un precio.

 

5. Argumentos de las partes.

5.1 Argumentos del Demandante.

El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:

a) Las marcas registradas DAVID VALLS son conocidas por el pblico en Barcelona y España.

b) La inexistencia de un sitio Web activo que tenga como direccin el nombre de dominio en disputa "parece indicar que ha sido registrado con un nico nimo lucrativo esperando que le fuera ofrecida su compra".

c) El Demandado no posee en España derechos sobre la marca DAVID VALLS en alguna clase.

c) Existe el peligro de que el nombre de dominio pudiera ser usado para redirigir hacia otras direcciones a los usuarios de Internet o para transferirlo a un competidor del Demandante.

d) Invoca como antecedente que lo favorece la resolucin dictada respecto de los nombres de dominio "banesto.org" y "Banesto.net".

e) La propuesta de transferencia del nombre de dominio por un precio que atribuye al Demandado es prueba de la mala fe del mismo.

5.2 Argumentos del Demandado.

En apoyo de la Contestacin de Demanda, el Demandado arguye que:

a) Las marcas registradas por el Demandante estn formadas por un nombre de pila y un apellido comn en Cataluña, siendo poco conocidas por el pblico en Barcelona y España.

b) El Demandante no manifest inters en registrar el nombre de dominio en cuestin antes de que fuera registrado por el Demandado.

c) La inexistencia de un sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa no prueba que exista de su parte mala fe.

d) Se propone usar el nombre de dominio del Caso para un sitio relacionado con un personaje de tradicin oral as denominado.

e) El registro como marca de un nombre y apellido comn no impide el uso de ese nombre y apellido como nombre de dominio por personas distintas del registrante de la marca.

 

6. Anlisis y Conclusiones

La Poltica establece en el artculo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuacin la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

"4a(i) Identidad o similaridad que cause confusin"

Siendo la extensin ".com" un atributo del gTDL, comn a todos los nombres de dominio bajo dicho TDL, no puede discutirse que la Marcas de Comercio DAVID VALLS es idntica al nombre de dominio "davidvalls.com". En consecuencia, el requisito del parrafo a(i) del artculo 4 de la Poltica se cumple en el Caso.

"4a(ii) Ausencia de derechos o inters legtimo del Demandado en el nombre de dominio"

De acuerdo a lo alegado y probado en el Caso, ni el nombre "David" ni el apellido "Valls" son los del Demandado ni de su esposa ni tienen relacin directa con su familia. Tampoco la expresin "Valls", en su significado en lengua catalana sirve de denominacin a empresa o negocio de propiedad del Demandado, ni fueron o son usados por el Demandado con algn propsito no comercial, ni constituyen el ttulo de una obra de su autora o produccin. La eventual existencia de la voluntad de organizar un sitio Web que operara en algn futuro bajo tal denominacin, no puede considerarse fuente de derechos o base para un inters legtimo en el uso de dichas expresiones como nombre de dominio.

El Demandado repetidamente alude a lo comunes que son en Cataluña el nombre de pila "David" (que, recuerda, "aparece en el Santoral") y el apellido "Valls" (al que atribuye repetida figuracin en la Gua Telefnica). El Panelista observa que la gran difusin de nombres o apellidos no añade ttulo alguno para su registro como marca a quienes no los llevan ni tienen relacin alguna con su uso lcito y que tampoco altera el rgimen establecido por el artculo 4. de las Polticas respecto de las marcas comerciales que los incluyan. En cambio, lo importante a los efectos del Caso es que -siendo por completo ajeno a su uso con cualquier propsito- el Demandado no acredita derechos ni inters legtimo al uso de la expresin "David Valls", ms all de que la misma constituya o no un nombre y apellido difundido en alguna regin del mundo.

El Demandado no demostr la existencia de las circunstancias aludidas en los parrfos "i." a "iii." del artculo 4.c. de la Poltica, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o inters al uso de los nombres de dominio a los fines del parrfo 4(a)(ii) de la Poltica. En particular:

Sobre 4.(c)(i):

No existe alegacin ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia" el Demandado hubiera usado los nombres de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para hacerlo "en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios".

Sobre 4.(c)(ii):

Tampoco existe alegacin ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.

Sobre 4.(c)(iii):

Resulta igualmente inexistente alegacin o prueba en el sentido de que el Demandado haya hecho o est haciendo algn "uso legtimo y leal o no comercial del nombre de dominio", cualquiera fuera su intencin o propsito.

Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene inters legtimo en el uso del nombre de dominio "davidvalls.com". En consecuencia, el requisito del prrafo a.(ii) del artculo 4. de la Poltica se cumple en el Caso.

"4a(iii) Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por el Demandado"

Dado que el prrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace mrito de que:

a) Las dos marcas respecto de las que el Demandante proporciona copia de los certificados de registro fueron concedidas en 1988 y 1993 respectivamente y que de acuerdo a la informacin que surge del material periodstico agregado por el Demandante a las Alegaciones Complementarias el mismo trabaj en Cataluña pblica y activamente como modisto desde la misma poca del registro de esas marcas. Esto lleva al Panelista a considerar que a la fecha del registro del nombre de dominio (15 de Mayo de 2000) el Demandado us deliberadamente un nombre y apellido que constituan a esa fecha una denominacin impuesta a la memoria y gusto del mercado cataln por otra persona.

b) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado aun cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio Web activo, constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de esa forma ste no puede ser registrado ni usado por otra persona (As lo viene considerando la jurisprudencia del Centro desde tan temprano como el Caso D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, debern revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro prrafos del artculo 4.(b) de la Poltica:

Sobre 4(b)(i):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan a considerar que el Demandado haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa con "con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante". Las afirmaciones del Demandante en tal sentido han sido negadas por el Demandado y no existe evidencia alguna que las sostenga.

Sobre 4.(b)(ii):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya "registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente".

Sobre 4.(b)(iii):

El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".

Sobre 4.(b)(iv):

El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente el nombre de dominio como URL de algn sitio activo en la Web estara realizando una tentativa deliberada para "atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lnea". En tal supuesto, los usuarios de Internet se veran llevados a "confusin con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacin o promocin" del sitio creado por el Demandado "o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lnea".

La Contestacin de ninguna manera descarta la posibilidad de confusin por parte de usuarios de Internet que buscaran el sitio del Demandante introduciendo como direccin el nombre de dominio que contiene su nombre individual y marca. En opinin del Panelista, en tal caso los usuarios de Internet tendran motivos para pensar que el uso de la denominacin como nombre de dominio implica alguna clase de participacin del Demandante en los documentos o servicios que el Demandado ofreciera en la direccin identificada con el mismo. En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de mala fe indicada en el prrafo 4.(b)(iv) de la Poltica se verifica en el Caso.

Para terminar el punto, el Panelista hace constar que tuvo en cuenta que la evidencia producida en el Caso acredita el hecho -reconocido por el Demandado- de que las marcas comerciales sobre las que se basa el reclamo coinciden con el nombre civil del Demandante, que es a la vez el que usa para distinguirse como profesional de la moda y el que identifica su tienda. El uso deliberado del nombre ajeno se considera por el Panelista un elemento corroborante de la mala fe en la conducta del Demandado, que juega como una evidencia ms de conducta de mala fe en el caso.

En razn de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusin de que el Demandado registr y us el nombre de dominio "davidvalls.com" con mala fe. En consecuencia, el requisito del Prrafo a(iii) del artculo 4. de la Poltica se cumple en el Caso.

 

7. Precedentes aplicables

En su Demanda, el Demandante invoca como antecedente la Resolucin dictada en el Caso No. D2000-0018, que el Demandado repele como inaplicable al Caso. El Panelista halla razn al Demandado, en tanto en el Caso mencionado la parte accionante fue el Banco Español de Crdito, S.A., una persona de existencia ideal que reclamaba como titular de su reputada marca de fantasa BANESTO, lo que motiv al panel actuante a destacar que:

.. en el caso de marcas de alto renombre, condicin que se reconoce a BANESTO, el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio.

A diferencia del Caso No. D2000-0018, en el caso bajo examen est de por medio un nombre civil y profesional (no una denominacin de fantasa) y la marca que lo contiene -si bien suficientemente acreditada segn se hizo mrito- no alcanza la condicin de "alto renombre".

En cambio, cree el Panelista procedente recordar resoluciones dictadas por otros paneles del Centro que contribuyen a reforzar la posicin asumida en el Caso por el Panelista:

 

· Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group - Caso No. D2000-0162

En este caso, el demandado aleg la existencia de un supuesto cliente cuyo nombre civil coincidira con el nombre y apellido contenido en la marca comercial "Pedro del Hierro". La no probada existencia de ese personaje fue uno de los motivos que dieron causa a la aceptacin de la demanda:

In absence of any evidence that such "Mr. Pedro Hierro" really exists, and that he is the real owner of the domain name, the Panel considers that the Respondent The Gallery Group is who has to prove its own rights or legitimate interests in the domain name at issue. It fails to do so. .. Following its domain name registration the Respondents conduct was very far from any use in good faith. It tried to hide behind a most likely non-existing person such as a "Mr. Pedro Hierro", it failed to develop a web site that could refer to any kind of legitimate activity, and it omitted any other fair use of the domain name.

· Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd - Caso No. D2000-0210

En ese caso, estuvo en discusin un nombre de dominio conteniendo un nombre civil y profesional que no era una marca de comercio. El panel consider que el constante uso con fines comerciales y la difusin del nombre de una artista de cine lo transformaba en una marca de hecho ("common law trademark") susceptible de proteccin bajo los principios de la Poltica aplicables a las marcas comerciales. La artista actora gan el caso y recibi la transferencia del nombre de dominio "juliaroberts. com".

· Jeanette Winterson v. Mark Hogarth - Caso No. D2000-0235

En este caso, una escritora reaccion contra quien registr su nombre civil y profesional como nombre de dominio. La Resolucin favoreci a la demandante, reconociendo el valor del nombre civil y profesional como marca comercial de hecho:

The Complainant does not rely upon any registered trade marks but on her common law rights in her real name, JEANETTE WINTERSON. The Complainant's case is that, under that Mark, she has achieved international recognition and critical acclaim for the works identified above and that use of that Mark has come to be recognised by the general public as indicating an association with words written and produced exclusively by the Complainant. As a result, the Complainant asserts that she has common law rights in the Mark, which are sufficient for the purposes of this Complaint.

· Rita Rudner v. Internetco Corp. - Caso No. D2000-0581

Es un caso similar a los anteriores, en el que se reconoci el carcter de marca de hecho al nombre civil y profesional. El Panel destac que la utilizacin del nombre de dominio por un tercero obstaba a que quien ostentaba el nombre civil y profesional lo utilizara como direccin en la Web:

Respondents conduct prevented Complainant from registering her own name and common law trademark as her domain name.

 

8. Decisin

El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idntico a su Marca de Comercio, que el Demandado carece de derechos o inters legtimo al uso del nombre de dominio, y que el Demandado registr y usa el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artculo 4. pargrafo (i) de la Poltica, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio "davidvalls.com" se transfiera al Demandante.

 


 

Antonio Mill
Panelista Presidente

Fechado: 26 de Septiembre de 2000

 

: http://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-0749.html

 

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