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WIPO Arbitration and Mediation Center

 

DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Socit Slumberland France c./ Socit Dotcomway

Affaire ND2000-0803

 

1. Les Parties

Le Requrant est la Socit Slumberland France, 11, rue du 17 novembre 68100 Mulhouse, France. Slumberland France est la nouvelle dnomination de la socit Holding Epeda Merinos depuis que Slumberland France a fusionn par absorption avec la socit des matelas Merinos.

Ce Requrant indique pour tre contact ladresse suivante : 2 bis, rue Stphenson, Saint-Quentin en Yvelines; tl. : 01.34.52.34.52 et fax : 01.34.52.36.37. Le mandataire du Requrant est le Cabinet Plasseraud, 84 rue dAmsterdam 75440 Paris Cedex 09; Tl : +33 (0)1 44.63.41.11; Fax : +33 (0)1.42.80.01.59; E-mail : info@plass.com. Le contact est G.Kiesel Le Cosquer ou B. Dejardins.

Le Dfendeur est la Socit Dotcomway, 42 Avenue Montaigne , 75008 Paris, France; Tel : +33 6.12.89.46.91; E-mail : dcw@dotcomway.com.

Le mandataire du Dfendeur est Maître Grgoire Goussu, 26 Cours Albert 1er , 75008 Paris, France; Tel : +33 (0)1.30.75.60.98; Fax : +33 (0)1.40.75.37.53; E-mail : goussu@gide.fr.

 

2. Le Nom de Domaine et lUnit dEnregistrement

Le litige concerne le Nom de Domaine "MERINOS.COM".

Lunit denregistrement auprs de laquelle le Nom de Domaine est enregistr est : Network Solutions Inc., 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia, 20170 U.S.A

 

3. Procdure

Une plainte a t dpose auprs du Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI (le Centre) le 17 juillet 2000 par courrier lectronique et reçue sur support papier le 20 juillet 2000. Il a t accus de rception de la plainte le 19 juillet 2000.

Le 19 juillet 2000, une demande de vrification denregistrement a t envoye et la rponse cette demande a t reçue de Network Solutions le 21 juillet 2000.

Le 28 juillet 2000 la plainte a t notifie au dfendeur (reçue le 30 juillet 2000) et une procdure administrative a t ouverte. A la mme date, le respect des conditions de forme a t vrifi. Le Dfendeur devait faire parvenir sa rponse au plus tard le 15 aot 2000 et un dlai supplmentaire lui a t accord jusquau 15 septembre 2000.

Le 19 septembre 2000, il a t accus rception de la rponse du Dfendeur et le mme jour, le Requrant a fait tenir des observations sur la Rponse du Dfendeur.

LExpert unique a accept sa mission le 21 septembre 2000 et remis une dclaration dimpartialit et dindpendance.

Le litige entre dans le champ dapplication des Principes directeurs rgissant le rglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et la Commission administrative est comptente pour arrter une Dcision. Lacte denregistrement par lequel le nom de domaine, objet de la plainte, a t enregistr implique lacceptation des Principes directeurs.

Le nom de domaine a t enregistr le 18 novembre 1998.

Bien que la langue du contrat denregistrement soit lAnglais, les parties sont toutes deux françaises et la plainte et la rponse et documents annexes ont t soumis en Français. Ces circonstances amnent la Commission dcider, par application de larticle 11 des Rgles, que la procdure doit tre conduite en Français.

La Dcision est rendue dans le dlai expirant le 5 octobre 2000.

 

4. Les Faits

La socit Slumberland France, Requrant, est titulaire de diverses marques :

France :

" MERINOS le site internet des rveils en beaut"

N 97709231 , dpose le 12/12/1997

"MERINOS le site internet de la literie"

N 97709230, dpose le 12/12/1997

"PRIMA collection de MERINOS"

N 96649890, dpose le 08/11/1996

"MERINOS"

N 1593886, dpose le 09/06/1965

"MERINOS , suspension carne, le matelas des rveils en beaut"

N 1576826, dpose le 22/02/1990

International :

"MERINOS suspension carne, le matelas des rveils en beaut"

N 730351, dpose le 16/03/2000 ( France, Bnlux, Espagne, Italie, Monaco, Portugal)

"MERINOS"

N 550892, dpose le 06/03/1990 ( Allemagne, Bnlux, Espagne, Italie, Monaco, Suisse, Portugal)

Marque enregistre en Core :

"MERINOS"

N 253529, dpose le 03/11/1992

Pour dsigner divers produits des classes 6, 12 et 20 et notamment "articles de literie ( lexception du linge de lit) , y compris les sommiers et les matelas"; " matelas, sommiers, lits, dosserets et tous accessoires de literie; carcasses ressorts pour coussins et matelas, coussins , en particulier coussins dautomobiles, accessoires dautomobiles, articles divers en fil ou tube mtallique; articles mouls ou façonns en matires plastiques non compris dans dautres classes" (annexe 3 de la Plainte).

Le Requrant dispose du nom de domaine : "merinos.tm.fr" ( Pice 6 de la Rponse).

La socit Dotcomway, Dfendeur, a enregistr son nom auprs de NETWORK SOLUTIONS, Inc. le nom de domaine "merinos.com" le 18 novembre 1998.

 

5. Prtentions des parties

(a) Requrant

La socit Slumberland France , Requrant, demande la Commission administrative de rendre une dcision ordonnant que le nom de domaine "merinos.com" lui soit transfr (paragraphe 3, b), x), des Rgles).

Au soutien de sa plainte sur le fondement du paragraphe 4 (a) (b) (c), des Principes directeurs et paragraphe 3 des Rgles, elle avance les arguments suivants.

- Le nom de domaine "merinos.com" est identique dans sa partie caractristique aux marques n 1593686 et 550892 du Requrant , engendrant donc un risque de confusion avec celles-ci, risque existant galement avec les autres marques complexes du Requrant, comportant le mot "mrinos", dtachable, distinctif et essentiel.

- Le Dfendeur ne dtient pas de droit ou dintrt lgitime qui pourrait justifier le dpôt son nom du nom de domaine en question car le Dfendeur na sur ce signe aucun droit de marque, et quil nest ni la dnomination sociale, le nom commercial ou lenseigne de ce dernier. En outre, Requrant et Dfendeur nont aucun lien et le Requrant na pas donn dautorisation au Dfendeur denregistrer ledit nom de domaine.

- Lenregistrement du nom de domaine en cause a t fait de mauvaise foi en ce que le Dfendeur, domicili en France, ne pouvait ignorer lexistence de la marque trs connue "mrinos" pour dsigner des articles de literie et a donc enregistr le nom de domaine en cause dans une volont dtermine de profiter de cette notorit en empchant le Requrant de poursuivre ses efforts publicitaires en crant son propre site "merinos.com". De plus, le dfendeur est coutumier de telles pratiques puisque laccs au site dont le Dfendeur est titulaire : "dotcomway.com" permet de constater que lactivit principale du Dfendeur est lachat et la vente de noms de domaine. Le Requrant prtend donc quil "est trs probable que le Dfendeur a procd lenregistrement du nom de domaine litigieux () dans lunique but de vendre ce signe".

(b) Dfendeur

- Le Dfendeur soutient que le terme "mrinos" a un sens en soi pour dsigner une race de mouton et, par extension, la laine et que ce mot, pour dsigner des articles de literie, est de validit discutable. Il ajoute que le principe de spcialit gouvernant le droit des marques implique que la proprit du terme "mrinos", pour dsigner les produits prcits, ne peut permettre au titulaire de la marque dempcher les tiers duser du mme terme pour des produits ou services ni identiques ni similaires. Il prtend, en outre, quil nest pas dmontr par le Requrant que la marque "mrinos" serait notoire et que, quand bien mme elle le serait, lutilisation par les tiers du signe en cause pour des produits que ce mot dsigne dans le langage courant ou dont il dcrit une des qualits essentielles, ne cre aucun risque de confusion et ne porte pas atteinte la marque.

- Le Dfendeur avance, en second lieu, que son activit est de crer, exploiter et dvelopper des sites internet et quen 1998 il a souhait crer un "portail" consacr la laine et aux articles en laine et a enregistr cet effet les noms de domaine "lambswool.com", "cachemires.com" et "merinos.com". Il indique que, dans un premier temps, il a cr des pages de liens " sur des grands intervenants du secteur" et a ensuite supprim ces liens lorsque la construction du site a t acheve, site en ligne depuis septembre 2000. Ce site est exclusivement consacr des vtements en laine de mrinos, cachemire et lambswool qui nont rien de commun avec les produits du Requrant.

- Le Dfendeur prtend, en troisime lieu, navoir pas agi de mauvaise foi en ce quil conteste que la marque "mrinos" jouirait dune grande notorit en France et redit que quand bien mme la marque serait notoire, le but du Dfendeur ouvrir un site consacr la commercialisation darticles en laine- sous pareil nom de domaine , descriptif cet gard, est exclusif de mauvaise foi. Il ajoute que, dans ces conditions, il na pas, comme le prtend le Requrant "sciemment tent d attirer des fins lucratives les utilisateurs de linternet sur un site web en crant une probabilit de confusion avec la marque notoire du Requrant". Il prcise que son nom de domaine "merinos.com" nempche pas le Requrant davoir une activit sur Internet puisque le Requrant est titulaire du nom de domaine "merinos.tm.fr", ce qui est adapt en ce que lventuelle notorit de la marque ne dpasserait pas le territoire français. Le Dfendeur indique, encore, que sil y a eu un temps un lien informatique entre lui (Dotcomway) et dautres sites, nappartenant pas au Dfendeur, et offrant des services plus larges que lachat et la vente de noms de domaine, ces liens ont t interrompus et que de toutes manires lorsque le Dfendeur a t contact par le Requrant fin 1999, le Dfendeur na aucun moment propos au Requrant de lui cder le nom "mrinos.com". Le Dfendeur relve, galement, que la Pice 12 du Requrant laisse croire tort que les termes "merinos.com" auraient t mis en vente par le Dfendeur sur une page du site "hitdomains.com" alors que cest le Requrant lui-mme qui, en remplissant un formulaire pour faire une offre dachat, a introduit ce nom dans cette page.

- Le Dfendeur termine sa Rponse en soulignant que lorsque le Requrant conclut son argumentation en indiquant : "il est donc probable que le Dfendeur a procd lenregistrement du nom de domaine : "merinos.com" en sachant que ce signe est trs connu pour dsigner des articles de literie et dans lunique but de vendre ce signe", ceci rvle que le Requrant reconnaît ne pas avoir apport la preuve de la mauvaise foi du Dfendeur et que ses affirmations sont purement spculatives.

c) Rplique du Requrant

En rplique la Rponse du Dfendeur, le Requrant a fait tat des arguments suivants.

A supposer que la marque "mrinos" ait eu une faible distinctivit, au jour du dpôt, cette distinctivit sest renforce par lusage constant en sorte que la marque doit tre reconnue valable.

La marque "mrinos" est notoire et les marques notoires disposent dune protection tendue.

Le Dfendeur nutilise pas le mot "mrinos" dans son sens descriptif car le site "merinos.com" traite aussi de laine cachemire et lambswool : seule la dnomination "laine.com" aurait une relle valeur descriptive.

Le Requrant "est en droit de se demander pourquoi" le Dfendeur utilise "mrinos.com" pour son site qui ne traite pas que de laine mrinos, "sinon pour profiter indment de la notorit de la marque et capter de nombreux utilisateurs attirs par une marque connue". Ce qui est corrobor par le fait que le Dfendeur a choisi "mrinos", dsignation en français du mouton de cette race, alors que ce mouton est appel "merino" en anglais, espagnol, italien et allemand.

Plus spcialement sur la mauvaise foi, le Requrant relve une contradiction entre la reconnaissance par le Dfendeur, dans sa Rponse, de lexistence dun lien avec des sites de ventes aux enchres de nom de domaine pendant un temps et un courrier du Dfendeur indiquant ntre affili en aucune façon aux sites "hitdomains.com" et "greatdomains.com".

Le Requrant fait tat dchange de correspondances entre les Conseils des parties.

Le Requrant indique encore : "Compte tenu du fait que lapparition du contenu du site "merinos.com" sert de base essentielle pour fonder largumentation du dfendeur, nous ne pouvons croire que la date de cette cration soit le fruit dun pur hasard et que la demande de report de date pour rpondre la plainte soit uniquement due la priode estivale. De mme, la suppression du lien qui existait au moment du dpôt de la plainte avec les sites de vente aux enchres de noms de domaine () apparaît trs inopin et ce, dautant plus que, contrairement ce que soutient le Dfendeur, ces liens ntaient en aucun cas ncessits par la mise en place du portail "merinos.com" puisque ces liens existaient non pas par une connexion "merinos.com", mais "dotcomway.com" () "En effet, il peut tre difficilement soutenu quun lien avec un site spcialis dans la vente de noms de domaine, qui plus est, prsentant tous la caractristique dtre des noms de domaine descriptifs, comme Cachemire, Lambswool ou comme le soutient le Dfendeur (et qui est contest par le Requrant) Mrinos, soit le fruit dun pur hasard".

 

6. Discussion

Le paragraphe 15 (a) des Rgles prvoit que "La commission statue sur la plainte au vu des critures et des pices qui lui ont t soumises et conformment aux Principes directeurs, aux prsentes Rgles et tout principe ou rgle de droit quelle juge applicable".

La Commission fera, ci-aprs, rfrence certaines dispositions du droit français, les parties tant toutes deux de nationalit française.

Le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requrant de prouver contre le Dfendeur cumulativement que :

(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prter confusion, une marque de produits ou de services sur laquelle le Requrant a des droits.

(b) Il na aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intrt lgitime qui sy attache.

(c) Son nom de domaine a t enregistr et est utilis de mauvaise foi.

1. Identit ou similarit

Le Requrant dispose depuis longtemps titre de marque, notamment française, du signe "MERINOS", seul ou suivi de formules nominales essentiellement descriptives, pour dsigner des articles de literie et divers produits des classes 6, 12 et 20.

Le dfendeur a enregistr le nom de domaine "merinos.com" et a ouvert un site internet activit de communication , de commercialisation de vtements et accessoires en laine (les produits promus tant affects de marques diffrentes).

Au regard des signes eux-mmes : "MERINOS", il convient de constater leur identit, du moins en criture majuscule, galement utilise par les deux parties.

En revanche, pour ce qui est des produits ou services dsigns par les marques en cause du Requrant sur lesquelles le Requrant a des droits, il y a lieu de considrer quil ne sagit que des produits : articles de literie (matelas, sommiers, lits et accessoires) et que lesdites marques nont pas dsign les services de communication de la classe 38 auxquels la notion de nom de domaine renvoie ncessairement, sinon exclusivement (rappr. TGI Paris, 3me ch., 24 mars 2000, Pagotto c/ Gallopin, : Revue Communication, Commerce lectronique, juin 2000, p. 20 s., obs.C.Caron).

A cet gard et en raison du principe de spcialit des marques, la preuve de la situation vise au paragraphe 4 (a) des Principes directeurs nest pas rapporte.

Il nen serait autrement que dans le cas où le Requrant tablirait que ses droits de marques sont mconnus par lenregistrement du nom de domaine en cause en raison de la notorit des marques et ce par application des articles 16. 2 et 3 de lAccord sur les ADPIC ou, pour ce qui est du droit interne français, de larticle L.713-5 du Code de la proprit intellectuelle.

La Commission relve, en premier lieu, que si les pices annexes (5 11) la Plainte font tat dinvestissements publicitaires importants, ces dernires annes, de "Mrinos" dans le domaine de la literie, il demeure que la marque "Mrinos" natteint pas la notorit dune autre marque du Requrant, la marque "Epeda" et que "Mrinos" est moins connue , selon les annes et/ou les techniques de sondage, que "Epeda", Dunlopillo", "Simmons",ou "Treca".

La Commission relve, en second lieu, que le mot "Mrinos" nest pas un terme de fantaisie sans signification particulire, mais la dsignation atteste par les dictionnaires dune race de mouton et, par extension, de sa laine, ce qui aurait justifi, aux dires du Dfendeur, le choix de ce nom pour un domaine site internet consacr la commercialisation de vtements en laine (Rappr. Dcision OMPI n D2000-0752).

La Commission conclut que la notorit moyenne des marques "Mrinos" du Requrant, allie au caractre partiellement descriptif du mot "Mrinos" pour des vtements en laine commercialiss par laccs au nom de domaine "merinos.com", aujourdhui site actif du Dfendeur, font quil nest pas tabli que lusage du terme "merinos" comme nom de domaine et comme nom de domaine de promotion de vtements en laine "indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistre, ni que cet usage risque de nuire aux intrts du titulaire de la marque enregistre" (Accord ADPIC, art. 16. 3). Pareillement, la Commission estime quil nest pas dmontr que les actes accomplis par le Dfendeur soient "de nature porter prjudice au propritaire de la marque ou (que cet emploi de la marque) constitue une exploitation injustifie de cette dernire" (art. L.713-5 du CPI).

La Commission ajoute cet gard que le Requrant ne fournit que des justifications de publicit essentiellement en France et quil nest pas contest que ce Requrant dispose du nom de domaine "merinos.tm.fr".

2. Droit ou intrt lgitime du Dfendeur quant au nom de domaine litigieux

Mme si le Dfendeur ntait pas connu sous le nom de domaine considr, la Commission estime que le Requrant na pas dmontr que le Dfendeur ait fait un usage dloyal du nom de domaine avec lintention de dtourner des fins lucratives les consommateurs en crant une confusion ou de ternir les marques en cause et quinversement, le Dfendeur a tabli, dans le contexte des observations ci-dessus, quil pouvait lgitimement enregistrer titre de nom de domaine le terme "Mrinos", passablement descriptif pour des articles vestimentaires en laine, dont il assure effectivement la promotion sur son portail. La Commission ajoute quest inoprante la considration de ce que le "mrinos" se dise "merino" dans dautres langues et quil ne peut tre srieusement reproch au Dfendeur davoir, pour lactivit projete, plutôt choisi "merinos.com", la plus connue des espces ovines, pour la qualit de sa laine, que le banal "laine.com".

3. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

La Commission estime, encore, que les exigences de larticle 4 c) des Principes directeurs ne sont pas satisfaites en lespce.

En premier lieu, la Commission ne constate pas , en raison des lments relevs ci-dessus, que le Requrant ait tabli que le Dfendeur ait procd un enregistrement et un usage du nom de domaine en cause de mauvaise foi, par exemple au regard des faits dcrits de manire illustrative larticle 4, b), ii), iii), iv), des Principes directeurs.

Le Requrant, dans sa plainte, fait nanmoins tat de ce que le Dfendeur aurait cr un lien avec des sites de vente aux enchres de noms de domaine, mais il est constant que ce lien a cess lors de la mise en service du site du Dfendeur : "merinos.com".

La Commission constate, en premier lieu, que ces sites ne comportaient que des offres de noms descriptifs au nombre desquels ne figurait pas, dailleurs, le nom "merinos.com".

La Commission relve, en outre, que rien dans les documents annexs la Plainte ntablit que le Dfendeur ait propos ou accept de monnayer auprs du Requrant ou dun tiers le nom "merinos.com" et que, ds lors, il nest pas dmontr que le Dfendeur ait "enregistr ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de cder dune autre manire lenregistrement de ce nom de domaine au Requrant qui est propritaire de la marque ou un concurrent de celui-ci, titre onreux ou pour un prix excdant le montant des frais dbourss en rapport direct avec ce nom de domaine" (Paragraphe 4, b), i), des Principes directeurs; rappr. Dcision OMPI n D2000-0596, point 6-11).

La Commission souligne, encore, qu supposer quil puisse y avoir cependant un doute sur la bonne foi du Dfendeur lors de lenregistrement, le Paragraphe 4 a) iii), des Principes directeurs impose la dmonstration cumulative de ce que le nom de domaine litigieux "a t enregistr et est utilis de mauvaise foi". Louverture du site consacr aux vtements en laine par le Dfendeur, sans relation avec les articles de literie, empche clairement en lespce , selon la Commission, le Requrant deffectuer la dmonstration qui lui incombe aux termes du Paragraphe 4 a) prcit.

La Commission ajoute, enfin, quelle pense que le Requrant tait quelque peu conscient de son insuffisance probatoire tenant les affirmations fortement spculatives (il est probable; il semble) des conclusions de sa Plainte (rappr. Dcision OMPI n D2000-0426, point 6, b) , mme si la plupart des Dcisions rendues dans le cadre de cette Procdure administrative ne peuvent tre fondes que sur un ensemble dindices et de prsomptions.

 

7. Dcision

Pour les raisons ci-dessus, la Commission administrative dcide que le Requrant napporte pas la claire dmonstration que le nom de domaine "mrinos.com" est identique ou semblable au point de prter confusion, aux marques sur lesquelles le Requrant a des droits; que le Dfendeur na aucun droit sur le nom de domaine en cause ni aucun intrt lgitime qui sy attache, ni quil a t enregistr et utilis de mauvaise foi.

En consquence, conformment au paragraphe 4 i), des Principes directeurs et 15 des Rgles, la Commission nordonne pas que lenregistrement du nom de domaine "merinos.com" soit transfr au Requrant.

 

 


 

 

Professeur Christian Le Stanc
Expert unique

Date : 5 octobre 2000

 

: http://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-0803.html

 

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