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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Televisin Satelital Codificada, S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. y Tele Red Imagen, S.A. v. Yahoo, S.R.L.

Case No. D2000-0980

 

1. Las Partes

Los demandantes son las siguientes partes:

- Televisin Satelital Codificada, S.A., con domicilio en la Av. San Juan 1132 de la ciudad de Buenos Aires, Repblica Argentina, sociedad legalmente inscrita ante la Inspeccin General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires con fecha de 2 de mayo de 1991, L 109, T A de libro de S.A., bajo el nmero 2308.

- Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A., con domicilio real en la calle Lima 1261 de la ciudad de Buenos Aires, Repblica Argentina, sociedad legalmente inscrita ante la Inspeccin General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires con fecha de 13 de febrero de 1990, L 107, T de libro de S.A., y bajo el nmero 578.

- Tele Red Imagen, S.A., con domicilio en calle San Juan 1132 de la ciudad de Buenos Aires, Repblica Argentina, sociedad legalmente inscrita ante la Inspeccin General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires con fecha de 16 de diciembre de 1991, L 110, T A de libro de S.A., bajo el nmero 10.906.

El demandado es la empresa:

- YAHOO, S.R.L., con domicilio en Artigas 609, Colonia del Sacramento, Repblica Oriental del Uruguay.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <tycsports.com>.

La entidad registradora del citado dominio es EasySpace, Ltd, domiciliada en 32 St. Lanus Terrace, SW 34QG, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña.

 

3. Iter Procedimental

Una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Poltica Uniforme"), segn fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Poltica Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 8 de agosto de 2000, por medio de correo electrnico, as como en 15 de agosto de 2000 en formato papel.

Con fecha 27 de septiembre de 2000, el Centro envi un correo electrnico a los demandantes con el objeto de requerir la correccin del nombre del Registrador, peticin que fue reiterada en fecha de 29 de septiembre de 2000.

El 29 de septiembre de 2000 la representacin autorizada de los demandantes envi correo electrnico al Centro corrigiendo el nombre del Registrador del nombre de dominio en cuestin.

Una solicitud de verificacin de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 3 de octubre de 2000, contestada positivamente por dicha entidad, confirmando sta que le haba llegado copia de la Demanda, de acuerdo con el Pargrafo 4.(b) del Reglamento; que el nombre de dominio objeto de controversia haba sido registrado ante ella; que el titular de dicho nombre de dominio es YAHOO, S.R.L.; que la Poltica Uniforme y el Reglamento se aplican al nombre de dominio disputado; y que actualmente tal nombre se encuentra alojado en los servidores de la entidad registradora, ostentando un Sitio Web.

La demanda fue notificada al Demandado el 4 de octubre de 2000, tanto por correo electrnico, como en formato papel por correo ordinario o urgente.

En fecha de 23 de octubre de 2000, el Centro recibi contestacin a la Demanda por correo electrnico, mientras que en 26 de octubre de 2000 recibi la Demanda en formato papel.

El 27 de octubre de 2000 el Centro acus recibo del Escrito de Contestacin a la Demanda, transmitindose esta comunicacin a todas las partes en la actual controversia.

Debe hacerse notar que, aunque la fecha inicial de transmisin de la Decisin del Panel Administrativo era el 14 de diciembre de 2000, por acuerdo de los Panelistas, y sobre la base del Pargrafo 10.c) y del Pargrafo 15.(b) del Reglamento, con conocimiento de las Partes y del Centro, se adopt una ampliacin del plazo para dictar la decisin al 18 de diciembre de 2000, dado que el Presidente del Panel de Expertos no recibi la totalidad de los documentos aportados por los demandantes, y a fin de ofrecer una ocasin justa a dicha parte de presentar su caso, de conformidad con lo dispuesto en el Pargrafo 10.(b) del Reglamento.

Dado que tanto la demanda como la contestacin a la demanda han sido redactadas en castellano, dado que todas las partes en la actual controversia conocen y usan plenamente dicha lengua, y sobre la base de la facultad que ofrece al Panel Administrativo el Pargrafo 11.(a) del Reglamento, se considera como lengua del procedimiento la lengua castellana y en ella se dicta la presente Decisin.

Asimismo, conviene hacer notar que, segn afirman las partes (vase Punto 16 del Escrito de Demanda y Punto 10 del Escrito de Contestacin a la Demanda), con anterioridad a la presentacin de la Demanda de la que la actual Decisin trae causa, se presentaron por parte de las entidades demandantes en el actual procedimiento administrativo, una serie de actuaciones judiciales y extrajudiciales dirigidas contra el anterior titular del nombre de dominio <tycsports.com<, el Sr. Kirovsky, encaminadas a evitar una transferencia de la titularidad de dicho nombre con fines fraudulentos y, en definitiva, a tratar de lograr un acuerdo extrajudicial a la controversia que exista entre ellos. Oportunamente, se dict al menos una resolucin judicial por la que se ordenaba la adopcin de determinadas medidas cautelares contra el Sr. Kirovsky en el sentido antes expuesto. Debe ponerse de manifiesto que este Panel Administrativo no tiene constancia de que exista procedimiento judicial alguno contra la entidad YAHOO, S.R.L. por parte de los demandantes.

Asimismo, debe hacerse hincapi en que el hecho de que se hayan adoptado y aprobado judicialmente determinadas medidas cautelares contra el Sr. Kirovsky, anterior titular del nombre de dominio <tycsports.com>, no tiene por qu afectar en modo alguno al sentido de la decisin que tome este Panel Administrativo. Y ello no slo porque dichas medidas cautelares fueron tomadas contra persona distinta de la que ocupa la posicin de demandada en el actual procedimiento administrativo, sino tambin por el hecho de que la decisin de este Panel no impide a las partes someter la controversia a tribunal competente a fin de obtener una resolucin independiente, de acuerdo con lo señalado en el Pargrafo 4.k de la Poltica Uniforme y Pargrafo 3.(b).xiii del Reglamento, sin perjuicio, evidentemente, de las consecuencias negativas, que puede conllevar para quien inste una actividad judicial con fines fraudulentos.

En conclusin, este Panel de Expertos acuerda, de conformidad con lo dispuesto en el Pargrafo 18.(a) del Reglamento, continuar con el procedimiento administrativo y adoptar la presente Decisin.

 

4. Antecedentes de Hecho

Las sociedades demandantes constituyen, como as se desprende de la exhaustiva documentacin aportada, un grupo empresarial con acusada e importante presencia en sectores tales como el audiovisual, telecomunicaciones, distribucin de señales televisivas e Internet, donde despliega, a travs del nombre de dominio <tycsports.com.ar>, una continua actividad informativa y comercial relacionada con el mundo del deporte.

Las empresas demandantes se integran dentro del Grupo Clarn, uno de los grupos de medios de comunicacin ms importantes dentro del mundo de habla castellana (segn se prueba por Anexo J aportado con la Demanda).

La demandada es una empresa de actividad no especificada, ni por el Demandante, ni por el propio Demandado, con residencia en la Repblica Oriental del Uruguay, y que, a pesar de su denominacin social, no se acredita que tenga relacin empresarial o de cualquier otro tipo con la sociedad titular del clebre buscador de Internet.

El dominio controvertido es <tycsports.com>, el cual fue inicialmente registrado por el Sr. Kirovsky, quien, segn resulta del Anexo B aportado con la Demanda, al menos se prueba que lo tuvo bajo su posesin hasta el 28 de julio de 2000. Actualmente, consta a nombre de la sociedad demandada Yahoo, S.R.L., segn consta del Anexo A aportado por las demandantes por virtud de un contrato de cesin entre el Sr. Kirovsky y dicha empresa demandada, segn consta en Anexos 1, 2 y 3 de los aportados con la Contestacin a la Demanda. Debe ponerse de manifiesto que los Anexos 1, 2 y 3 mencionados constan como documentos privados, firmados entre el demandado y el anterior titular del nombre de dominio en cuestin, as como un tercero sin relacin aparente con este caso. No se trata, por consiguiente, de documentos adverados notarialmente o por fedatario pblico.

Las empresas demandantes son titulares de diversos derechos marcarios, as como de un nombre de dominio ".com.ar". Especficamente, y segn se deduce de los documentos anexados por las demandantes, la relacin de derechos de los que son titulares es como sigue:

- Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. es titular del nombre de dominio <tycsports.com.ar>, segn se acredita en Anexo C de los aportados en la Demanda, desde fecha de 11 de septiembre de 1997.

- Televisin Satelital Codificada, S.A. es titular de los siguientes derechos marcarios, adquiridos por virtud de contrato de compra y venta firmado en fecha de 23 de abril de 1998, entre los legales representantes de Tele Red Imagen, S.A. y los de Televisin Satelital Codificada, S.A., a presencia de fedatario pblico, y segn consta en Anexos D y E de los aportados con la Demanda:

- "T y C SPORTS", registrada con el nmero 1.645.151 (Clase 27), concedida en 19 de septiembre de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nmero 1.642.952 (Clase 30), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nmero 1.642.953 (Clase 32), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nmero 1.642.954 (Clase 33), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nmero 1.642.955 (Clase 34), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nmero 1.642.956 (Clase 35), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nmero 1.642.957 (Clase 36), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nmero 1.642.958 (Clase 39), concedida en 28 de agosto de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nmero 1.645.160 (Clase 18), concedida en 19 de septiembre de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nmero 1.645.162 (Clase 21), concedida en 19 de septiembre de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nmero 1.645.163 (Clase 25), concedida en 19 de septiembre de 1997.

- "T y C SPORTS", registrada con el nmero 1.535.128 (Clase 41), concedida en 31 de agosto de 1994.

- "T y C SPORTS", registrada con el nmero 1.596.768 (Clase 38), concedida en 22 de abril de 1996.

- Igualmente, debe tenerse presente que, segn se acredita de las copias de certificados aportadas en el Anexo E, y a las que se acaba de hacer inmediata referencia, consta en ellas la transferencia de titularidad a favor de Televisin Satelital Codificada, S.A. Igualmente, debe insistirse en el hecho de que todas las referidas copias se corresponden con el original depositado ante el correspondiente Organismo, segn lo acredita el fedatario pblico firmante de cada una de ellas.

- Asimismo, las demandantes aportan en el Anexo F meras fotocopias de otra serie de marcas de las que slo consta la solicitud de transferencia debidamente inscrita ante el Organismo correspondiente. En dichos derechos marcarios se incluye la mencin "T y C SPORTS" en conjuncin con otra serie de elementos distintivos, tales como "T y C SPORTS NOTICIAS", "T y C SPORTS NUESTRO MEJOR DEPORTE" o "JUEGOS DE INVIERNO T y C SPORTS", por citar algunas.

- Tele Red Imagen tiene registros marcarios en algunos pases del entorno hispanoamericano, si bien reconocen las demandantes que algunos de tales derechos pueden no existir en la actualidad en la medida en que ha cesado el acuerdo comercial existente para su explotacin. Tales derechos se acreditan mediante meras fotocopias en Anexo G de los de la Demanda, donde se observa los registros en los siguientes pases: Ecuador, Mxico, Brasil, España, Colombia, Venezuela y Repblica Oriental del Uruguay. Tales derechos se concretan en los signos "T T y C SPORTS", segn se puede apreciar.

- Las marcas alegadas por las demandantes estn en vigor y son objeto de explotacin regular y actual, segn se aprecia de los Anexos H, I-1, I-2 e I-3 de los aportados con la Demanda. En concreto, se observa, lo que es relevante a los efectos de la presente Decisin, la importancia de la actividad y extensin cognitiva de las demandantes, dndose que Tele Red Imagen, S.A. ocupa el quinto puesto en ranking de televisin por cable y el primero en señal deportiva (pgina 52 de Anexo J de los de la Demanda), y que el Canal T y C Sports ocupa el puesto tercero en el ranking de cadenas de cable en Argentina (vase Anexo I-3).

La empresa demandada dice ser adquirente de buena fe del nombre de dominio <tycsports.com>, que es el objeto de la actual controversia, por contrato de fecha 1 de agosto de 2000 con su anterior titular, el Sr. Jorge Kirovsky Wainerman (Anexos 1, 2 y 3 de los aportados con el Escrito de Contestacin a la Demanda). Igualmente, el demandado afirma ser adquirente del derecho marcario "TYCSPORTS" (Clase 25) registrado en la Repblica Oriental del Uruguay (Anexo 4) por cesin del Sr. Kirovsky Wainerman anteriormente citado en fecha no mencionada, as como de las marcas "TYCESPORT WOLD" (sic) en Clase 28, y "TYCESPORT WORLD.COM" en Clase 42, ambas en la Repblica Argentina, y por virtud de contrato de cesin con el Sr. Romano Labate (Anexos 5 y 6), en fecha de octubre de 2000, haciendo constar el demandado que en los documentos incorporados en los Anexos 5 y 6 aparece la mencin de que "EL SOLICITANTE SE ENCUENTRA EN USO Y EJERCICIO DE LA MARCA DESDE EL AÑO 1992 HABIENDOLA SOLICITADO EN SU OPORTUNIDAD".

Asimismo, la mercantil demandada alega que es titular de las marcas "TYC.SPORTS.COM" y "TYC.SPORTS" (Clases 28 y 42) en Mxico (Anexo 7), por cesin que, nuevamente, le hizo el Sr. Kirovsky Wainerman.

Debe ponerse de manifiesto que todos los documentos incorporados a los Anexos aportados con la Demanda constituyen meras fotocopias, no adveradas con sus originales por medio de escribano, notario o fedatario pblico alguno.

 

5. Pretensiones de las Partes

A. Demandantes

Los demandantes afirman:

- Que forman parte de un Grupo editorial y audiovisual de mxima difusin en el mundo de habla hispana, siendo titulares legtimos bien de derechos marcarios, bien de un nombre de dominio sustancialmente similar al dominio cuestionado.

- Que el titular inicial del nombre de dominio <tycsports.com>, el Sr. Kirovsky, lo registr con una finalidad estrictamente crematstica de obtener una cantidad de dinero a cambio de su transferencia.

- Que el titular inicial del nombre de dominio <tycsports.com>, el Sr. Kirovsky, si bien en un momento determinado mostraba contenidos de temtica deportiva en el Sitio Web correspondiente con el dominio en cuestin (vase Anexo K, acreditado mediante fedatario pblico), con posterioridad lo llen de contenido pornogrfico (segn se observa en Anexo L, y acreditado mediante fedatario pblico).

- Que debido al contenido referido en el prrafo anterior, se produjo una evidente confusin en el pblico respecto al tipo de informacin vertida en el Sitio Web cuestionado (vase Anexo K).

- Que en dicho Sitio Web se produca una deficiente configuracin y contenido, desprestigiando as las marcas de las que son titulares y su imagen comercial.

- Que, con posterioridad, el Sitio Web correspondiente puso un mensaje de "EN CONSTRUCCION" (Anexo M).

- Que, por lo tanto, el Sr. Kirovsky actu de mala fe a la hora de registrar y usar el nombre de dominio en cuestin, usando y vulnerando los derechos de marca de uno de los demandantes, buscando crear confusin entre el pblico usual de los demandantes.

- Que, en definitiva, se produce una dilucin y desprestigio de los derechos marcarios de uno de los demandantes en la medida en que restringe su funcin principal de identificacin de productos y servicios en el mercado.

- Que el Sr. Kirovsky pretendi dirigirse primordialmente al mercado argentino, a pesar del hecho de que el nombre de dominio en cuestin es accesible desde cualquier lugar del mundo, dadas las caractersticas intrnsecas del conjunto Internet.

- Que es aplicable el Derecho argentino en la medida en que las demandantes ostentan dicha nacionalidad, en que el Sr. Kirovsky posee domicilio en Argentina y en que el Sitio Web est orientado primordialmente al mercado argentino.

- Que el Sr. Kirovsky no tiene ningn derecho o inters legtimo en usar la marca "T y C SPORTS" en Argentina o en cualquier otro pas, no pudiendo desconocer la misma, dada su trascendencia prctica, nacional o internacional, de los productos y servicios que cubre.

- Que con fecha 1 de agosto de 2000, consta la transferencia del nombre de dominio en cuestin a la mercantil YAHOO, S.R.L.

- Que el actual titular no posee inters legtimo en el uso de dicho nombre, actuando con mala fe y con conocimiento del conflicto existente con el Sr. Kirovsky, dado que, actualmente, en el Sitio Web se hace una advertencia acerca de la ausencia de relacin alguna con nombres de uso similar o programas de televisin.

Como consecuencia de todo ello, los demandantes solicitan la transferencia del nombre de dominio <tycsports.com> a nombre de Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A.

 

B. Demandado

La parte demandada alega:

- Que las demandantes carecen de inters legtimo para accionar.

- Que el hecho de que las demandantes pertenezcan a un grupo editorial no significa que se generen derechos a su nombre.

- Que los efectos de las actuaciones del Sr. Kirovsky no le pueden ser imputables.

- Que ha adquirido de buena fe los derechos sobre el nombre de dominio <tycsports.com>, adquirindolos directamente del Sr. Kirovsky.

- Que es titular de buena fe, igualmente por cesin contractual, de determinados derechos marcarios sobre signos distintivos similares a aquellos de los que es titular una de las empresas demandantes.

- Que las demandantes no aportan suficiente prueba acerca de la titularidad de las marcas "TYCSPORTS".

- Que la demandada pretende la explotacin del nombre de dominio cuestionado en una actividad totalmente distinta de la desarrollada por las demandantes.

- Que, en atencin a lo expuesto, el demandado tiene un derecho e inters legtimo en usar el nombre de dominio actualmente registrado a su nombre.

- Que no puede verse diluida la marca titularidad de alguna de las demandantes ya que actualmente, el Sitio Web correspondiente se encuentra vaco, sin contenido alguno.

- Que el hecho de que el demandado haya elegido la denominacin YAHOO no se debe a una finalidad de crear especial confusin con el clebre buscador de Internet.

 

6. Debate y Conclusiones

Reglas aplicables

El Pargrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Grupo de Expertos resolver la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Poltica Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Queda de manifiesto, pues, que en la construccin jurdica de la decisin del Grupo de Expertos, stos no se ven constreñidos necesariamente a las reglas establecidas expresamente en el Reglamento o en la Poltica Uniforme, sino que pueden tambin recurrir y aplicar normas y principios de derecho en el bien entendido que tales normas y principios habrn de ser de internacional aplicacin, pudiendo ser, en su caso, tambin de aplicacin nacional cuando las partes comparten una misma nacionalidad (Casos D2000-0001 y D2000-0896).

En el presente caso, por consiguiente, sern de aplicacin junto con las reglas de la Poltica Uniforme y del Reglamento, las normas y principios internacionales aplicables en materia de proteccin de marcas y nombres comerciales, ya estn contenidas en el Convenio de Pars (en adelante, Convenio de Pars) para la proteccin de la propiedad industrial de 1883 (revisado en Estocolmo en 14 de julio de 1967), ya lo estn en el Acuerdo GATT Ronda Uruguay por el que se protegen los derechos de propiedad intelectual e industrial de 15 de abril de 1994 (en adelante, Acuerdo TRIPS). Tngase en cuenta que tanto Argentina como Uruguay son parte en el Convenio de Pars citado (Argentina lo es de la versin de Lisboa desde 10 de febrero de 1967 y de la versin de Estocolmo arts. 13 a 30 desde 8 de octubre de 1980; mientras que Uruguay lo es desde 28 de diciembre de 1979 en su versin de Estocolmo, tal y como se puede consultar en http://www.wipo.int/treaties/docs/english/d-paris.doc). Asimismo, ambos pases forman parte del Acuerdo GATT referido (tanto Argentina, como Uruguay forman parte desde el 1 de enero de 1995, tal y como se puede observar en http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm).

Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el Pargrafo 4 de la Poltica Uniforme y Pargrafo 3.(b).ix del Reglamento

De acuerdo con tales disposiciones, la Poltica Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

- Que el nombre de dominio controvertido sea idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- Que el demandado no tenga derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio,

- Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se est utilizando de mala fe.

A fin de llegar a la decisin, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Pargrafo 10.(d) del Reglamento, determinar la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas por cada una de las partes, valorando, en definitiva, cada una de las pruebas atendiendo a su valor intrnseco y en conjuncin con el relato de los hechos.

Preliminar

Con carcter previo al anlisis de si, efectivamente, se dan las circunstancias que señala la Poltica Uniforme para determinar si el registro del nombre de dominio se ha hecho de mala fe, conviene establecer si los Recursos jurdicos solicitados por los demandantes en su Escrito de Demanda (punto VI de la Demanda, de acuerdo con el Pargrafo 3.(b).x del Reglamento) se corresponden con los derechos que cada uno de los demandantes ostenta. Esta cuestin previa se plantea en la medida en que (i) los demandantes pertenecen todos ellos a un mismo Grupo empresarial y comercial, y (2) los derechos de marca que sirven de base para la interposicin de la Demanda corresponden a uno de los demandantes (en concreto, corresponden a Televisin Satelital Codificada, S.A.), mientras que se solicita la transferencia del nombre de dominio cuestionado a Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A., actual titular del nombre de dominio <tycsports.com.ar>.

Debe tenerse presente, en primer lugar, que nada de lo dispuesto en la Poltica Uniforme o en el Reglamento impide que sea ms de una parte la que interponga la demanda, si resulta que ms de una persona o entidad entienden que ostentan derechos o intereses legtimos lesionados o agraviados por el uso y registro del nombre de dominio por una misma persona o entidad. Es ms, si de acuerdo con los Pargrafos 4.(f) de la Poltica Uniforme y 10.(e) del Reglamento, se deduce un principio favorable a incluso acumular mltiples controversias entre demandante y demandado, a fortiori debe admitirse que acten varias entidades como demandantes, cada una de ellas defendiendo los intereses y derechos legtimos que ostente o diga ostentar.

En segundo trmino, y derivado de lo anterior, no es contrario a la Poltica Uniforme ni al Reglamento que las partes demandantes decidan dentro del proceso el destino final que ha de tener la titularidad del nombre de dominio controvertido y ello por las siguientes razones. Primero, porque el presente procedimiento tiene como finalidad la de determinar si existen razones que justifiquen que el actual titular del nombre de dominio en cuestin lo usa y/o lo ha registrado con mala fe en perjuicio de los derechos e intereses legtimos del demandante o de uno de los demandantes (Pargrafo 4 de la Poltica Uniforme y Pargrafos 3.(b).viii y 15 del Reglamento). Segundo, el Grupo de Expertos ha de decidir, por consiguiente, sobre si se da una situacin ilegtima concreta que afecte a la titularidad del nombre de dominio, pero no sobre si el titular de la marca o de la situacin legtima a proteger puede o debe transferir la titularidad del nombre de dominio en cuestin a otro de los demandantes o a tercero.

O dicho de otra manera: el conflicto que pretende resolver la Poltica Uniforme y el Reglamento pretende ceñirse a la disputa entre un titular legtimo de un derecho de marca o de una situacin legtima equiparable, y un titular de un nombre de dominio. Y esa circunstancia es la nica sobre la que el Panel de Expertos ha de pronunciarse, puesto que los remedios jurdicos solicitados por los demandantes constituyen una esfera de libertad propia de dicha parte, equiparable al suplico de una demanda, sobre la que el Panel nada ha de opinar.

Lo anterior no debe significar, por otra parte, que el nombre de dominio en disputa no haya de guardar relacin alguna con la persona o entidad a favor de la cual se haya de transferir. En el presente caso, justamente se da la circunstancia de que la entidad Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. pertenece al mismo grupo audiovisual y meditico al que pertenece Televisin Codificada Satelital, S.A., titular y propietario de los derechos de marca que sirven de base al presente procedimiento. En este sentido, cabe admitir que la defensa de los derechos de marca referidos realmente se est haciendo de manera compartida, beneficindose de sus efectos no slo directamente su titular, que los hace valer, sino tambin empresas del mismo grupo al que este ltimo pertenece. No se olvide, por ltimo, que Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. tambin ostenta un derecho legtimo en el presente procedimiento al ser titular del nombre de dominio <tycsports.com.ar> claramente identificable con el nombre de dominio en cuestin.

"4.a.(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin"

Al margen de la partcula ".COM", que es un atributo propio de los Nombres de Dominio genricos de Primer Nivel, se produce una total coincidencia entre los elementos textuales fundamentales que conforman los derechos de marca propiedad de una de las demandantes y el nombre de dominio en disputa. En ambos casos se trata de las palabras "TYCSPORTS".

Que se crea confusin se acredita por el hecho de que, tal y como demuestran las demandantes en su Anexo K, durante el tiempo en el que estuvo operativo el Sitio Web correspondiente al dominio <tycsports.com> a nombre del Sr. Kirovsky, hubo numerosas visitas que hacan referencia a programas y acontecimientos deportivos que usualmente son retransmitidos a travs de los canales televisivos y de Internet de los demandantes.

Por otra parte, el hecho de que, tal y como afirma la demandada, el actual contenido del Sitio Web indique la ausencia de relacin alguna con sitios de similar nombre, ni con programas de televisin, presupone lgicamente al menos la posibilidad de confusin, puesto que de otro modo no sera necesaria indicacin o advertencia alguna en este sentido. Si el propio titular operativo del nombre de dominio en cuestin advierte al pblico en general acerca de la diferente actividad es que, intrnsecamente, el nombre de dominio conlleva un factor de confusin que motiva tal declaracin. Resulta ms que probable, por consiguiente, que el pblico en general no perciba diferencia sustancial entre los elementos que conforman el nombre de dominio en disputa y las marcas de las que es titular Televisin Codificada Satelital, S.A.

Este resultado es conforme, por otra parte, con las disposiciones y principios derivados de lo dispuesto en los artculos 15 y 16 del Acuerdo, as como del artculo 6. bis, 8, 10 y 10 bis del Convenio de Pars.

Por consiguiente, este Panel entiende que se da la circunstancia exigida en el Pargrafo 4.(a).i de la Poltica Uniforme.

"4.a.(ii) Ausencia de derechos o intereses legtimos del Demandado en el nombre de dominio <tycsports.com>

El nombre de dominio <tycsports.com>, segn alega la demandada, coincide con derechos e intereses legtimos de los que es titular. A este fin aporta determinada documentacin de solicitud y de cesin de marcas (vase Punto 4 anterior de esta Decisin) y realiza un alegato en el que trata de demostrar la existencia de un uso previo de las marcas que le han sido cedidas.

A este respecto, este Panel de Expertos debe hacer las siguientes apreciaciones:

Del anlisis de la documentacin obrante en los Anexos 1, 2 y 3 se deduce que la misma tiene efectos exclusivamente inter partes, por tratarse de documentos privados, firmados entre el anterior titular del nombre de dominio en disputa y el actual demandado, que a juicio de este Panel carecen del ms mnimo valor probatorio no ya slo por el hecho de que la exactitud de los datos all contenidos no haya sido adverada por medio de fedatario pblico, sino tambin por el hecho de que, en consecuencia, los efectos de dicha informacin no le son oponibles a terceros de buena fe que puedan ostentar derechos sobre el objeto de la cesin. Las consecuencias que para el cesionario (actual demandado) pudiera traer la eventual transferencia del nombre de dominio en disputa a favor de los demandantes, debern ser asumidas por el propio demandado y repercutirlas a su contraparte en el contrato de cesin al que alude, iniciando las oportunas acciones legales de las que crea estar asistido por transmisin fraudulenta.

Lo anterior es un principio tradicional en materia de derecho civil y registral que resulta aplicable a la controversia objeto de esta decisin. Precisamente, esa salvaguarda de los derechos de terceros es la que permite pensar que si se produjo la cesin no fue por no existir una notificacin al antiguo registrador (el NSI), como alega el demandado, sino por la lentitud de los exhortos internacionales que muy probablemente hizo que la notificacin llegara demasiado tarde para que se tomara constancia de la misma por parte del Registrador.

En esa lnea de demostracin del inters legtimo o derecho del demandado a usar el nombre de dominio en disputa, aduce tambin la adquisicin de un derecho marcario sobre el signo "TYCSPORTS" (Anexo 4), as como de los signos "TYCESPORT WOLD" (sic) y "TYCESPORT WORLD.COM" (Anexos 5 y 6).

Si se observan los documentos en cuestin, se puede observar de nuevo su falta de adveracin a travs de fedatario pblico con los documentos originales. En concreto, los documentos incorporados son meras fotocopias que carecen de las mnimas notas de rigor para admitir, con pleno valor probatorio de la pretensin que sustentan, su contenido. As, en el Anexo 4 ni siquiera se observan sello oficial de entrada, firma del encargado o cualquier otro signo que permita distinguir lo que sera un documento oficial, de un documento creado ex professo con fines procesales fraudulentos a instancia de parte.

Asimismo, tampoco puede darse pleno valor probatorio a los documentos obrantes en los Anexos 5, 6 y 7, porque los mismos, aunque ya s tienen una mayor apariencia de legalidad (aunque tampoco ofrecen plenas garantas de fidelidad con el original, al no estar adverados por medio de fedatario pblico, al contrario de lo que s hacen los demandantes), ponen de manifiesto que las solicitudes de marca a que se refieren se hicieron en octubre de 2000, esto es, cuando la existencia del litigio no poda ser desconocida (de acuerdo con el ter procedimental ms arriba descrito) para el demandado.

Todo ello hace pensar a este Panel que tales documentos no son ms que una prueba preconstituida por el demandado con evidentes nimos fraudulentos, debiendo rechazarse, en consecuencia, de manera absoluta.

En cualquier caso, debe hacerse notar lo siguiente: primero, en definitiva, se tratara de meras solicitudes de registro de marca, lo que excluye la posibilidad de que se haya obtenido un registro definitivo del derecho marcario; segundo, carece de sentido y eficacia frente a tercero cualquier mencin relativa al uso previo de un derecho marcario realizada por el solicitante del mismo, ya que se tratan de manifestaciones vertidas por el propio interesado, y porque para hacer valer tales derechos eficazmente, debera instar el correspondiente proceso de nulidad de la marca ya registrada contra la que, dadas las circunstancias de este caso, claramente atentara. En cualquier caso, no cabe interpretar esta mencin, sino como un escaln ms en la mala fe puesta de manifiesto por el demandado en la demostracin fraudulenta de sus pretendidos derechos o intereses legtimos.

Por ltimo, tampoco merecen relevancia alguna las alegaciones del demandado en el sentido de que al estar el Sitio Web vaco y sin contenido, no se puede estar llevando a cabo uso antijurdico alguno de los derechos de marca de los demandantes. Como repetidamente ha tenido ocasin de manifestar el Centro en casos anlogos, es irrelevante el hecho de que el Sitio Web est con contenido o sin l: el simple hecho de que el legtimo titular de los derechos de marca no pueda acceder a la titularidad del nombre de dominio implica por s mismo un uso de dicho derecho de marca de manera ilegtima (Casos D2000-0222 y D2000-0239).

Lo anterior es conforme, asimismo, con lo señalado en los artculos 15 y 16 del Acuerdo TRIPS, as como con los artculos 6. bis, 8, 10 y 10 bis del Convenio de Pars.

El Panel Administrativo entiende, por consiguiente, que se da el requisito exigido por la Poltica Uniforme en su Pargrafo 4.a.(ii).

"4.a.(iii) Registro por parte del demandado y uso del nombre de dominio de mala fe"

En primer lugar, debe hacerse hincapi en que las demandantes aportan pruebas suficientes y de contenido fehaciente sobre la titularidad de los derechos de marca que sirven de sustento para su demanda.

A juicio de este panel, dadas las circunstancias del caso es ilgico suponer que el demandado no haya registrado y no est usando el nombre de dominio de mala fe, entendido esta circunstancia como conocimiento subjetivo de que con el registro y uso de un determinado nombre de dominio se est causando un daño. Y a esta conclusin se llega a partir de lo siguiente:

- El carcter bien conocido y renombrado que tienen las marcas y la actividad comercial de las demandantes en el entorno geogrfico, cultural y comercial en el que se mueven tanto demandantes como demandado. Con una actividad tan diversa como la probada por las demandantes (en sectores de edicin grfica, produccin audiovisual, televisin e Internet) y una penetracin en los hogares del pblico (a travs de televisin por cable y peridicos) como la señalada por las demandantes en su escrito, es inimaginable pensar que el uso de los signos "TYCSPORTS" era desconocido para la demandada.

- Ahondando en la circunstancia anterior, hay que hacer notar que los demandantes, en los vdeos aportados como Anexos I-5 e I-6, hacen uso en todo momento, constantemente, de la expresin "Torneos y Competencias", as como de su abreviatura "TyC" en diferentes variantes y con diversos complementos como ttulos de programas de televisin protegidos como obras literarias y artsticas por el Convenio de Berna para la proteccin de las obras literarias y artsticas de 1886, revisado en Pars el 24 de julio de 1971, y ratificado tanto por Argentina como por Uruguay (ratificado en 10 de junio de 1967 y 10 de julio de 1967, respectivamente, como se puede ver en http://www.wipo.int/treaties/docs/english/e-berne.doc). En este sentido, cabe argumentar que la utilizacin como nombre de dominio de una denominacin que el pblico identifica como ttulo de una obra ajena es una prueba adicional y corroborante del registro abusivo de nombres de dominio.

- Que como la propia demandada reconoce, el hecho de poner el aviso en su Sitio Web precaviendo a terceros sobre la ausencia de relacin entre dicho Sitio y los de otras titulares, no hace sino demostrar que el demandado es consciente de la existencia de tales sitios y cuando menos de que el nombre de dominio disputado puede entrar en colisin con derechos o intereses legtimos de terceros. Esa actitud es consciente y activa por parte del demandado.

- La eleccin del nombre de dominio no puede responder a la casualidad, cuando la identidad o similitud entre dicho nombre y los derechos de marca de las demandantes, as como su nombre de dominio regional <tycsports.com.ar>, es absoluta. Esa bsqueda es consciente y no puede ser casual.

- La ausencia de un objeto de explotacin claro y terminante del Sitio Web al que corresponde el nombre de dominio en disputa, dndose la circunstancia que, adems, tampoco la demandada ha aclarado a qu tipo de servicio se dedica o en qu sector de produccin se encuentra.

- Por ltimo, aunque ya no es una cuestin de apreciacin de mala fe, bien es cierto que como comprador, la demandada debera haber desplegado una mnima diligencia a fin de comprobar si lo que se le venda no entrañaba la infraccin y violacin de derechos legtimos de tercero.

Finalmente, una apreciacin ms acerca de la mala fe con la que acta y ha actuado la demandada viene de las propias circunstancias del caso.

En efecto, de las circunstancias del caso, a la luz de los antecedentes publicados por el Centro en las pginas que le corresponden dentro del sitio Web de la OMPI, demuestran que sin duda alguna el Sr. Jorge O. Kirovsky originalmente titular del nombre de dominio tiene relacin ntima con la sociedad de responsabilidad limitada demandada en este Caso o lisa y llanamente es uno de sus socios.

La lectura de la decisin dictada en el Caso No. D2000-0428 "Yahoo! Inc. v. Jorge O. Kirovsky" (http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0428.html) demuestra que en ese Caso el demandado result ser dicho Sr. Jorge O. Kirovsky, con el mismo domicilio que la sociedad demandada en estos autos (Nota 1) que aqu se presenta como un tercero ajeno a esa persona y adquirente de buena fe de nombres de dominio y derechos marcarios. El Panel no puede dejar de señalar que el domicilio electrnico elegido por el demandado en estos autos es jok@intersys.com.uy compuesto por las iniciales del citado nombre de persona, lo que lleva a sospechar que si se examinaran los antecedentes del caso citado se descubrira adems que Yahoo S.R.L. y el Sr. Jorge O. Kirovsky no solamente tienen el mismo domicilio en el "mundo real" sino tambin en el "mundo virtual".

De acuerdo con los antecedentes que surgen del caso citado, fue el Sr. Jorge O. Kirovsky quien el 2 de Junio de 2000 (es decir contemporneamente con el inicio del conflicto con los actores de este caso) constituy la sociedad YAHOO S.R.L. (Nota 2), lo que refuerza la presuncin en el sentido de que el original registrante del nombre de dominio en disputa y la persona jurdica demandada en este Caso estn ntimamente relacionados.

La relacin entre el Sr. Jorge O. Kirovsky y YAHOO S.R.L. desvanece toda credibilidad que pudieran tener las defensas argüidas en este caso sobre la base de ser dicha persona un tercero ajeno al juicio. Por el contrario, la evidencia de tal relacin sirve de fuerte refuerzo para considerar que la conducta de YAHOO S.R.L. llena los extremos previstos por el Pargrafo 4. b) ii) de la Poltica Uniforme en cuanto indica habitualidad en el ejercicio del registro abusivo de nombres de dominio. (Nota 3)

De todas las anteriores circunstancias no se puede sino presumir que el uso y el registro (esto es, transferencia) del nombre de dominio se hizo de mala fe, a sabiendas de que se estaba perjudicando un derecho y un inters legtimo de terceros.

Este Panel Administrativo considera, pues, que tambin se da el requisito previsto en el Pargrafo 4.a.(iii) de la Poltica Uniforme.

 

7. Decisin

De acuerdo con los Pargrafos 4.(i) de la Poltica Uniforme y 15 del Reglamento, as como en consonancia con las disposiciones correspondientes y señaladas en esta Decisin de los Acuerdos TRIPS y del Convenio de Pars, los demandantes han probado que el nombre de dominio disputado es idntico a derechos de marca titularidad de una de ellas, que el Demandado carece de inters legtimo o derecho en el uso del nombre en cuestin, no habiendo probado a su vez el Demandado que ostente derechos o intereses legtimos sobre dicho nombre, y que el Demandado est usando y ha registrado de mala fe tal nombre. Por consiguiente, conforme con los artculos antes mencionados, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio <tycsports.com> sea transferido a Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A., de acuerdo con los remedios jurdicos solicitados por los demandantes.

 

 


 

 

Jos Carlos Erdozain
Panelista Presidente

Mauricio Jalife
Panelista

Antonio Mill
Panelista

Fecha: 22 de diciembre de 2000

 


 

Notas:

1. "The respondent is Jorge O. Kirovsky, an individual with an address at Artigas 601, Colonia, Uruguay ("the Respondent")."

2. Also after the Complaint was submitted, Respondent on May 30, 2000, registered the trademark "YAHOO" in Uruguay and on June 2, 2000, established a business called "yahoo S.R.L".

3. ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa ndole;

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-0980.html

 

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