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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Viajes Ecuador, S.A. vs. Ecuador Lugo, S.L.

Caso No. D2000-0981

 

1. Las partes

(1) Demandante: VIAJES ECUADOR, S.A., con domicilio en c/ Gran Va n81, de Bilbao (Vizcaya) - España.

(2) Demandado: ECUADOR LUGO, S.L., con domicilio en Rua de San Pedro, n6, 27001 Lugo - España.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

(1) El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es "viajesecuador.com"

(2). El presente nombre de dominio se encuentra registrado a nombre del demandado en Network Solutions, Inc., una corporacin de Delaware, con sede en Herndon, 505 Huntmar Park Drive, Virginia, 20170 - 5139, USA.

 

3. Iter procedimental

(1) Con fecha 8 de Agosto de 2000 se present por va electrnica al Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme"), el Reglamento de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en los sucesivo "el Reglamento"), ambos aprobados por la ICANN el da 24 de Octubre de 1999, as como por el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, (en adelante "el Reglamento Adicional".

(2) La demanda original en papel, con sus anexos, fue recibida el posterior da 9 de Agosto de 2000.

(3) El da 15 de Agosto de 2000 el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI acus recibo de la demanda, asignando al caso el n D2000-0981 y designando como Administrador del procedimiento a Patricia Simão-Sartorius..

(4) El da 24 de Septiembre de 2000 se recibe de Network Solutions, Inc. la confirmacin de que la demanda le fue oportunamente comunicada; de que es el registrador del nombre de dominio "viajesecuador.com"; de que el titular del nombre de dominio es ECUADOR LUGO, S.L.; y, por ltimo, de que el contrato de servicio 4.0 de Network Solutions, Inc. se encuentra en vigor.

(5) Igualmente, el da 25 de Septiembre de 2000 el Centro de Arbitraje, una vez comprobado el cumplimiento en la demanda de los requisitos formales de la Poltica Uniforme, el Reglamento y el Reglamento Adicional, notific formalmente la demanda a ECUADOR LUGO, S.L., informando al mismo tiempo de la fecha de inicio del Procedimiento Administrativo y del plazo de veinte das para que por el demandado se procediese a enviar al Centro de Arbitraje su escrito de contestacin (hasta el da 14 de Octubre de 2000).

(6) Con fecha 13 de Octubre de 2000 se present por va electrnica al Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI escrito de contestacin a la demanda. La contestacin original en papel, con sus anexos, fue recibida el posterior da 16 de Octubre de 2000.

(7) El da 16 de Octubre de 2000 el Centro de Arbitraje acusa recibo del escrito de contestacin a la demanda, notificando a los representantes de las partes el prximo nombramiento del experto.

(8) Mediante notificacin de fecha 27 de Octubre de 2000 el Director del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI designa a Luis H. de Larramendi como panelista nico, notificndose esta decisin a las partes el posterior da 2 de Noviembre.

 

4. Idioma del procedimiento

(1) La parte actora no ha solicitado expresamente en su escrito que el presente procedimiento se resuelva en español. Sin embargo, ha presentado su escrito en este idioma. Por lo dems la demandada en el apartado VII de su escrito de contestacin a la demanda ha solicitado expresamente que el idioma del procedimiento sea el español.

(2) De acuerdo con lo autorizado por el prrafo 11 del Reglamento y a la luz de las circunstancias de este procedimiento y de las partes que en el mismo intervienen, el Panel ha acordado dictar la presente decisin en español.

 

5. Antecedentes de hecho

(1) La demandante es la compaña mercantil de nacionalidad española denominada VIAJES ECUADOR, S.A., cuyo objeto social es el propio de las agencias de viajes mayoristas y minoristas.

Segn ha acreditado, y no ha sido expresamente negado de contrario, es la legtima titular del nombre comercial español n 39.672 VIAJES ECUADOR, S.A., con efectos desde el 20 de Noviembre de 1961. Dicho nombre comercial ha sido renovado hasta el da 2 de Julio de 2002.

Tampoco se ha negado por la demandada la titularidad por parte de VIAJES ECUADOR, S.A. del registro internacional de marca n 339.908, si bien se ha discutido sobre su denominacin. El Panel, al amparo de las potestades que le confiere el prrafo 11 del Reglamento ha podido constatar la vigencia de este registro internacional de marca y que su denominacin es VIAJES ECUADOR, siendo su representacin grfica la que seguidamente se reproduce:

(2) La demandada es la compaña española ECUADOR LUGO, S.L., cuyo objeto social es la realizacin de la actividad de agencias de viajes.

Por virtud de un contrato suscrito con fecha 3 de Marzo de 1997, cuya autenticidad no ha sido negada en este procedimiento, ECUADOR LUGO, S.L. es una empresa franquiciada de la demandante, VIAJES ECUADOR, S.A.

(3) La fecha de registro del nombre de dominio "viajesecuador.com" es la de 18 de Enero de 1999.

 

6. Pretensiones de las partes

(1) Parte demandante

Afirma la parte actora:

● Que su denominacin social es VIAJES ECUADOR, SOCIEDAD ANONIMA.

● Que la denominacin social VIAJES ECUADOR, S.A. fue registrada por la demandante como nombre comercial con fecha 2 de Julio de 1962 (previa solicitud de 20 de Noviembre de 1961), bajo el nmero de registro 39.672.

● Que es titular, entre otros, del registro internacional de marca n 339.908 VIAJES ECUADOR.

● Que la relacin comercial con la sociedad demandada ECUADOR LUGO, S.L. se encuentra regulada a travs de un contrato de franquicia de 3 de Marzo de 1997 y que dicho contrato no otorga a ECUADOR LUGO, S.L. ningn derecho especial sobre la marca, nombre comercial o denominacin social "VIAJES ECUADOR", sino una facultad/deber de uso en ciertas condiciones y para ciertos fines, a efectos siempre al contrato de franquicia suscrito. Y que sta afeccin contractual determina que el franquiciado carezca de cualquier inters sobre la marca ajeno al cumplimiento del contrato y, en definitiva, a la titularidad de la misma por el franquiciador.

● Que la pgina web de ECUADOR LUGO, S.L. no est siendo objeto de un uso efectivo.

● Que la demandada ha realizado un ofrecimiento de venta del nombre de dominio a VIAJES ECUADOR, S.A. por importe de 5.000.000- de pesetas y que, incluso, ha ofertado la venta del nombre de dominio a travs de la pgina web "www.GreatDomains.com".

● Que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de privar al titular marcario de la posibilidad de reflejar su marca como nombre de dominio bajo el primer nivel ".com".

● Que deben ser tenidos en cuenta por el Panel diversos precedentes de resoluciones arbitrales dictadas por el Centro de Arbitraje de la OMPI.

Teniendo en cuenta estas premisas, la demandante solicita la transferencia a su favor del dominio "viajesecuador.com", designando, al mismo tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el prrafo 3.b) xiii) del Reglamento, su sometimiento a la jurisdiccin del domicilio del demandado.

(2) Parte demandada

ECUADOR LUGO, S.L. ha contestado a las alegaciones de la demandante señalando, con carcter previo, que los paneles administrativos de la OMPI carecen manifiestamente de competencia para dirimir la controversia surgida en este caso concreto (i) por haberse registrado el dominio con anterioridad a la aprobacin y entrada en vigor de la Poltica Uniforme y del Reglamento; (ii) por existir en el contrato de franquicia una sumisin expresa de las partes a un orden jurisdiccional distinto al de la OMPI y (iii) por no haberse sometido las partes vlidamente a la jurisdiccin de los paneles administrativos de la OMPI, toda vez que ya existe una sumisin expresa a otro fuero.

En cuanto a las cuestiones de fondo debatidas, afirma la demandada:

● Que la demandante no ha acreditado vlidamente ser titular de ningn derecho de propiedad industrial con la denominacin VIAJES ECUADOR.

● Que la demandante no puede reclamar una exclusividad en la utilizacin de la denominacin VIAJES ECUADOR, por cuanto ECUADOR LUGO, S.L. est obligada contractualmente a utilizar dicho signo distintivo en todas las actuaciones que realice en el mercado, teniendo expresamente prohibido la utilizacin de cualquier marca o anagrama personal.

● Que ECUADOR LUGO, S.L. ostenta un claro inters legtimo en el dominio disputado, toda vez que fue registrado para el desarrollo de su actividad empresarial, amparado en un contrato de franquicia que le obliga en todas sus relaciones comerciales a utilizar la denominacin VIAJES ECUADOR.

● Que adems de haber realizado preparativos para la utilizacin del dominio, lo ha estado utilizando para un uso comercial con inters legtimo en la ejecucin y explotacin de la franquicia de que es titular, encontrndose la pgina web "www.viajesecuador.com" plenamente operativa.

● Que si bien es cierto que estaba dispuesta a ceder la titularidad del nombre de dominio por 5.000.000- de pesetas, el ofrecimiento inicial de este importe se hizo por representantes de VIAJES ECUADOR, S.A., tras negociaciones mantenidas entre las partes durante un largo espacio de tiempo.

● Que nunca fue su intencin que el nombre de dominio fuese ofrecido para su venta en la pgina web "www.GreatDomains.com", razn esta por la que se dirigi a esta compaña solicitando la retirada de la lista de dominios en venta el de su titularidad "viajesecuador.com".

● Que la finalidad en el registro del nombre de dominio no fue la de privar a VIAJES ECUADOR, S.A. de la posibilidad de reflejar su marca como nombre de dominio, siendo prueba de ello que la demandante es titular, al menos, de los siguientes nombres de dominio: "franquiciasecuador.com", "viajesecuador.net" y "viajesecuadorsa.com".

● Que, en consecuencia, la demandante no ha podido probar la concurrencia del registro y uso de mala fe del nombre de dominio por ECUADOR LUGO, S.L., como quiera que dicho nombre de dominio le sirve a la demandada para promocionar su actividad de agencia de viajes en el marco de un contrato de franquicia suscrito con VIAJES ECUADOR, S.A.

● Que deben ser tenidos en cuenta por el Panel los precedentes dictados tanto por la OMPI como por el NATIONAL ARBITRATION FORUM para la resolucin de disputas sustancialmente idnticas a la presente.

De acuerdo con su exposicin, solicita la demandada "la ntegra desestimacin de la demanda interpuesta dado que, con independencia de que, debido a sus peculiares caractersticas, la controversia surgida excede los lmites de la competencia de este Panel Administrativo, lo cierto es que no concurren todos los requisitos para la estimacin de la accin que confieren las normas de resolucin de conflictos".

 

7. Debate

(1) Normas aplicables

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisin de la demanda sobre la base de:

● las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

● lo dispuesto en la Poltica Uniforme y en el propio Reglamento, y

● de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

Tal y como se ha manifestado en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI (Caso D2000-001, apartado 6.A, y Caso D-2000-0143, apartado 6.3, entre otros), cuando las partes en el Procedimiento Administrativo sean residentes del mismo pas, las leyes y principios de derecho aplicables deben incluir los de ese pas.

Teniendo en cuenta la comn residencia en España de demandantes y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Poltica Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español, incluido el Cdigo Civil español de 1889, la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988 y el Reglamento del Registro Mercantil, entre otros.

(2) Examen de las cuestiones previas promovidas por la demandada en el apartado IV del escrito de contestacin a la demanda.

Antes de entrar a considerar si se cumplen o no los elementos del Artculo 4(a) de la Poltica Uniforme y, por lo tanto, si se debe estimar o no la demanda formulada por VIAJES ECUADOR, S.A., es obligacin de este Panel resolver las cuestiones previas o excepciones formuladas por la demandada en su escrito de contestacin a la demanda:

(A) Sobre la pretendida inaplicacin de las normas por haberse registrado el nombre de dominio con anterioridad a la aprobacin y entrada en vigor de las mismas.

En el prrafo 158 del Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet de 30 de Abril de 1999, al pronunciarse sobre el "carcter obligatorio del procedimiento", se afirma:

"En el Informe Provisional de la OMPI se recomendaba que el procedimiento administrativo fuera obligatorio en el sentido de que cada solicitante del registro del nombre de dominio debe, en el contrato de registro del nombre de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento si un tercero inicia una demanda en su contra. Si el sometimiento del procedimiento fuera facultativo para los solicitantes, se consideraba que la opcin del procedimiento no dara como resultado una mejora considerable de la situacin actual, ya que aquellas personas que registran nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual de terceros difcilmente elegiran someterse al procedimiento (que es mas econmico y rpido que el recurso de los tribunales), sino que preferiran que los titulares legtimos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen ms posibilidad que incoar litigios ante los tribunales, con los costos y demoras correspondientes".

Segn ha notificado NETWORK SOLUTIONS el contrato en vigor es el correspondiente a la versin 4.0, en cuyo apartado C se puede leer:

"Dispute Policy. Registrant agrees, as a condition to submitting this Registration Agreement, and if the Registration Agreement is accepted by NSI, that the Registrant shall be bound by NSIs current Dispute Policy. The current version of the Dispute Policy may be found at the InterNIC Registration Services web site: "http://www.netsol.com/rs/dispute-policy.html".

Si se accede a esta direccin html, nos encontramos con la siguiente informacin:

"Beginning 12:01 a.m. on January 1, 2000, the following Uniform Domain

Name Dispute Resolution Policy ("Policy") will be in effect. The Policy will

apply to all future disputes. The current Domain Name Dispute Policy

(Version 3.0) will automatically terminate at midnight on December 31, 1999.

No domain name registration will be placed on "Hold" pursuant to the current

Domain Name Dispute Policy after December 31, 1999."

Se observa, por lo tanto, que desde el da 1 de Enero de 2000 est en efecto esta poltica de resolucin de disputas en cuyo primer prrafo queda constancia de que la Poltica Uniforme se incorpora como referencia a todos los acuerdos de registro de nombres de dominio o, lo que es lo mismo, el sometimiento de los titulares de los nombres de dominio a la Poltica Uniforme y su Reglamento, independientemente de la fecha en que hubiesen obtenido el registro.

El Panel considera, en consecuencia, que son aplicables las normas de resolucin de conflictos invocadas por VIAJES ECUADOR en su escrito de demanda.

(A) Sobre la existencia de una sumisin expresa de las partes a un orden jurisdiccional distinto al de la OMPI.

Conviene recordar algunos de los principios recogidos en el prrafo 150 del Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet:

(iii) El procedimiento alternativo de solucin de controversias debe ser uniforme y congruente en todos los TLD abiertos...

iv) Como ya se indic, la disponibilidad del procedimiento administrativo no debe impedir poder recurrir a litigios en tribunales. En particular, una parte debe tener libertad de incoar un litigio presentando una demanda ante un tribunal nacional competente, en vez de iniciar un procedimiento administrativo de solucin de controversias, si tal es el curso preferido y debe poder buscar una remisin de la controversia que haya sido objeto de un procedimiento administrativo de solucin de controversias.

v) las resoluciones de los procedimientos alternativos de solucin de controversias no deberan tener (y no pueden tener) el efecto de precedente obligatorio en tribunales nacionales. Quedara al criterio de los tribunales de cada pas la determinacin de la importancia que desean dar a las resoluciones formuladas en el marco del procedimiento.

vi) Para garantizar la solucin rpida de las controversias, los recursos disponibles en el procedimiento alternativo de solucin de controversias deben limitarse a la situacin del registro de nombre de dominio mismo y por lo tanto no deben incluir compensaciones monetarias o sentencias relativas a la validez de una marca.

ix) Prevalecer sobre una resolucin resultante de un procedimiento alternativo de solucin de controversias, una decisin judicial de un tribunal competente de un pas parte en el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial obligado por el Acuerdo sobre los ADPIC."

Sobre estas premisas relativas a la naturaleza de los procedimientos arbitrales, el Informe Final afirma en su prrafo 153:

"El alcance del procedimiento se limitara a los casos de registro abusivo (o ciberocupacin), como se ha definido anteriormente y no estara disponible para las controversias entre las partes con derechos que compiten de buena fe".

La propia Poltica Uniforme contempla en su objetivo que su finalidad es la resolucin de disputas que surjan entre marcas y nombres de dominio y no sobre cuestiones de fondo distintas cuya resolucin deba someterse "ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible".

La cuestin que plantea la demandada carece, por lo tanto, de fundamento, habida cuenta de que la clusula de sumisin a los Juzgados y Tribunales de Madrid que se contiene en el contrato de franquicia suscrito entre VIAJES ECUADOR, S.A. y ECUADOR LUGO, S.L. se refiere a las divergencias que pudieran surgir entre las partes sobre la interpretacin, cumplimiento y ejecucin del "contrato".

La pretensin de la actora en este procedimiento arbitral no es ninguna de las contempladas en la señalada clusula del contrato de franquicia, sino la determinacin de si el registro del nombre de dominio "viajesecuador.com" es abusivo y si, por lo tanto, procede la transferencia a su favor de conformidad con la Poltica Uniforme de resolucin de conflictos de la ICANN.

Entiende el Panel, por lo tanto, que decae esta excepcin formulada por la demandada, como quiera que es el propio contrato de registro de nombre de dominio suscrito por ECUADOR LUGO, S.L. el que le obliga a someterse a la resolucin de una disputa de esta naturaleza de conformidad con la Poltica Uniforme y su Reglamento.

Es esta clusula de sometimiento recogida en el contrato con Network Solutions la que realmente debe aplicarse al presente litigio, por cuanto lo que realmente se dirime es si el registro del nombre de dominio se hizo o no de forma abusiva, es decir, si ECUADOR LUGO, S.L. ha incumplido con de las obligaciones o compromisos suscritos con el registrador Network Solutions.

(C) Sobre la ausencia de sometimiento a arbitraje de la OMPI por las partes.

Diversas circunstancias llevan tambin al Panel a rechazar esta ltima excepcin propuesta por la demandada:

La demandante, VIAJES ECUADOR, S.A. se somete expresamente a la decisin arbitral que se adopte, slo por el mero hecho de haber acudido a esta va para la resolucin del conflicto suscitado.

Por su parte, la demandada, ECUADOR LUGO, S.L. se somete, igualmente, a la resolucin del conflicto por va arbitral de conformidad con las Reglas de la ICANN, por el solo hecho de haber suscrito un acuerdo de registro con Network Solutions, Inc. y haber aceptado, en consecuencia, la poltica de resolucin de disputas que en l se contempla.

Resulta inaceptable el pretendido paralelismo que busca la demandada entre la Ley española de Arbitraje y el procedimiento arbitral de conformidad con las Reglas de la ICANN, cuyo objeto es insistir en la ausencia de sometimiento a arbitraje por las partes, cuando como ya se ha dicho en el apartado B anterior, es clara la aplicabilidad de este procedimiento para la resolucin de este tipo de conflictos entre marcas y nombres de dominio.

No puede el Panel tener en cuenta esta ltima cuestin previa y, en consecuencia, debe proceder a analizar la cuestin de fondo: si el nombre de dominio "viajesecuador.com" ha sido abusivamente registrado por ECUADOR LUGO, S.L.

(3) Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda -prrafo 4(a) de la Poltica Uniforme.

Desde la primera decisin adoptada por el Centro de Arbitraje, ha quedado claro que para que un nombre de dominio deba ser cancelado o transferido en favor de un demandante, ste debe probar la concurrencia acumulativa en el supuesto de hecho de los tres requisitos que se contienen en el prrafo 4(a) de la Poltica Uniforme:

● que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico o similar hasta el punto de crear confusin con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

● que el demandado carezca de derechos o inters legtimos respecto al nombre de dominio, y

● que el nombre de dominio haya sido registrado y sea usado de mala fe.

(A) Identidad o similitud entre marca y dominio:

Conviene delimitar, en primer trmino, cules son los derechos con base en los cuales ejercita la demandante la presente controversia. Antes de entrar en su anlisis, conviene recordar que en el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, en su prrafo 167 se afirma:

"La segunda limitacin definira el registro abusivo nicamente en relacin con las marcas registradas y marcas de servicio. As pues, los registros que infrinjan nombres comerciales, indicaciones geogrficas, o derechos de la personalidad no se considerarn dentro de la definicin de registro abusivo para los fines del procedimiento administrativo".

Por otra parte, en el prrafo 4.a.i) de la Poltica Uniforme se señala como uno de los elementos para el obligado sometimiento a un procedimiento administrativo la identidad o similitud entre una marca de productos o de servicios y un nombre de dominio.

De lo anterior se desprende:

a) Que no puede basarse la pretensin de la demandante en su propia denominacin social.

b) Que, en principio, tampoco puede ser base para una demanda arbitral el nombre comercial español n 39.672.

c) Que el registro internacional de marca de la demandante n 339.908 VIAJES ECUADOR (Mixta) s podra constituir una base para la iniciacin de un procedimiento arbitral.

No obstante lo anterior, el Panel considera que no puede ampararse la reclamacin de la demandante en su registro internacional de marca n 339.908, como quiera que la transferencia del mismo a VIAJES ECUADOR, S.A. no se produjo hasta el 26 de Mayo de 1999, fecha en la que ECUADOR LUGO, S.L. ya era titular del nombre de dominio "viajesecuador.com". En sentido similar se pronunci el Panel en el Caso n D2000-0488.

No pudiendo estimar el Panel la concurrencia en el presente procedimiento del apartado 4.a.i) de la Poltica Uniforme con base en la denominacin social y en el registro internacional de marca de la demandante, por las razones previamente expuestas, procede analizar si el registro español de nombre comercial VIAJES ECUADOR, S.A. es ttulo habilitante suficiente para entablar una contienda de esta naturaleza. Y conviene hacerlo al amparo de los principios generales del derecho y de la Ley de Marcas española.

Los derechos de propiedad industrial en España se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contemplndose tres modalidades concretas: marca, nombre comercial y rtulo de establecimiento.

El artculo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley.

El artculo 76.1.a) entiende por nombre comercial el signo o denominacin que sirve para identificar a una persona fsica o jurdica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idnticas o similares.

Finalmente, el artculo 81 de la Ley de Marcas equipara el nombre comercial a las marcas, al afirmar que le son de aplicacin las normas de la Ley relativas a las marcas.

Aun cuando la Ley no exige que los nombres comerciales sean registrados para obtener la proteccin que la Ley les dispensa, no es menos cierto que el registro no hace sino reforzar su efectividad y, en cierta medida, conferirle los mismos derechos que a las marcas: pueden ser base para la formulacin de oposiciones en la va administrativa as como para la iniciacin de cualquier tipo de accin ante los rganos jurisdiccionales civiles o penales.

Incluso el artculo 274 del Cdigo Penal español sita en el mismo plano o nivel a las marcas y nombres comerciales al referirse a ellos bajo el concepto genrico de "derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislacin de marcas".

Desde este punto de vista ha de entenderse que un nombre comercial debidamente registrado en España goza del reconocimiento pleno para que pueda ser base en un procedimiento y, por ello, para que pueda considerarse como signo vlido a los efectos de los procedimientos arbitrales de conformidad con la Poltica Uniforme de la ICANN.

Al cotejar el panel el nombre de dominio controvertido y los derechos de propiedad industrial de la demandante sobre la denominacin VIAJES ECUADOR, se aprecia con claridad la coincidencia letra por letra entre ellos. La introduccin en el nombre de dominio objeto de la presente disputa del elemento ".com" en nada cambia esta apreciacin, por cuanto lo realmente determinante a efectos comparativos es el elemento contenido en el nombre de dominio como segundo nivel y no como nivel primario.

Se puede afirmar que en el conjunto de un nombre de dominio el primer nivel es de naturaleza genrica, razn sta por la que no puede ser apropiado en exclusiva ni, consecuentemente, debe ser tenido en cuenta a efectos comparativos (vase en este sentido las resoluciones dictadas en los casos OMPI D2000-0053 y D2000-0143).

Tampoco debe ser tenido en cuenta a efectos comparativos la terminacin "S.A." del nombre comercial de la demandante, al tratarse de un elemento genrico que no es sino un indicador de la forma social de la compaña actora, mencin que por imperativo legal debe incluirse a toda denominacin social (artculo 403.1 del Reglamento del Registro Mercantil español).

Por lo tanto, este Panel estima que la demandante ha acreditado ser titular de los derechos a los que se refiere el prrafo 4.a.(i) de la Poltica Uniforme. Es posible afirmar, por lo tanto, que este primer requisito concurre en el nombre de dominio obtenido de contrario.

(B) Derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio:

El prrafo 4 (c) de la Poltica Uniforme establece diversas circunstancias que permiten demostrar al titular de un nombre de dominio los derechos o intereses legtimos que ostenta sobre el mismo.

Ya se ha dicho anteriormente que no es objeto ni competencia del Panel analizar el contrato de franquicia suscrito entre las partes y si a la vista de su clausulado alguna de las partes ha infringido sus obligaciones.

Sin embargo, para determinar los derechos o intereses legtimos que ECUADOR LUGO, S.L. pudiera tener sobre el nombre de dominio, ha sido preciso hacer una somera lectura del señalado contrato de fecha 3 de Marzo de 1997. As, nos encontramos:

- Que en la clusula 3.1 se contempla la obligacin para el franquiciado de usar la marca y el anagrama VIAJES ECUADOR, S.A. "sin que ello le otorgue cualquier derecho de propiedad".

- Que en la clusula 3.2 se le prohbe al franquiciado usar la marca VIAJES ECUADOR, S.A. en razones sociales, cuentas bancarias o relaciones con proveedores ajenos al mbito turstico o en sus relaciones comerciales con la Administracin Pblica.

- Que en la clusula 3.3 se le prohbe al franquiciado utilizar su marca o anagrama personal ni hacer publicidad o establecer folletos bajo un nombre personal.

- Que por virtud de la clusula 3.4 el franquiciado se compromete a utilizar correctamente y a cuidar la imagen de marca de VIAJES ECUADOR, S.A. en todas las acciones comerciales.

No ha entrado el Panel a valorar otras cuestiones relativas a las obligaciones de las partes en cuanto a los productos, acciones publicitarias y su promocin, as como a aspectos administrativos o laborales.

Del contenido de la clusula 3 del contrato a la que se ha aludido previamente, se desprende:

a) Que ECUADOR LUGO, S.L. est obligado a usar la marca y el anagrama de VIAJES ECUADOR, S.A. en sus relaciones con el exterior, salvo para supuestos perfectamente tasados en la clusula 3.2.

b) Que la obligacin de uso no le otorga ningn derecho de propiedad sobre la marca. Debe recordar en este sentido el Panel que la asignacin de un nombre de dominio no confiere ningn derecho sobre el mismo, salvo de su utilizacin a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de internet.

c) Que el franquiciado y demandado est obligado a utilizar y cuidar la imagen de marca de VIAJES ECUADOR, S.A. en todas las acciones comerciales. Y en este sentido es pertinente recordar que en el señalado Informe Final de la OMPI se manifestaba que el nombre de dominio es un identificador comercial, es decir, un medio de reciente creacin cuyo objeto principal es favorecer la promocin y comercializacin de productos y servicios a travs de la red internet.

Analizando las premisas anteriores en relacin con el prrafo 4.c de la Poltica Uniforme el Panel considera que en el presente conflicto el demandado ha demostrado ser titular de derechos e intereses legtimos sobre el nombre de dominio por cuanto:

Ha utilizado el nombre de dominio con anterioridad al inicio de la controversia. Ha habido una oferta de productos o servicios, la cual, sin entrar en otras consideraciones o valoraciones, ha sido de buena fe (en sentido similar se refiri el Panel en el Caso n D2000-0017 y Caso n D2000-0029). Segn ha podido comprobar el Panel la pgina web del demandado aluda, al menos en su fase embrionaria, a VIAJES ECUADOR, S.A. En la actualidad sigue existiendo este vnculo por cuanto al marcar el nmero de telfono que en la pgina se cita (902 118 882) se recibe una contestacin con la siguiente frase: "VIAJES ECUADOR, dgame". No entra el Panel a valorar, porque no es su cometido, si los productos y servicios que a travs de dicha pgina se ofertan (o a travs del citado nmero de telfono) suponen o no un incumplimiento de las obligaciones del franquiciado en relacin con el contrato suscrito con VIAJES ECUADOR, S.A. Es sta, precisamente, una cuestin que debe someterse ante los tribunales competentes ordinarios.

- El demandado es "conocido corrientemente por el nombre de dominio" habida cuenta las obligaciones que se le impusieron por virtud de la estipulacin tercera del contrato de franquicia. En sentido similar se refiri el Panel en el Caso n D2000-0017.

- No parece el propsito del demandado desviar a los consumidores de manera equvoca o empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestin con nimo de lucro. La demandante no ha aportado ninguna prueba que desvirte lo anterior. El hecho de que a travs de la pgina web, as como del nmero de telfono que en la misma se cita se oferten productos o servicios en nombre de VIAJES ECUADOR, S.A. implica una apariencia de buen derecho y, por lo tanto, un uso legtimo y leal del nombre de dominio objeto de la controversia, siempre sin perjuicio de lo que en otras instancias judiciales se pueda manifestar a la luz del anlisis exhaustivo y de fondo de la verdadera cuestin que subyace: si el registro del nombre de dominio y la prestacin de servicios a travs de la correspondiente pgina web supone un incumplimiento del contrato de franquicia de 3 de Marzo de 1997.

Estima, por lo tanto, este Panel que ECUADOR LUGO, S.L. ostenta un derecho e inters legtimo sobre el nombre de dominio, por cuanto est obligado contractualmente a identificarse con sus clientes o consumidores mediante la denominacin VIAJES ECUADOR, existiendo, incluso, una prohibicin expresa para utilizar otro tipo de marcas, anagramas o nombre personal. Otros paneles de la OMPI han reconocido en situaciones similares a la que es objeto de la presente controversia la existencia de derechos o intereses legtimos que amparan o que respaldan la posicin del demandado: Caso n D2000-0006, Caso n D2000-0017 y Caso n D2000-0268.

(C) Registro y uso de mala fe:

No habiendo la demandante acreditado la concurrencia del requisito contenido en el prrafo 4.a.(ii) de la Poltica Uniforme, no resulta necesario proceder al examen del ltimo de los elementos si el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe-, tal y como ya se ha manifestado por otros paneles en diversas decisiones emanadas del Centro: D2000-0008, D2000-0040, D2000-0795 y D2000-0896.

 

8. Conclusiones

(1). El Panel no puede aceptar ninguna de las excepciones o cuestiones previas promovidas por la demandada, por entender que la Poltica Uniforme y su Reglamento son vlidos para la resolucin de conflictos entre marcas y nombres de dominio, cualquiera que sea la relacin jurdica y contractual entre las partes. No es objeto de esta controversia ni puede, por lo tanto, el Panel entrar a discutir, cuestiones de fondo de otra naturaleza, como es el cumplimiento o no por las partes de las obligaciones derivadas del contrato de franquicia suscrito y, en consecuencia, de su extensin, interpretacin, cumplimiento y ejecucin.

(2) La demandante ostenta derechos en el sentido del prrafo 4.a.(i) de la Poltica Uniforme.

(3) El demandado, como consecuencia de las obligaciones que le incumben de conformidad con el contrato de franquicia suscrito con VIAJES ECUADOR, S.A. tiene un derecho o inters legtimo respecto al nombre de dominio, sin perjuicio de la decisin que sobre otras cuestiones de fondo puedan adoptarse por los tribunales ordinarios competentes.

(4) No es preciso entrar a valorar si concurre la tercera de las premisas del prrafo 4.a de la Poltica Uniforme, como quiera que no se ha acreditado que el demandado no tenga derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. Adems, entiende el Panel que el hecho de que el demandado ostente derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio difcilmente permitira manifestar que su registro se haya realizado de mala fe, especialmente si dicho registro se produjo mucho antes de iniciarse la controversia.

 

9. Decisin

El Panel estima que la demandada ha registrado un nombre de dominio coincidente con el nombre comercial del que emanan los derechos de la demandante.

El Panel Administrativo, siguiendo otras resoluciones dictadas por otros paneles en procedimientos anlogos, declara que la demandada ostenta un derecho e inters legtimo sobre el nombre de dominio, en su calidad de franquiciado de VIAJES ECUADOR, S.A.

No es competencia del Panel resolver sobre otras cuestiones de fondo que pudieran concurrir en el presente supuesto. La extincin o terminacin de la relacin contractual de franquicia entre las partes introducira circunstancias nuevas a considerar y, en consecuencia, dotara al Panel que en su momento se designase de nuevos criterios para determinar si, en ese caso, el nombre de dominio "viajesecuador.com" reunira o no los presupuestos de admisibilidad de una demanda de conformidad con el prrafo 4(a) de la Poltica Uniforme.

En consecuencia se desestima la demanda, decretando que el dominio "viajesecuador.com" no sea transferido a la demandante, sin perjuicio de la decisin que los tribunales ordinarios competentes puedan adoptar al respecto, a la luz del contrato de franquicia suscrito entre las partes.

 

 


 

 

Luis H. de Larramendi
Panelista nico

24 Noviembre 2000

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-0981.html

 

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