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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona ("La Caixa") v. Enric-Josep

Caso No. D2001-0438

 

1. Las partes

Demandante: CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ("LA CAIXA"), con domicilio social en Avda. Diagonal 621-629, 08028 Barcelona, España, representada por D Assumpta Zorraquino, Price, Waterhouse & Coopers, Avda. Diagonal n 640, 7 Planta, 08017 Barcelona, España.

Demandado: D. Enric-Josep, con domicilio en Andorra, Andorra La Vella, 00000AD. Ante la escasez de datos relativos al titular del dominio controvertido, se acompañan a continuacin los datos de localizacin que figuran en el contacto administrativo del mismo y que son: CMD, Josep, con domicilio en c/ Manso, 52, Sabadell, Barcelona 08025, España, Tfno. 34 93 711 45 23, Fax: 34 93 712 2821, correo electrnico: extense@USA.NET.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio <caixabanc.com>.

La entidad registradora del citado nombre de dominio o bien de los citados nombres de dominio, es Network Solutions, Inc., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia, 20170 - 5139, Estados Unidos de Amrica.

 

3. Iter procedimental

Una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombre de Dominio", en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambin por ese Organismo para desarrollo de esa "Poltica Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada ante el Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el da 27 de Marzo de 2001, por correo electrnico, confrmndose en formato papel el 29 de Marzo de 2001.

Tras la verificacin registral correspondiente, con fecha de 19 de Abril de 2001, la demanda fue notificada al demandado, quien no procedi a darle contestacin.

El 14 de Marzo de 2001 le fue notificada al demandado la falta de personacin y contestacin a la demanda que haba sido presentada, procedindose despus, mediante comunicacin de 5 de Junio de 2001, a dar traslado a D. Luis H. de Larramendi, Panelista Unico, del expediente completo.

 

4.- Antecedentes de hecho

La firma demandante ostenta la titularidad de numerosos registros de marca para la denominacin CAIXABANK tanto en España, como en Andorra, pas donde figura domiciliado el demandado, as como en otros pases como Grecia, Irlanda, Canad, EE.UU. y Japn. Igualmente la demandante es tambin titular de una marca internacional cuya vigencia se extiende a veintids pases ms.

El demandado es D. Enric-Josep, persona fsica, aparentemente de nacionalidad andorrana, al ser Andorra donde figura situado su domicilio, de acuerdo con la informacin relativa al dominio controvertido.

Son tambin, a juicio de este Panel, dignos de tener en cuenta a los efectos del presente procedimiento, los hechos que a continuacin se relacionan:

- El demandante constituy con fecha de 1 de Agosto de 1997, la sociedad Caixabank, S.A.

- En los meses de Febrero y Agosto de 1998, la sociedad Caixabank, S.A. registr los dominios "caixabank.ad" y "caixabankvida.ad".

- No se ha aportado al expediente evidencia alguna de que el demandado haya hecho uso del dominio controvertido o haya llevado a cabo actos preparatorios que evidencien su voluntad de usarlo.

 

5.- Pretensiones de las partes

A. Demandate

El demandante establece en su escrito:

- El demandante, que es resultado de la fusin entre la caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, y la Caja de Ahorrros y Montepiedad de Barcelona, es la primera caja de ahorros española y la tercera en el ranking europeo.

- La Caixa es pionera en el sector bancario, en el mbito de Internet, y ofrece sus servicios a travs de sus pginas "lacaixa.com" y "lacaixa.es".

- La demandante constituy el 1de Agosto de 1997 la sociedad Caixabank, S.A., (quien se encuentra tambin presente en la red a travs de su pgina "caixabank.ad"), siendo inscrita en el registro de sociedades de Andorra el 16 de Agosto de 1997.

- La notoriedad y presencia de la denominacin CAIXABANK en la red, queda acreditada por los resultados de las bsquedas efectuadas a travs de los buscadores Google, Yahoo, Altavista y Lycos, introduciendo el trmino CAIXABANK, y en los que se verifica que la gran mayora de las referencias obtenidas se relacionan con la sociedad Caixabank, S.A.

- Caixabank, S.A. constituda por el demandante, es titular de los dominios "caixabank.ad" y "caixabankvida.ad" desde Febrero y Agosto de 1998 respectivamente.

- El dominio controvertido es confundible y similar con las marcas de las que es titular el demandante desde un punto de vista denominativo, e idntico desde un punto de vista fontico pues, igual resulta a esos efectos, pronunciar una "C" o una "K", que es la nica diferencia que se advierte.

- Que, en ese contexto, es de destacar que el trmino "banco", en cataln, es "banc", y no "bank" como en ingls, pero su identidad fontica puede inducir al usuario a error, pues al tener la demandante su residencia en Andorra (cuya lengua oficial es el cataln), puede pensar que sta no ha adoptado la versin inglesa, sino la catalana, e introducir esta ltima en el buscador.

- El demandado carece de derecho e inters legtimo en el dominio controvertido, al no ser titular de ningn registro de marca que proteja la denominacin CAIXABANC, ni ofrece servicio o producto alguno con la misma.

- Tampoco puede concluirse que exista otra razn de la que se derive ese derecho o inters legtimo, al ser CAIXABANK una denominacin notoria en el mercado, habiendo estado la pgina que identifica el dominio controvertido en situacin de inactividad, sin que pueda apreciarse voluntad alguna de iniciar una actividad comercial legtima en el futuro.

- El demandado no ha vinculado el nombre de dominio a ninguna oferta de productos o servicios o actos preparatorios tendentes a concluir en esa oferta.

- El demandando ha registrado el dominio controvertido de mala fe con la finalidad de obtener un beneficio econmico de su titular legtimo.

- No puede pretenderse que la creacin del dominio controvertido sea fruto de la imaginacin del demandado, cuando CAIXABANK identifica a una de las primeras entidades financieras de su pas de residencia.

- Todo parece indicar que quien registr el dominio controvertido, tambin lo hizo con los dominios "caixabank.org" y "caixabank.net", pues los tres tienen la misma fecha de registro y la direccin de sus titulares es la misma, aunque en un caso el titular sea Enric-Josep, y en otro Gaspar Saludes. Ello indica que el registro del dominio controvertido obedece a un patrn de conducta.

El demandante solicita como consecuencia de todo ello, la transferencia a su favor del dominio controvertido.

B. Demandado

De acuerdo con la documentacin relativa a este procedimiento, recibida por el Panel, el demandado no ha formulado contestacin a la demanda.

 

6. Debate y conclusiones

Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Poltica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda, contenidos en el apartado 4 a) de la "Poltica Uniforme"

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca confusin, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Semejanza entre nombre de dominio y marcas

El Panel considera que entre las marcas de las que es titular el demandante y el dominio controvertido se produce:

- Cuasi-identidad denominativa, pues la nica diferencia existente entre la denominacin CAIXABANK, protegida por los registros de marca del demandante, y CAIXABANC, elemento relevante del dominio controvertido a efectos comparativos, es la ltima letra, que no impide ni mnimamente que exista una gran proximidad desde una perspectiva puramente denominativa.

- Identidad fontica, pues la "C" y la "K", que son respectivamente esas ltimas letras a las que se alude, no ofrecen diferenciacin alguna al ser pronunciadas tanto en español, como en ingls o cataln, cuando se colocan al final de una palabra.

El demandante, por consiguiente, ha cumplimentado el primer requisito exigido por la "Poltica Uniforme".

Posible existencia de derechos o intereses legtimos a favor del demandado, titular del dominio objeto de este procedimiento

El demandado no ha contestado a la demanda, lo que impide conocer las razones que le llevaron a adoptar el dominio <caixabanc.com>, ni su propia versin sobre:

- La finalidad con que adopt el citado dominio

- Si ha materializado en la prctica alguna actividad comercial vinculada a la denominacin CAIXABANC

- Si existe a su favor algn derecho sobre la misma.

El Panel, no obstante, entiende que:

- El demandante ha probado documentalmente la notoriedad de la denominacin CAIXABANK en Andorra, pas en el que figura domiciliado en demandando.

- Esa notoriedad permite concluir que el demandado no ostenta ni ha ostentado con anterioridad derechos o intereses que puedan considerarse legtimos en relacin con la mencin CAIXABANC.

- La ausencia de contestacin a la demanda por el demandado ha permitido a diversos Paneles en sus decisiones llegar a esta misma conclusin, cuando la notoriedad de la denominacin implicada ha sido debidamente acreditada (por ejemplo, decisin OMPI No. D2000-1402).

- Tambin entiende el Panel que debe seguirse la lnea interpretativa contenida en numerosas decisiones emanadas del Centro (D2000-0045, entre otras), en el sentido de que la ausencia de contestacin a la demanda por el demandado puede considerarse como un reconocimiento implcito de ste de la inexistencia de derechos o intereses legtimos a su favor.

El Panel concluye, por consiguiente, que el demandado ha cumplimentado tambin el segundo requisito exigido por la Poltica Uniforme.

Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido

Concurre en el presente supuesto, a juicio del Panel, dos factores fundamentales de hecho que le llevan a concluir que el dominio controvertido ha sido registrado y usado de mala fe:

- El primero vendra derivado precisamente por la condicin de CAIXABANK de denominacin notoria, que el Panel ya ha reconocido.

- El segundo derivara de la tenencia totalmente pasiva del demandado, respecto del dominio controvertido.

La denominacin CAIXABANK constituye una marca notoria

Tal y como ya se ha indicado, el Panel reconoce que la denominacin CAIXABANK es notoria en el pas donde figura domiciliado el demandado, que es Andorra.

Aunque esa notoriedad ha ido consolidndose lgicamente con el paso del tiempo y haya podido alcanzar tambin a España, el Panel considera que ya era un hecho antes del 18 de Noviembre de 1999, fecha en la que se registr el dominio controvertido. Para ello se ha de tener en cuenta:

- Que la demandante constituy la sociedad Caixabank, S.A. con fecha 1 de Agosto de 1997, es decir, ms de dos años antes de que se registrara el dominio controvertido.

- Que dicha sociedad implant ya su presencia en la red, en Febrero de 1998, cuando registr el dominio "caixabank.ad", obteniendo despus adems el registro del dominio "caixabankvida.ad" en el mes de Agosto de ese mismo año.

- Que las dimensiones geogrficas y demogrficas de Andorra hacen que, lgicamente, circunstancias como las mencionadas sean objeto de un general conocimiento por la mayora de sus habitantes, a un ritmo muy superior al que lo seran en un territorio cuyas proporciones fueran mayores.

As, aunque la ausencia de contestacin a la demanda no permite conocer si el demandado habra reconocido la existencia de esa notoriedad al adoptar el dominio controvertido, ello no impide al Panel afirmar la prctica imposibilidad de que la denominacin CAIXABANC fuera objeto de una invencin o creacin independiente por el demandado.

Todo lo anterior constituye, ya de por s, suficiente razn para justificar la mala fe tanto en el uso como en el registro del dominio controvertido, siguiendo la lnea interpretativa contenida en otras decisiones emanadas del Centro, como las decisiones OMPI No. D2000-0045 o OMPI No. D2001-0151.

Tenencia pasiva

La carencia de contenido de la pgina web identificada por el dominio controvertido, debidamente acreditada por el demandante, hace evidente la conclusin de que se ha producido una tenencia pasiva por el demandado del citado dominio.

Debe, a este respecto, traerse a colacin el contenido de numerosas decisiones emanadas del Centro, en las que la tenencia pasiva de un dominio ha sido considerada como causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del mismo. Entre otras pueden mencionarse las decisiones OMPI No. D2000-0464, OMPI No. D2000-0239 o OMPI No. D2000-0003.

No desea el Panel finalizar el anlisis de este ltimo requisito sin precisar que, a tenor de la documentacin aportada, podra existir una clara relacin entre el demandado en este procedimiento y otra persona que figura como demandando en otro, en el que los dominios implicados son muy semejantes.

Esta circunstancia, e incluso el hecho de que tengan el mismo domicilio, podra dar lugar a una conclusin de que efectivamente ambas partes han actuado de mala fe conjuntamente, pero no que esa mala fe sea consecuencia de un patrn de conducta, como pretende el demandante.

Los dominios adicionales registrados por quien es demandado en este procedimiento, as como los registrados por la persona que figura como demandada en el caso D2001-0437 no coinciden en su mayora, adems, con marcas notorias (a juicio de este Panel, pues esa notoriedad no ha sido probada), lo que tampoco permite, aunque la realidad fuera otra, alcanzar slidamente esa conclusin con base en las pruebas aportadas.

El Panel, no obstante, concluye que el demandante ha aprobado tambin la concurrencia del tercer requisito exigido por la "Poltica Uniforme".

 

7. Decisin

El Panel decide, por todas las razones anteriormente expuestas, que el demandado ha obtenido el dominio <caixabanc.com>, siendo idntico a las marcas CAIXABANK de las que es titular el demandante, que dicho registro se obtuvo sin existir derecho o inters legtimo alguno, y que el registro y uso del dominio citado ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio <caixabanc.com> al demandante.

 


 

Luis H. de Larramendi
Panelista Unico

18 de Junio de 2001

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2001/d2001-0438.html

 

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