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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Myrurgia, S.A. v. Javier Ivn Madroño

Caso No. D2001-0562

 

1. Las Partes

La demandante es la mercantil Myrurgia, S.A., con domicilio en la calle Mallorca, 351, 08013-Barcelona, España. El demandado es Javier Ivn Madroño, con domicilio en carretera de Villacastn, 20 4C, 40006-Segovia, España.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mirurgia.com>.

La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia 20170, Estados Unidos de Amrica.

 

3. Iter Procedimental

Una Demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Poltica Uniforme"), segn fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Poltica Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 19 de abril de 2001, por medio de correo electrnico, con confirmacin de 20 de abril, y con acuse de recibo por parte del Centro de 20 de abril de 2001.

Una solicitud de verificacin de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 20 de abril de 2001, contestada positivamente por dicha entidad en fecha de 25 de abril de 2001, confirmando el Registrador: (i) que el nombre de dominio objeto de controversia haba sido registrado ante dicho Registrador; (ii) que el titular de dicho nombre de dominio es Javier Ivn Madroño Espeso, con el domicilio ms arriba indicado (nicamente se menciona la diferencia de que la letra correspondiente a la vivienda es la G); (iii) que constan los datos de contacto administrativo y dems necesarios para proceder al registro de un nombre de dominio; (iv) que la Poltica Uniforme y el Reglamento son aplicables al nombre de dominio disputado, en la medida en que el Acuerdo de Servicio con el titular del nombre de dominio disputado est en vigor; y (v) que actualmente dicho nombre se encuentra en estado "Active".

La demanda fue notificada al Demandado el 26 de abril de 2001, tanto por correo ordinario, como por correo electrnico (Demanda sin anexos), como a travs del fax (demanda sin anexos), dndose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificacin fue realizada al Demandante, as como al Registrador.

El 16 de mayo de 2001, se notific tanto al Demandante como al Demandado la falta de personacin de este ltimo en el procedimiento y la consiguiente ausencia de la contestacin a la demanda.

En fecha de 29 de mayo de 2001, se notific a las Partes el Nombramiento de Experto para la actual controversia, as como la fecha prevista para que ste comunicase al Centro su Decisin, fecha que se fij en no ms tarde del 11 de junio de 2001, de conformidad con el Pargrafo 15 del Reglamento.

Dado que la parte demandante ha redactado su escrito de demanda en el idioma castellano y que las partes en la actual controversia conocen y usan plenamente dicha lengua, este Panel Administrativo considera, sobre la base de la facultad que ofrece el Pargrafo 11.(a) del Reglamento, como lengua del procedimiento la lengua castellana y que en ella se dicte la presente Decisin.

 

4. Antecedentes de Hecho

Es preciso hacer una narracin de los hechos que han dado lugar al presente procedimiento, sobre la denominacin de cada una de las partes, as como de la actividad usual en el mercado de la Demandante, al ser la nica parte personada en el procedimiento.

La Demandante es una mercantil de amplio y reconocido prestigio en el mercado español de la perfumera. Como tal compaña fue constituida el 28 de julio de 1916, siendo su objeto social el de la "elaboracin de toda clase de perfumera, esencias y dems productos similares" (Documento nm. 5 de la Demanda).

La Demandante tiene hoy da una implantacin importante dentro del sector de la perfumera y de la cosmtica (vanse los Documentos nms. 6 y 7 de la Demanda). Segn las cifras aportadas por la Demandante, no siendo contestadas o puestas en entredicho por la Demandada, las cifras de facturacin han aumentado en los ltimos cinco años en aproximadamente unos cien millones de dlares. Las cifras sobre la expansin de las ventas de los productos y servicios de la Demandante rondan en 1998, los 32.000 millones de pesetas (Documento nm. 9 de la Demanda).

La Demandante prueba con profusin de documentos (vanse los Documentos 10, 11, 12, 13 y 14 de la Demanda) el carcter notorio de las actividades y productos comercializados y difundidos en el mercado por Myrurgia, S.A. no slo en el mbito nacional, sino tambin en el internacional.

La Demandante es titular de derechos de marca sobre el signo <myrurgia> tanto en España (Documento nm. 18 de la Demanda), como marca internacional (vase Documento nm. 19 de la Demanda).

Por ltimo, demuestra la Demandante que dedica una parte importante de su presupuesto a la actividad publicitaria, en concreto, entre un 15 y un 20 % (Documento nm. 8).

El Demandado registr el nombre de dominio cuestionado el 24 de octubre de 1999, ante Network Solutions, Inc.

El dominio controvertido es <mirurgia.com>. Actualmente, consta registrado an a nombre del Demandado.

No consta probado, que el Demandado tenga derecho o inters legtimo alguno sobre el nombre de dominio controvertido.

Consta probado que hubo una correspondencia entre las partes, con carcter previo a la presentacin de la Demanda que ha dado lugar a la actual controversia, de la que se deducen los repetidos intentos de la Demandante de proceder a la resolucin pacfica de la misma (Documentos nms. 24 y 25).

 

5. Pretensiones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma:

Que es titular de varios registros de marca nacional e internacional sobre el signo distintivo <myrurgia>, todos ellos debidamente registrados o reconocidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, as como de un dominio de Internet denominado <myrurgia.com>.

Que el dominio disputado es similar con los registros de marcas y el dominio anteriormente mencionado hasta el punto de crear o existir confusin entre ellos.

Que la marca <myrurgia> de la Demandante es una marca notoria en España.

Que Javier Ivn Madroño Espeso no posee ningn derecho sobre el dominio <mirurgia.com>, como demuestra el hecho de que el Demandado no haya respondido en ningn momento a los continuos requerimientos de la Demandante.

Que en la actualidad el Sitio Web correspondiente al dominio disputado carece de contenido alguno, estando en situacin inactiva.

Que los dominios con el sufijo <.com> tienen como finalidad la de desarrollar uso comercial a travs de los mismos.

Que el Demandado registr y en la actualidad est usando el nombre de dominio discutido de mala fe en la medida en que el Sitio Web correspondiente carece de contenido alguno desde prcticamente el momento en el que fue registrado.

Que, a consecuencia de todo lo anterior y en definitiva, se produce una evidente confusin en el pblico respecto a la marca y nombre de dominio sobre los que la Demandante ostenta derechos, dndose los requisitos y circunstancias previstos en la Poltica Uniforme y en el Reglamento a fin de que se condene al Demandado a la transferencia de la titularidad sobre el nombre de dominio <mirurgia.com> a aqulla.

B. Demandado

La parte Demandada no ha contestado a la Demanda.

 

6. Debate y Conclusiones

Reglas aplicables

El Pargrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolver la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Poltica Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Queda de manifiesto, pues, que en la construccin jurdica de la decisin de este Panel, ste no ha de verse limitado necesariamente a las reglas establecidas expresamente en el Reglamento o en la Poltica Uniforme, sino que puede tambin recurrir y aplicar normas y principios de Derecho en el bien entendido que tales normas y principios podrn ser de aplicacin nacional, en la medida en que las partes compartan una misma nacionalidad (Casos D2000-0001 y D2000-0896) y, adems, no conste que no residen en un mismo pas o Estado sometido a un mismo Ordenamiento jurdico.

En el presente caso, por consiguiente, sern de aplicacin junto con las reglas de la Poltica Uniforme y del Reglamento, la legislacin española sobre proteccin de marcas y signos distintivos, as como la regulacin sobre prohibicin de prcticas consideradas como desleales.

Examen de los presupuestos de estimacin de la demanda contenidos en el Pargrafo 4 de la Poltica Uniforme y Pargrafo 3.(b).ix del Reglamento

De acuerdo con tales disposiciones, la Poltica Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio controvertido sea idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

Que el demandado no tenga derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio,

Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se est utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisin, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Pargrafo 10.(d) del Reglamento, determinar la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relacin con los hechos sobre los que gira la controversia.

4.a.(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Este requisito exige que el nombre de dominio disputado sea comparado con los derechos marcarios o cualesquiera otros derechos o intereses legtimos de los que el Demandante fuese titular en su normal actividad, ya sea actual o prevista, en el mercado.

Se dar el requisito de la identidad cuando objetivamente exista una exacta o total reproduccin de los elementos fonticos bsicos o fundamentales que conforman los signos enfrentados, mientras que habr similitud que causa confusin cuando subjetivamente el Panel llegue a esta conclusin a partir de una serie de criterios de comparacin, tales como el hecho de que el nombre de dominio disputado y los derechos marcarios puestos en juego estn formados exactamente por las mismas letras o vocablos, o que lo estn a partir de partes sustanciales de los signos a considerar. Asimismo, el nombre de dominio es similar hasta el punto de causar confusin cuando es similar respecto del nombre de dominio o marca o cualquier otro derecho legtimo del Demandante hasta el punto de causar confusin sobre el verdadero origen de las actividades del Demandado o crear en el pblico el riesgo de asociacin con las que el Demandante desarrolle pacfica y legtimamente en el mercado.

El riesgo de confusin puede ser debido a una identidad sustancial entre las palabras o letras usadas por el Demandante (como marca) para identificarse en el mercado y el nombre de dominio del Demandado. Esta identidad sustancial podr apreciarse, entre otros criterios, por la elevada coincidencia en el nombre de dominio cuestionado de los elementos que conforman el derecho de marca (o cualesquiera otros comerciales legtimos) del Demandante.

Por otra parte, para proceder a la comparacin entre los signos distintivos enfrentados no es relevante tener en cuenta la partcula TLD. Las partculas <com>, <org> o <net> no son relevantes para establecer la comparacin, ya que las mismas no añaden particularidad alguna o diferenciacin respecto al nombre de dominio cuestionado.

A la vista de todo lo anterior, resulta evidente que el titular del nombre de dominio lo ha formado a partir del derecho de marca del Demandante sobre el signo <myrurgia>, variando solamente la letra <y> por la letra <i>. A la hora de formar el nombre de dominio controvertido, el Demandado no ha añadido partculas que puedan suponer o añadir un factor de diferenciacin con respecto de la marca notoria <myrurgia>, propiedad de la Demandante. Hay que tener en cuenta que, fonticamente, tanto <myrurgia> como <mirurgia> tienen la misma pronunciacin.

Literalmente, pues, y efectuando la comparacin no cabe duda de que, aunque no se produce una identidad exacta entre el nombre de dominio cuestionado y el derecho de marca registrado en España y en otros pases a favor de la Demandante, s se produce una similitud que tiende a la confusin entre ambos.

Teniendo presente lo expuesto anteriormente, considero que el dominio <mirurgia.com> es similar hasta el punto de causar confusin con la marca española <myrurgia> que es propiedad de la Demandante, as como con su dominio <myrurgia.com>.

En conclusin, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Pargrafo 4.a.(i) de la Poltica Uniforme.

4.a.(ii) Ausencia de derechos o intereses legtimos del Demandado en el nombre de dominio <mirurgia.com>

Al Panel administrativo no le consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca o una denominacin de la que el Demandado sea titular.

El Demandado no ha aportado prueba alguna de que viniera usando el nombre de dominio disputado con anterioridad al momento en que el Demandante hubo registrado su derecho de marca <myrurgia> y empezado a operar en el mercado, como prueba de inters legtimo que, entre otras, propone la Poltica Uniforme.

Al no haber obrado de ese modo, y una vez que el Demandante ha probado sobradamente la existencia de varios registros de marca en España y en otros pases, as como el desarrollo y ejecucin de una actividad comercial notoria en el sector de los perfumes y esencias cosmticas, debo llegar a la conclusin de que el Demandado no tiene inters legtimo o derecho alguno en el nombre de dominio <mirurgia.com> que deba ser ms digno de proteccin que el que poseen los distintos registros de marca, el nombre de dominio alegado y los intereses comerciales en el mercado español e internacional de la Demandante.

Consecuentemente, entiendo que se da el requisito exigido por el Pargrafo 4.a.(ii) de la Poltica Uniforme.

4.a.(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe por parte del Demandado

En lo que se refiere al requisito de la mala fe, el Panelista debe tener en consideracin, en primer lugar, el hecho de que el Demandante es titular de varios registros de marca <myrurgia>.

Debido al hecho de los registros anteriormente mencionados; a la difundida actividad comercial desarrollada por la Demandante (no negada por el Demandado); al carcter notorio de su actividad y en el mbito geogrfico, comercial y jurdico en el que conviven Demandante y Demandado, debe entenderse que el Demandado tena conocimiento en el momento del registro del dominio, y posteriormente a la hora de usarlo, del derecho marcario y/o intereses legtimos de la Demandante sobre el vocablo <myrurgia>.

Por consiguiente, el Panelista ha de llegar a la lgica, razonable y legtima conclusin de que el Demandado era completamente consciente de que el registro del nombre de dominio <mirurgia.com>, sobre el que el Demandado no tiene derecho o inters legtimo, fue algo deliberado, no casual, hecho con el nimo subjetivo de querer as causar un daño y perjudicar los derechos e intereses legtimos del Demandante.

Recurriendo a la Ley de Competencia Desleal española, cuyo artculo 5 sanciona como desleal el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe, se llega inevitablemente al mismo resultado. El tipo de comportamiento sancionado no es aquel que el propio sujeto infractor pueda suponer que es ilcito (punto de vista subjetivo), sino antes bien el que objetivamente resulta contrario a las mnimas exigencias de un comportamiento tico y conforme a los buenos usos y prcticas mercantiles. Desde este punto de vista, es evidente que el tipo de actividad llevada a cabo por el Demandado (esto es, registro de un nombre de dominio coincidente con marca notoria), el uso de un trmino o vocablo que causa confusin con otros existentes en el mercado nacional e internacional registrados a favor del Demandante, as como la ausencia de un inters legtimo digno de proteccin por parte del Demandado deben llevar a la conclusin de que, efectivamente, el comportamiento del Demandado es desleal por ser objetivamente contrario a la buena fe y hacerse a partir del reconocimiento y reputacin ganado por otro en el mercado.

As pues, el Panelista entiende que el nombre de dominio <mirurgia.com> fue registrado y est siendo usado de mala fe.

 

7. Decisin

De acuerdo con lo dispuesto en los Pargrafos 4 (i) de la Poltica Uniforme y 15 del Reglamento, la Demandante ha probado que el nombre de dominio disputado es similar hasta el punto de poder causar confusin respecto de derechos de marca de su titularidad, as como a un nombre de dominio de su titularidad; que el Demandado carece de inters legtimo o derecho en el uso del nombre en cuestin, no habiendo probado a su vez el Demandado que ostente derechos o intereses legtimos sobre dicho nombre dignos de proteccin; que el Demandado est usando y ha registrado de mala fe tal nombre. Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, este Panelista requiere que se proceda a la transferencia del nombre de dominio <mirurgia.com> al Demandante, segn los remedios jurdicos por l solicitados.

 


 

Jose Carlos Erdozain
Panelista Unico

Fecha: 11 de junio de 2001

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2001/d2001-0562.html

 

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