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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) v. Jos Charroalde o BOSSTEL 21 S.L.

Caso No. D2001-0582

 

1. Las Partes

La Demandante es Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), una sociedad annima española, con sede principal en Edificio Inditex, Avda. de la Diputacin, Arteixo 15142, La Coruña, España, representada en este procedimiento por la Sra. Helena Fernndez Gonzlez, de Clarke, Modet & Co., Madrid, España.

La persona citada como Demandado por la Demandante, de acuerdo a la base de datos Whois de la entidad registradora Register.com es el señor Jos Charroalde, con domicilio en Avda. Santa Ana, 16 - 8b, Lejona, VI 48940, España. Quien efectivamente se ha presentado a contestar la demanda es la sociedad limitada española BOSSTEL 21 S.L., (en adelante "BOSSTEL"), con domicilio social en calle Estartetxe 17, 48940 LEIOA (Bizkaia), España, representada en este procedimiento por Borja Ayestaran Bea, de Juan XXIII 1 Entpta., 48970 Basauri (Bizkaia), España, e indicando como persona de contacto al Sr. Jos Ramn Txarroalde, con igual direccin que BOSSTEL. El Panel considera que el demandado en este procedimiento es el señor Charroalde quien tambin acta como BOSSTEL, y que la contestacin de la demanda presentada por la mercantil lo ha sido tambin en nombre de la persona individual del Demandado. As deber constar en la cartula de este procedimiento. Ver lo resuelto al punto 6.1. infra.

 

2. El nombre de dominio y la entidad registradora

El nombre de dominio en disputa es <pullandbear.com>, registrado ante Register.com, de 575 8th Ave., 11th Floor, New York, NY 10018, EE.UU.

 

3. Iter procedimental

El 23 de abril de 2001 se present por va electrnica al Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI una demanda que se somete a decisin de acuerdo a la Poltica Uniforme para la Resolucin de Disputas sobre Nombres de Dominio adoptada por la Corporacin de Internet para la Asignacin de Nombres y Nmeros (ICANN) el 26 de agosto de 1999 (la Poltica), el Reglamento para la Poltica Uniforme para la Resolucin de Disputas sobre Nombres de Dominio, aprobado por ICANN el 24 de octubre de 1999 (el Reglamento) y el Reglamento Adicional para la Poltica Uniforme para la Resolucin de Disputas sobre Nombres de Dominio (Reglamento Adicional). El 24 de abril de 2001 la demanda se envi en soporte papel. El mismo da el Centro acus recibo de la demanda.

El 25 de abril de 2001 la entidad registradora correspondiente envi una confirmacin de los datos de registro del nombre de dominio, en respuesta al pedido del Centro.

El 1 de mayo de 2001 el Centro procedi a constatar el cumplimiento de requisitos formales por la demanda, y a notificar al Demandado la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo. El 19 de mayo de 2001 el Demandado envi su contestacin de demanda mediante un correo electrnico al Centro.

El 22 de mayo de 2001 el Demandado envi su contestacin de demanda en soporte papel. En la contestacin de demanda BOSSTEL solicita que el idioma del procedimiento sea el español.

El 26 de junio de 2001, despus de haber recibido la Declaracin de Aceptacin, Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el Centro lo design miembro nico del grupo administrativo de expertos (Panel Administrativo o Panel) en este procedimiento. La fecha lmite para que el Panel emita su decisin en la disputa es el 9 de julio de 2001.

El da 26 de junio de 2001 el Panel dict la orden de procedimiento Nro. 1, que dice:

1. Considerando que el da de la fecha ha sido designado el Panel Administrativo, y que el mismo slo ha recibido la versin electrnica del expediente, con la demanda y la contestacin de demanda, sin anexos;

2. Teniendo en cuenta que las Partes en este procedimiento son de nacionalidad española o residen en España, y que el panelista actuante tiene como lengua la española y conoce y utiliza suficientemente el idioma ingls;

3. Teniendo en cuenta que la demanda se ha presentado en ingls, aunque acompañando ciertos documentos en español sin traduccin al ingls por no considerarlo necesario (punto V, 13 de la demanda);

4. Teniendo asimismo en cuenta que el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa est en idioma ingls (punto IV, 11 de la demanda) y que el Pargrafo 11 del Reglamento establece que el idioma de ese contrato, salvo acuerdo de partes o que el Panel determine otra cosa, ser el idioma del procedimiento;

5. Teniendo adems en cuenta que el demandado ha solicitado en los puntos IV, 11 y VII de la contestacin de demanda que por ser ambas partes de nacionalidad española el procedimiento se tramite en español, aunque sin haber cuestionado la procedencia de la eleccin del idioma utilizado en la demanda ni haber expresado que no ha comprendido el idioma de la demanda; por el contrario, el demandado se refiere sin observaciones a varias porciones de la demanda tomando posicin frente a ellas, aceptando o rechazando las mismas;

6. Teniendo finalmente en cuenta que resulta necesario que el Panel decida sobre esta cuestin de inmediato y de manera equitativa, aunque sin afectar los actos cumplidos antes de la designacin del panelista por el Centro, y sin demorar el trmite del procedimiento ni aumentar sus costos para las Partes,

El Panel Administrativo, conforme con el Pargrafo 11 del Reglamento resuelve:

a) El procedimiento continuar en idioma español, en el que ser redactada la presente orden, cualesquiera otras rdenes del Panel, as como comunicaciones de las Partes y la decisin sobre el mrito de esta disputa.

b) No requerir traduccin de las presentaciones de las partes anteriores a la presente orden ni de sus documentos anexos.

Con fecha 29 de junio de 2001 la Demandante present un pedido de admisin de ciertas alegaciones en relacin con la contestacin de demanda presentada por Bosstel 21 S.L., en particular planteando la Demandante la falta de legtimacin activa de aqulla para estar en este procedimiento.

Con fecha 2 de julio de 2001 el Panel dict la orden de procedimiento Nro. 2, que dice:

1. Habiendo la demandante con fecha 29 de junio de 2001 solicitado al Panel se le admita una presentacin en la que cuestiona la legitimacin pasiva de la entidad que se ha presentado a contestar la demanda, a la vez que efecta otras observaciones a la contestacin de demanda.

2. Considerando el Panel que la demandante se puede haber considerado con derecho a la peticin, y que el demandado citado por la demandante y la entidad mencionada deben tener la oportunidad de contestar la peticin.

El Panel Administrativo resuelve:

a) Admitir para la consideracin del Panel la presentacin de la demandante de fecha 29 de junio de 2001, con sus anexos.

b) Otorgar hasta el da 5 de julio de 2001 inclusive al demandado citado por la demandante y a la entidad que se ha presentado a contestar la demanda la oportunidad para contestar la presentacin mencionada en a). La contestacin deber efectuarse por e-mail cursado al Panel, con copia a la Demandante y al Administrador del Caso. En caso de contener anexos en formato no electrnico, stos debern enviarse por facsmil al nmero 54-11-43253155 del panelista, y a los nmeros identificados a ese efecto respectivamente por la Demandante y el Administrador del caso.

c) No admitir ninguna otra presentacin de las Partes en este procedimiento.

El 5 de julio de 2001 (dentro del plazo que le fue acordado) BOSSTEL present un escrito por e-mail, en contestacin de las alegaciones de la Demandante de fecha 29 de junio de 2001, el que se admite para la consideracin del Panel.

El Panel determina que ha sido correctamente constituido, que la demanda ha cumplido con los requisitos formales exigidos, y que se han pagado los aranceles correspondientes.

 

4. Antecedentes de hecho

La Demandante es titular de los siguientes registros marcarios:

REGISTRO No.

FECHA CONCESION

PAÍS DE REGISTRO

MARCA

2117633

22/02/1999

ESPAÑA

PULL & BEAR

1123513

05/05/1987

ESPAÑA

PULL & BEAR

1658702

01/08/1992

ESPAÑA

PULL & BEAR

1658696

21/11/1994

ESPAÑA

PULL & BEAR

112813

14/12/2000

MARCA COMUNITARIA

PULL & BEAR

616136

21/03/1994

INTERNACIONAL

PULL & BEAR

620575

24/05/1994

INTERNACIONAL

PULL & BEAR

630069

30/12/1994

INTERNACIONAL

PULL & BEAR

1776594

15/06/1993

ESTADOS UNIDOS

PULL & BEAR

817711732

19/03/1996

BRASIL

PULL & BEAR

1506717

28/02/1994

ARGENTINA

PULL & BEAR

337852

23/04/1996

COREA DEL SUR

PULL & BEAR

A 624593

26/07/1995

AUSTRALIA

PULL & BEAR

234942

14/07/1995

NUEVA ZELANDA

PULL & BEAR

4452/1993

18/06/1993

DINAMARCA

PULL & BEAR

256128

04/03/1994

SUECIA

PULL & BEAR

136690

25/04/1994

FINLANDIA

PULL & BEAR

4164676

10/07/1998

JAPON

PULL & BEAR

La Demandante ha usado y promovido su marca "PULL & BEAR" desde 1985 para indumentaria, calzado, sombreros y ropa deportiva, junto con accesorios para vestimenta, agua de colonia y distintas clases de accesorios de toilette para damas y caballeros.

El volumen de ventas para la marca PULL & BEAR en 1999 fue de US$ 120 millones. Para el año 2000 el volumen de ventas ha sido aproximadamente de US$ 140 millones.

La Demandante es titular de los nombres de dominio <pullbear.es> (a travs de una compaña subsidiaria totalmente controlada), <pullbear.com>, <pullbear.org>, <pullbear.net>, <pullandbear.org> y <pullandbear.net>.

El 17 de enero de 2000 el Demandado registr el nombre de dominio <pullandbear.com> ante la entidad registradora Register.com.

El 15 de noviembre de 2000 la Demandante envi al Demandado una carta de cese de uso y en la que se le manifestaba que el registro del nombre de dominio se consideraba infraccin marcaria. La carta no fue contestada por el Demandado.

El acuerdo de registro de Register.com de acuerdo al cual se efectu el registro del nombre de dominio en disputa incorpora por referencia a la Poltica de la ICANN en vigencia, la que determina que este Panel es competente para la resolucin de la disputa en el presente procedimiento.

 

5. Alegaciones de las partes

A. Demandante (escrito de demanda):

- El nombre de dominio en disputa y las marcas de la demandante son absolutamente idnticos. El smbolo "&" que figura en las marcas no est disponible para registrar nombres de dominio, y es equivalente a "and" (en ingls). El demandado simplemente tradujo el significado de dicho signo en palabras para conseguir el registro de la marca "PULL & BEAR" como nombre de dominio <pullandbear.com>.

- El demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. No hay persona alguna, salvo la demandante misma, que posea derechos marcarios sobre PULL & BEAR en España, a menos que lo autorice la demandante, lo que no es el caso del demandado. El demandado vive en España y es muy probablemente ciudadano español de acuerdo a su nombre y domicilio; vive en el rea geogrfica donde la marca PULL & BEAR es famosa, y donde los productos y tiendas PULL & BEAR se promocionan en los medios y estn presentes en el mercado, como tambin lo son en la provincia de residencia del demandado. En Vizcaya hay cinco establecimientos con el nombre comercial PULL & BEAR y donde se venden en exclusiva productos con la marca PULL & BEAR. La demandante no puede entender que el demandado tenga buena fe, basada en la ausencia de conocimiento de la marca PULL & BEAR, por las razones indicadas.

- El demandado tiene su residencia en una direccin ubicada a cinco minutos de un centro comercial donde existe un punto de venta de PULL & BEAR. Ello prueba el conocimiento de la marca que tiene el demandado y su intencin de obtener un beneficio con el registro de una marca famosa como nombre de dominio.

- Debido a la ocupacin del nombre de dominio <pullandbear.com> la Demandante ha sido obligada a alojar su sitio web bajo el nombre de dominio <pullbear.com>, ya que el demandado no est permitiendo a la Demandante que desarrolle su actividad comercial en la Internet bajo <pullandbear.com>, que representa de manera exacta y completa la marca de la Demandante.

- La mayor parte de los consumidores españoles identificaran inmediatamente la marca "PULL & BEAR", y la relacionaran con la Demandante. Si existiera una clasificacin de marcas famosas o renombradas en España PULL & BEAR estara incluida en ella cualquiera fuera el criterio para confeccionar la lista.

- El propsito presunto del demandado para registrar el nombre de dominio ha sido revendrselo a la demandante o quiz, alquilrselo.

- La falta de uso del nombre de dominio es una evidencia de mala fe, o sugiere mala fe oportunista, o es prueba de "acaparamiento" del nombre de dominio. La cuestin principal no es si el demandado est ejecutando una accin positiva de mala fe en relacin al nombre de dominio, sino si teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso puede decirse que el demandado est actuando de mala fe. No es concebible que la persona o personas detrs del demandado no sean conscientes de que la marca en cuestin es bien conocida. Corresponde que el panel aplique el derecho nacional y los principios del mismo cuando las partes tienen su residencia en el mismo pas. En el caso corresponde la aplicacin de la ley española de marcas de 1988, especialmente artculos 30 y 31, la Convencin de Pars, artculo 6bis 1 y el acuerdo ADPIC/TRIPS.

B. Demandado (contestacin de demanda):

- El demandado en el presente procedimiento administrativo es BOSSTEL 21 S.L., su domicilio social se halla en la calle Estartetxe 17, 48940 LEIOA (Bizkaia) ESPAÑA.

- El demandado ostenta derechos e intereses legtimos con respecto al nombre de dominio a los efectos del prrafo 4 (a) (ii), mediante la acreditacin de los preparativos demostrables de uso del nombre de dominio en relacin a una oferta seria de productos y servicios (conforme se establece en el prrafo 4 (c) (i)), y que el demandado est haciendo un uso no comercial legtimo y justo del nombre de dominio, sin el propsito de un beneficio comercial para alejar engañosamente a los consumidores o desacreditar la marca o marca de servicio en cuestin (conforme se establece en el prrafo 4 (c) (iii)).

- No se niega lo afirmado por la Demandante en cuanto a las marcas "PULL&BEAR" registradas por el demandante para la explotacin de sus negocios de ropa, calzados, sombrerera, ropa de sport, accesorios de ropa, agua de colonia y diferentes tipos de accesorios de baño y maquillajes para hombres y mujeres, y su identidad fontica con el dominio pullandbear.com. Se niega que el demandante haya sido obligado a presentar su website bajo el nombre de <www.pullbear.com>, ya que este dominio fue registrado con fecha 21.01.97. Asimismo, el demandante, tiene registrados los dominios <pullbear.net> y <pullbear.org>, con fechas 17.09.99 y 06.10.99. El dominio objeto del presente procedimiento administrativo fue registrado con fecha 17.01.00, por el demandado y por lo tanto no es cierta la afirmacin de que la demandante se ha visto obligado a presentar su website bajo el nombre <www.pullbear.com>, ya que siempre lo ha hecho as, y con anterioridad a la inscripcin del dominio por el demandado.

- Se niega el carcter notorio de la marca PULL&BEAR como marca de prendas de vestir, desconocindose su existencia.

- Se niega que le fuera notificada a BOSSTEL acta notarial alguna, por parte del demandante.

- No es cierto que no existe ninguna persona ni corporacin para el uso de la marca PULL&BEAR. La corporacin demandada BOSSTEL 21 S.L. tiene solicitada la marca mixta de "pullandbear telecomunicaciones", con el nmero 2374638 (6), de clase 38, para los "servicios de alquiler de aparatos de telecomunicaciones (fax, mdems, telfonos); servicios de telecomunicaciones a travs de redes mundiales de comunicacin; servicios de transmisin de mensajes, imgenes o comunicaciones asistidas por ordenador; mensajera electrnica". Dicha solicitud ha sido publicada en el Boletn de la Propiedad Industrial en España, con

fecha 16 de Marzo de 2001, como se acredita en ANEXO II, sin que la misma haya sido impugnada.

- El demandado tiene un inters legtimo en el uso del dominio cuestionado, puesto que ejerce una actividad econmica de prestacin de servicios. As, la demandada cuenta con un pabelln (almacn) y un local abierto al pblico.

- Si bien el dominio controvertido <pullandbear.com> y la marca PULL&BEAR" son fonticamente idnticos, los servicios a que se refiere aqul y los productos que se identifican con esta, son totalmente diferentes por lo que no cabe confusin ante los consumidores. Llamamos la atencin del Tribunal en el sentido de que segn el derecho español, las marcas sirven para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idnticos o similares de otra persona, segn la Ley española 32/1988 de Marcas (aludida por la demandante). Asimismo, resulta de inters la Sentencia del Tribunal Supremo Español de su Sala 1, de fecha 17 de marzo de 2000 y que se acompaña mediante ANEXO IV, y que consagra el principio de especialidad en la respectiva tutela de cada una de las marcas.

- El demandado tiene derechos e intereses legtimos con respecto al nombre de dominio al tener solicitada y publicada la marca "pullandbear telecomunicaciones" ante la Oficina española de marcas y patentes y adems, el demandado ejerce una actividad econmica de prestacin de servicios de telecomunicaciones, con un establecimiento abierto al pblico.

- En absoluto cabe concluir que el nombre de dominio ha sido registrado y est siendo utilizado de mala fe. Dicho nombre de dominio ha sido registrado para el diseño de una pgina Web que comercialice los servicios (telecomunicaciones) a que se dedica la demandada, absolutamente diferentes a los productos que comercializa la demandante. Tampoco cabe afirmar que el dominio se ha registrado con el fin de impedir su uso al demandante, como quiera que ste usaba el dominio pulbear.com, con anterioridad al registro por el demandado del dominio hoy controvertido.

C) Demandante (presentacin del 29 de junio de 2001):

- En este procedimiento debe actuar la persona que consta como titular en el contrato de registro Jos Charroalde- y por consiguiente en el whois como demandado y no un tercero -Bosstel 21, S.L.- absolutamente desconocido hasta el momento presente. Se podra aplicar el art. 10 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil en España, que señala: "sern considerados partes legtimas quienes comparezcan y acten en juicio como titulares de la relacin jurdica u objeto litigioso". El demandado recibi un requerimiento, por lo que pudo haber informado en ese momento que la parte interesada era la sociedad Bosstel 21, S.L.y acreditar su relacin con el titular del nombre de dominio, cosa que no hizo. En una clara demostracin de mala fe el demandado efectu la solicitud de marca española n 2.374.638/6 "Pullandbear telecomunicaciones" a nombre de Bosstel 21, S.L., al efecto de no ser asociada con la personalidad del titular de la marca con el titular del nombre de dominio.

- El demandante, a pesar de lo que indica en su contestacin el demandado, ha presentado escrito de alegaciones ante la OEPM (adjuntamos el escrito como Anexo A) objetando el acceso al registro de la marca presentada por Bosstel 21, S.L. por infringir los derechos de varias marcas registradas por el demandante, gozando adems dichas marcas de un reconocimiento y renombre en España, donde la solicitud de marca tiene efectos. Por lo tanto dicha solicitud de marca es una clara muestra de la mala fe que mueve al demandado. La marca española n 2.374.638/6 se solicita unos meses despus de haber recibido el requerimiento enviado por la demandante, siendo perfectamente consciente de la infraccin que supona dicha solicitud en los derechos de exclusividad que asisten a Industria de Diseño Textil, S.A. Dicha solicitud supone por tanto una prueba evidente de la mala fe demostrada hasta entonces, reforzada por el conocimiento de la existencia de derechos de exclusividad de los que goza el demandante.

- Al objeto de establecer una cronologa de los hechos y circunstancias que han tenido lugar y han de ser consideradas por el panelista, se muestra una descripcin de los mismos:

Fecha registro nombre de dominio: 17/01/2000
Fecha Requerimiento: 16/11/2000
Fecha solicitud de marca: 31/01/2001
Fecha de presentacin de la demanda: 23/04/2001
Fecha de presentacin de alegaciones contra la solicitud de marca de Bosstel ante la OEPM: 29/05/2001

- El titular del nombre de dominio impugnado posee intereses obvios en Bosstel 21, S.L. ya que es el administrador solidario de dicha sociedad, y evidentemente tena conocimiento de cada uno de los hechos arriba descritos, es decir, de la solicitud del nombre de dominio, del contenido del requerimiento, de la solicitud de marca y de la interposicin de la demanda.

- La rplica a la demanda vulnera uno de los principios bsicos de la Poltica de Resolucin de Controversias de ICANN adems de contravenir y no respetar los Principios generales de Derecho Procesal respecto a la legitimacin pasiva.

- Si bien es cierto que una marca est asociada a unos determinados productos y servicios en virtud de la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios de Niza de 15 de Junio de 1957 y es aplicable al mundo real, esta circunstancia no concurre en el mundo virtual, de tal forma que slo es posible un nico nombre de dominio para todo tipo de productos y servicios, no cabiendo la posibilidad de que coexistan dos nombres de dominio idnticos.

- De esta forma, el legtimo titular de la marca se ve obstaculizado para actuar en la Red bajo la marca por la que es conocida en el mundo real y para vender los productos identificados por el pblico bajo la marca "pull & bear".

- Se solicita que la rplica presentada no se tenga en consideracin en el procedimiento, ya que no ha sido presentada por persona legitimada para ello, y que los hechos y cronologa detallados en este escrito se incluyan entre los elementos justificativos de la mala fe imputable al demandado (solicitud de marca y ocultacin de identidad en la rplica a la demanda, contestando un tercero que no guarda relacin con el procedimiento y que no se encuentra legitimado para contestar).

D) Demandado (Contestacin de BOSSTEL del 5 de julio de 2001 a las alegaciones del 29 junio de 2001 de la Demandante):

- Existe una identidad entre la persona fsica D. JOSE CHARROALDE, y la persona jurdica BOSSTEL 21 S.L. Jos Charroalde interviene en este proceso como persona de contacto del demandado, es administrador del demandado y propietario mayoritario. La sociedad BOSSTEL 21 S.L., es la forma jurdica utilizada por el demandado para el desarrollo de su actividad mercantil, esto es, constituye nicamente un instrumento del que se sirve D. JOSE CHARROALDE y por lo tanto dicha sociedad carece de la condicin de tercero. No existe ninguna dificultad en admitir a BOSSTEL 21 S.L. en la posicin del demandado, ya que sta acta a travs de D. JOSE CHARROALDE, es propiedad del mismo, y ste conoce perfectamente el proceso formando parte de l.

- Segn las alegaciones de la demandante "Debe ponerse en relieve asimismo que el titular del nombre de dominio impugnado posee intereses obvios en BOSSTEL 21, S.L., ya que es administrador solidario de dicha sociedad, y evidentemente tena conocimiento de los hechos arriba indicados " Evidentemente, la demandante conoce la identidad entre D. JOSE CHARROALDE y BOSSTEL 21 S.L., luego no es para ella un "desconocido absoluto."

- Se reprocha por parte de la demandante no haber acreditado la relacin entre D. JOSE CHARROALDE y BOSSTEL 21 S.L. En España estos datos figuran en un Registro Pblico, y el registro de las sociedades se publica en un Boletn Oficial, llamado el Boletn Oficial del Registro Mercantil.

- En lo referente a la cronologa de los hechos que hace la demandante, decir nicamente dos cosas: 1. Que la demandante mezcla actos realizados por o hacia D. JOSE CHARROALDE o BOSSTEL 21 S.L., sin hacer distingo alguno, por lo que admite tcitamente, a juicio de esta parte, la identidad entre ambos. 2. Que en la cronologa de los hechos, falta añadir el registro del nombre de dominio <pullbear.com> con fecha 21.01.97, a favor de la demandante, utilizando dicho dominio desde entonces. Es decir, si la demandante en enero de 1997, ya registr su dominio de esa forma Porqu tambin quiere el perteneciente al demandado? Porqu no lo solicit en esa fecha?

- Que reconociendo la posibilidad de confusin y no ignorando los derechos que pudieran asistir a la demandante, as como para acreditar la buena fe de la demandada, sta se compromete a no transmitir el dominio controvertido a ninguna de las competidoras de la demandante, as como a no intervenir en el mercado de la demandante, ni a comercializar sus productos u otros similares. Entendemos que con ello, quedar salvaguardada la transparencia del mercado, puesto que tanto demandante como demandado tendrn sus propios dominios ofreciendo productos aqul y servicios ste diametralmente diferentes.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Legitimacin pasiva

La mercantil BOSSTEL se ha presentado a contestar la demanda, alegando que el señor Charroalde es su persona de contacto. El señor Charroalde es quien ha registrado el nombre de dominio a su propio nombre. En los datos de registro del nombre de dominio en disputa la mercantil BOSSTEL no figura en ninguno de los campos segn lo indica la entidad registradora. Con la contestacin de demanda no se adjunta documento alguno proveniente del señor Charroalde, quien tampoco firma la presentacin. En tales circunstancias y segn los trminos estrictos del Reglamento, el Centro podra haber considerado que existe una situacin de rebelda, o falta de personacin del señor Charroalde y falta de contestacin de la demanda.

El Reglamento, Pargrafo 1 ("Definiciones") establece que "se entender por parte al demandante o al demandado", y que "se entender por demandado el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuacin en relacin con una demanda".

En los trminos del Reglamento la calidad de demandado la proporcionan dos circunstancias: ser el registrante del nombre de dominio y que el demandante haya dirigido su demanda contra ese registrante. A los fines de este procedimiento, la contestacin de demanda puede ser presentada por otra persona o entidad a su nombre.

El Centro consider que la demanda fue contestada. Despus de examinar la presentacin de fecha 29 de junio de 2001 de la Demandante y las alegaciones de fecha 5 de julio de 2001 de BOSSTEL, el Panel confirma que la demanda ha sido contestada, y encuentra que existe una relacin entre el señor Charroalde y BOSSTEL. Sin embargo, ello no afecta la identificacin que al presentar la demanda efectu la Demandante, que se bas en la nica informacin disponible para ella y que figuraba en la base de datos WHOIS de la entidad registradora. La Demandante ha cumplido con todas sus cargas al haber enviado la demanda exclusivamente al señor Charroalde. El señor Charroalde sigue siendo el Demandado en este procedimiento. La contestacin de la demanda beneficiar o perjudicar tanto al señor Charroalde como a BOSSTEL. En lo que concierne particularmente al señor Charroalde, el Panel considera que no puede beneficiarse por el mero hecho de estar actuando con la forma jurdica de sociedad mercantil, hecho que no denunci al registrar el nombre de dominio, ni por s posteriormente. En consecuencia el Panel dispone que el presente procedimiento D2001-0582 del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI tenga como cartula "Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) v. Jos Charroalde o BOSSTEL 21 S.L.", lo que as deber hacer constar el Centro en su identificacin del caso.

6.2. Identidad o similitud confundible

La titularidad de los derechos marcarios de la Demandante sobre la marca PULL & BEAR est acreditada, y no ha sido cuestionada por BOSSTEL. Esos derechos marcarios son anteriores al registro del nombre de dominio.

La identidad fontica del nombre de dominio ha sido afirmada por la Demandante, y ha sido aceptada por BOSSTEL. El Panel, coincidiendo con las Partes, tiene por cumplido el requisito del Pargrafo 4(a)(i) de la Poltica.

6.3. Derechos e intereses legtimos respecto del nombre de dominio

La Demandante niega que el Demandado Sr. Charroalde posea derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio, entre otras cosas porque este carece de toda autorizacin de la titular de la marca PULL & BEAR para usarla o inscribirla como nombre de dominio. El Sr. Charroalde no se ha presentado por s en este procedimiento, pero an si como lo admite este Panel le fueran atribuibles las alegaciones y elementos de prueba aportados por BOSSTEL, la situacin tampoco le es favorable por las siguientes razones:

Ni el Sr. Charroalde ni BOSSTEL han sido conocidos comnmente por el nombre de dominio PULLANDBEAR. Antes del 15 de noviembre de 2000, fecha de la notificacin de la carta de cese de uso notarial enviada por la Demandante ni el Sr. Charroalde ni BOSSTEL efectuaron uso alguno bona fide del nombre de dominio.

La solicitud de la marca española PULLANDBEAR TELECOMUNICACIONES (y diseño) por BOSSTEL es posterior al registro del nombre de dominio. Adems de que la marca no ha sido concedida, la fecha posterior de la solicitud impide considerarla como base para la adquisicin de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. Adems, es por lo menos dudoso que BOSSTEL pueda obtener la concesin dada la oposicin de la Demandante ante la OEPM (ver escrito de 29 de junio de 2001 de la Demandante), planteo que no ha sido negado por BOSSTEL en su escrito de 5 de julio de 2001.

No se ha acreditado uso alguno de la expresin PULLANDBEAR en telecomunicaciones, informtica, ni para proteger ningn producto, servicio o actividad alguna. La mercantil que se ha presentado en este procedimiento es BOSSTEL, la que se identifica en el comercio por esa denominacin y no por otra. El carcter de socio del señor Charroalde en BOSSTEL, sociedad mercantil constituida el 9 de julio de 1999, no permite por s solo inferir a los fines de este procedimiento que el señor Charroalde o BOSSTEL tengan algn derecho sobre la expresin PULLANDBEAR aplicada a telecomunicaciones ni a campo alguno de productos o servicios.

La documentacin acompañada por BOSSTEL considerada por el Panel no prueba ningn preparativo serio de uso de la expresin PULLANDBEAR. La solicitud de marca resistida por la Demandante ante la OEPM no es sino un mero derecho en expectativa. Es justamente a la Demandante a quien no se le puede oponer la solicitud de marca como preparativo serio.

La solicitud de la marca PULLANDBEAR TELECOMUNICACIONES (y diseño) por parte de BOSSTEL es para una expresin compleja con un elemento de diseño. El aditamento de "telecomunicaciones" obviamente no podra ser reivindicado para la clase solicitada, que es la 38, precisamente destinada a las telecomunicaciones entre otras cosas. El aditamento entonces aparece como un muy probable intento de distinguirse de lo que es una marca ajena, al menos en otras clases.

En tales circunstancias, el Panel considera que la Demandante ha probado que el Demandado carece de derechos e intereses legtimos sobre el nombre de dominio (Poltica, Pargrafo 4(a)(ii)).

6.4. Registro de mala fe

La Demandante afirma que el registro del nombre de dominio se hizo con el propsito de revenderlo o alquilarlo a la Demandante. Ello no ha sido probado. Sin embargo no se agota all la cuestin de si el registro ha sido efectuado con mala fe.

Por una parte, es una presuncin de mala fe, aunque no concluyente, que ante la carta notarial de cese de uso que se remiti al domicilio del Sr. Charroalde indicado por l en ocasin de registrar el nombre de dominio (el nico conocido por la Demandante), ni el Sr. Charroalde ni BOSSTEL se hayan molestado en contestarlo.

Por otra parte, el Panel considera probadas las alegaciones de la Demandante, de que PULL & BEAR es una marca muy conocida en España para vestimenta. Adems, por la cercana de un local comercial de PULL & BEAR respecto del domicilio del Sr. Charroalde no es concebible que ste ignorara la existencia anterior de dicha marca. Lo mismo cabe concluir respecto de BOSSTEL, cualquiera sea su domicilio, si el Sr. Charroalde tiene tanta injerencia en la conduccin o administracin de la mercantil segn lo afirma el representante de esta.

En tales circunstancias cabe inferir que el propsito del registro del nombre de dominio ha sido aprovecharse del prestigio y reconocimiento de la marca ajena PULL & BEAR para obtener ganancia comercial proveniente de la confusin del pblico que busque en Internet la marca de la Demandante. La confusin se provoca en cuanto al origen, patrocinio o apoyo de la empresa Demandante (Poltica, Pargrafo 4(b)(iv)). Como el efecto del registro es impedir que la Demandante refleje su marca PULL & BEAR en el nombre de dominio que ms cercanamente le corresponde (<pullandbear.com>) tambin se configura, al menos parcialmente, el supuesto de la Poltica, Pargrafo 4(b)(ii). En efecto, en un registro de nombre de dominio el signo "&"de la conjuncin latina "et" (and, y) no puede reflejarse ms adecuadamente que por "and" entre dos palabras inglesas, ya que "&" no est disponible en el repertorio de signos registrables en nombres de dominio.

BOSSTEL ha alegado en este procedimiento que en materia de marcas rige el principio de especialidad de la Ley de marcas española de 1988. Si bien ese argumento eventualmente podra ser considerado en un tribunal, este procedimiento no es el mbito adecuado para considerarlo. En efecto, aqu est en disputa un nombre de dominio, un identificador que puede usarse en cualquier tipo imaginable de actividad. La divisin de los identificadores segn clases de productos o servicios (por ejemplo las de la clasificacin del acuerdo de Niza) pertenece al mundo de las marcas, y no al de los nombres de dominio. Las condiciones de registro para un nombre de dominio no prevn "especialidad" alguna en el uso. La misma eleccin de los gTLD ".com", ".net" y ".org" queda confiada a cada registrante.

BOSSTEL ha ofrecido en este procedimiento usar el nombre de dominio de manera no concurrencial con la Demandante. En este procedimiento esa es una oferta inadmisible. El Panel slo tiene atribuciones para rechazar la demanda, o transferir el nombre de dominio. Si se rechazara la demanda, ello sera sin cortapisas o limitaciones para el Demandado. Si triunfara la Demandante, la oferta del Demandado sera inocua. Por otra parte, ni el Demandado ni BOSSTEL han demostrado uso ni preparativos de uso limitado a un campo en particular. Finalmente, el nombre de dominio <pullandbear.com> no tiene en español el carcter de genrico ni de uso comn, en que pudiera basarse el argumento de que puede aplicarse a productos o servicios distintos de aquellos protegidos por la marca de la Demandante.

Por todo ello, el Panel determina que la Demandante ha probado que el registro del nombre de dominio fue de mala fe (Poltica, Pargrafo 4(a)(iii)).

6.5. Uso de mala fe

Dada la falta de todo uso del sitio web <pullandbear.com> por parte del Demandado, el Panel considera del todo aplicable la doctrina del caso OMPI D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, en cuanto el distinguido panelista actuante estableci la doctrina que, si existen circunstancias relevantes, la inactividad puede equivaler a una accin positiva de mala fe. Las circunstancias que se estiman relevantes son las enumeradas en el punto 6.3. a) hasta f). Adems, para este Panel resulta muy poco creble la alegacin de BOSSTEL de que desconoce el renombre de la marca PULL & BEAR. Es imposible creer eso a quienes residen en el mismo pas en que una empresa nacional tiene muchos locales comerciales PULL & BEAR y donde la Demandante ha invertido en proteccin marcaria, publicidad y marketing en forma sustancial.

Adicionalmente, por ser ambas partes españolas o con residencia en España, es aplicable a este caso la ley española de marcas de 1988. Ver casos OMPI D2000-0163 Raimat, S.A., D2000-0219 URALITA, S.A., D2000-0467 METRO BILBAO, S.A., D2000-0592 Canonais, S.A., D2000-0883 Antena 3 de Televisin S.A., D2000-1026 Bodegas Vega-Sicilia, S.A. y D2000-1220 GRUPO PICKING PACK, S.A., entre otros. Esa ley ha sido citada por ambas partes.

El artculo 30 de la ley de marcas dice: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el trfico econmico. Singularmente, el titular podr (...) utilizar la marca a efectos publicitarios". El art. 35 dice: "El titular de una marca registrada podr ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". El art. 36 dispone: "En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podr pedir en la va civil: a) La cesacin de los actos que violen su derecho" (...) "c) la adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacin (...)".

La aplicacin de esas y otras normas legales españolas por los tribunales de España ha fundado el dictado de medidas cautelares contra los titulares de nombres de dominio en violacin de derechos marcarios. Ver caso OMPI D2000-0143, punto 6.7.

En el punto 6.4 de la presente decisin el Panel ha aclarado por qu no considera aplicable en este procedimiento la norma marcaria española sobre especialidad, en la forma en que ha sido alegada por el Demandado.

Por lo que antecede, el Panel considera que la Demandante ha probado que el nombre de dominio se usa de mala fe (Poltica, Pargrafo 4(a)(iii)).

 

7. Decisin

El Panel considera probado que el nombre de dominio es prcticamente idntico a la marca de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio, y que este fue registrado y se usa de mala fe.

Por ello y conforme a la Poltica, Pargrafo 4(i) y al Reglamento, Pargrafo 15, el Panel Administrativo resuelve estimar la demanda, y decide que el registro del nombre de dominio <pullandbear.com> sea transferido a la Demandante, Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.).

 


 

Roberto A. Bianchi
Panelista Unico

Fecha: 9 de julio de 2001

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2001/d2001-0582.html

 

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