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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona v. Jordi Vidal Valls

Caso No. D2001-0672

 

1. Las partes

1.1. Demandante: El Consorci De La Zona Franca De Barcelona, domiciliada en Carrer 60, num. 19, Sector a Zona Franca, 08040 Barcelona (España).

1.2. Demandado: Jordi Vidal Valls, con domicilio en Plaça Catedral 8, 2 1 a, Vic-08700, Barcelona (España).

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1. El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es < elconsorci.com>

2.2. El presente nombre de dominio se encuentra registrado en Register.com.

 

3. Iter procedimental

Con fecha 18 de mayo de 2001 se present por correo electrnico ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme"), aprobada por ICANN el da 24 de octubre de 1999.

La demanda original, en formato papel, con sus respectivos anexos, fue recibida por el Centro el da 22 de mayo de 2001.

Tras la verificacin registral correspondiente, recibida del registrador Register.com el da 23 de mayo de 2001, la demanda fue notificada al demandado con fecha 31 de mayo de 2001.

Con fecha 19 de junio de 2001 se recibi por correo electrnico, la contestacin a la demanda del demandado, que fue recibida por el Centro en formato papel con fecha 22 de junio de 2001.

Con fecha 26 de junio de 2001 la OMPI design a D. Luis H. de Larramendi como Panelista Unico, dndole el traslado del expediente completo correspondiente a este procedimiento.

Con fechas 4 y 9 de julio el Panel ha recibi por correo electrnico del Centro diversos documentos a añadir al escrito de contestacin a la demanda, enviados por el demandado al propio Centro con esas mismas fechas.

 

4. Idioma del procedimiento

El demandante ha solicitado expresamente que la decisin que resuelva este procedimiento sea dictada en español, habida cuenta de la aparente residencia en España de ambas partes, no habiendo objetado de ninguna forma este extremo el demandado en su escrito de contestacin, mostrando adems su conformidad expresa con el mismo.

Por consiguiente, y de acuerdo con dicha peticin y en virtud de la facultad que le confiere el prrafo 11 a) del Reglamento, el Panel ha decido dictar la presente decisin en español.

 

5. Antecedentes de hecho

5.1. El demandante, El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ostenta la titularidad de los registros de marca española nos. 2.156.469 EL CONSORCI (mixta) en clase 9, 2.156.470 EL CONSORCI (mixta) en clase 38 y 2.156.471 EL CONSORCI ZONA FRANCA DE BARCELONA (mixta) en clase 9.

5.2. El demandado, Jordi Vidal Valls es de nacionalidad española y reside en la localidad de Vic, provincia de Barcelona (España).

5.3. Son tambin, a juicio de este Panel, dignos de tenerse en cuenta a los efectos del presente procedimiento, los hechos que a continuacin se relacionan:

- El dominio objeto del procedimiento, <elconsorci.com> fue registrado el 11 de Junio de 2000.

- Que la documentacin que aporta el demandante con el fin de acreditar que la mencin por la cual es conocida de cara al pblico es "EL CONSORCI" y no "EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA", son memorias anuales correspondientes a los ejercicios de los años 1.996/7/8/9.

- Que se ha producido entre las partes un contacto previo a la presentacin de la demanda, mediante envo de requerimiento de 18 de Septiembre de 2000 del demandante al demandado, y respuesta de ste a aqul de fecha 30 de Noviembre de 2000.

 

6. Pretensiones de las partes

6.1. Demandante

El demandante establece en su escrito de demanda:

- Que El Consorci de la Zona Franca de Barcelona constituye una entidad con personalidad jurdica independiente de las entidades representadas en el mismo, y que su objeto fundamental es el establecimiento y explotacin de la Zona Franca de Barcelona, as como la planificacin, ordenacin y urbanizacin de todos los terrenos que la conforman.

- Que el demandante es conocido como "El Consorci" (en idioma cataln), o "El Consorcio", y fue constituido en Junio de 1917.

- Que es titular de tres registros de marca EL CONSORCI, en clases 9 y 38, siendo el dominio controvertido idntico a aqullas.

- Que el registro del dominio controvertido no es casual, como demuestra que el domicilio de ste radique en Barcelona, siendo el demandante una institucin muy conocida tanto en Cataluña, Comunidad Autnoma Española donde radica la Ciudad de Barcelona, como en España.

- Que el demandado no ostenta derecho legtimo alguno sobre la denominacin EL CONSORCI al no ser titular de marcas registradas.

- Que el demandado ha registrado el dominio controvertido con el nico fin de hacer un uso malicioso del mismo en el trfico econmico y con un afn exclusivamente lucrativo, como demuestra el hecho de que al acceder al citado dominio, se ofrezca la posibilidad de adquirirlo a travs de una subasta electrnica. El registro y el uso del dominio controvertido se ha producido, por tanto, de mala fe.

Como consecuencia de todo ello el demandante solicita la transferencia a su favor del dominio <elconsorci.com>.

6.2. El demandado

Por su parte, el demandado establece en su escrito de contestacin:

- Que ninguna persona fsica o jurdica puede apropiarse en exclusiva del derecho de ser titular de un dominio como <elconsorci.com>, ya que de acuerdo con la definicin que aparece en diversos diccionarios tanto de lengua española, como catalana del vocablo CONSORCIO o CONSORCI, se trata de un trmino genrico.

- Que dicha circunstancia queda constatada por la gran cantidad de asociaciones o agrupaciones que se denominan "CONSORCI", existentes tanto en España como en Cataluña, as como por la gran cantidad de referencias a distintos "consorcis" que se obtiene con la simple introduccin de ese vocablo en cualquier buscador electrnico.

- El demandante no es, contrariamente a lo que afirma, una institucin muy conocida en España, ni es habitualmente identificada por la mencin "EL CONSORCI". Tal afirmacin slo tiene por objeto confundir al Panelista y ocultar su verdadera identificacin por la que es reconocida, que es "El Consorci de la Zona Franca de Barcelona".

- Que es apoderado de la sociedad Tonipell, S.A., cuyo objeto social fundamental es el tratamiento de la piel, y que elabor en 1999 un plan estratgico denominado "TONIPELL 2005", en el que se contempla la futura constitucin de un consorcio (El Consorci de la Pell d'Igualada i Comarca), circunstancia que acredita su inters legtimo en el registro del dominio controvertido.

- Que su intencin no ha sido nunca la de ceder o transferir a un tercero el dominio <elconsorci.com>, y que la presencia del mismo en una subasta electrnica ha tenido lugar sin autorizacin ni orden expresa, lo que demuestra que no hubo mala fe en el registro del nombre de dominio controvertido, que tampoco podra existir siendo "EL CONSORCI" una expresin genrica.

- Con fecha 4 y 9 de Julio el demandado ha hecho llegar al Centro documentos adicionales relativos a hechos acaecidos despus de presentar su escrito de contestacin, en los que acredita haber solicitado a Register.com, por segunda vez, la retirada del dominio de la subasta electrnica en la que se ofreca la posibilidad de adquirirlo, como prueba de que esa situacin de venta no obedece a su orden expresa y que se ha producido sin su consentimiento.

 

7. Debate y conclusiones

7.1. Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Poltica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Poltica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

7.2. Examen de los supuestos para la estimacin de la demanda, contenidos en el apartado 4 a) de la "Poltica Uniforme"

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca confusin, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

7.2.1. Identidad o semejanza entre nombre de dominio y marca

Es evidente que este primer requisito se cumple en el presente supuesto, por cuanto el dominio <elconsorci.com> es idntico denominativamente a las marcas EL CONSORCI, de las que ha acreditado su titularidad el demandante.

El Panel considera que la naturaleza genrica o no del trmino no es relevante a la hora de decidir la concurrencia de este primer requisito, que debe implicar slo un anlisis objetivo de posible identidad o semejanza entre el dominio y la marca o marcas del demandante, aunque esa naturaleza pueda tener influencia directa en el anlisis de los restantes requisitos contenidos en el apartado 4 a) de la Poltica Uniforme.

El demandante, a juicio del Panel, cumplimenta, por tanto, la concurrencia de este primer requisito.

7.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legtimos a favor del demandado, titular del dominio controvertido

El demandado, en su escrito, lleva a cabo una serie de alegaciones de las que pretende valerse para acreditar que, en efecto, le asisti un derecho o inters legtimo al solicitar y obtener el registro de dominio controvertido.

De forma sinttica, puede señalarse que esos argumentos fundamentales son:

- Que la expresin "EL CONSORCI" identifica un trmino genrico y que esa genericidad implica que cualquier persona tendra derecho o inters legtimo a obtener su registro como dominio.

- Que desde tiempo antes de registrar el dominio, y en el contexto de sus funciones de apoderado de la sociedad Tonipell, S.A., se haba planteado la posibilidad de constituir un consorcio de empresas operativas en el sector de la piel denominado " El Consorci de la Pell d'Igualada i Comarca", lo que acredita mediante los documentos 12 y 13 de su escrito de contestacin.

La conclusin que, vistas las alegaciones y documentacin aportadas por las partes, ha alcanzado el Panel es la de que, en efecto, s exista a favor del demandado un derecho o inters legtimo en el registro del dominio discutido.

* Respecto a la primera afirmacin del demandado, ste ha acreditado que la expresin "EL CONSORCI" se define segn el diccionario de la lengua catalana, como "unin de personas, sociedades, etc., que tienen un inters comn" (traducido al castellano).

Este extremo ha sido tambin verificado por el Panel, a quien adems le era con anterioridad conocida la institucin de "El Consorcio" con ese mismo significado.

Es opinin de este Panel que ni incluso la existencia de un registro de marca cuyo elemento denominativo se refiere exclusivamente a un trmino genrico de estas caractersticas, es suficiente para derivar en un derecho que deba prevalecer sobre aqul que proceda de una mayor rapidez en el tiempo para obtener su registro como nombre de dominio, en el contexto de la Poltica Uniforme, cuando hay inters legtimo, y no existe mala fe.

Al ser un trmino considerado como accesible a la generalidad del pblico debe, por tanto, respetarse el principio "first come, first served", que rige la asignacin de nombres de dominio genricos.

Slo podran existir dos excepciones a la aplicacin del criterio descrito en el supuesto que nos ocupa:

- que el uso que el demandado hubiera hecho o se encuentre haciendo del dominio controvertido, estuviera relacionado con una oferta de los mismos productos o servicios protegidos por los registros de marca del demandante, y

- que merced al uso y esfuerzo del demandante, el trmino genrico hubiera alcanzado un grado de conocimiento y renombre por el pblico de tales dimensiones que su asociacin al patrocinio del citado demandante fuera automtico.

En el presente supuesto ni se produce la primera hiptesis, que no ha sido ni afirmada ni probada, ni naturalmente la segunda, pues las pruebas aportadas por el demandante no acreditan, ni mucho menos, que "EL CONSORCI" sea asociado generalmente a "El Consorci de la Zona Franca de Barcelona", aunque ocasionalmente pudiera ser as denominado o conocido.

No es pues intencin del Panel la de negar la validez de los registros de marca acreditados por el demandante, pero s impedir la posibilidad de extrapolar esos derechos sin limitacin alguna al entorno de Internet, cuando la denominacin implicada es un trmino genrico protegido slo para unos productos y servicios concretos y determinados.

Tngase en cuenta, adems, que las marca obtenidas por el demandante son de carcter mixto, esto es, que incluyen no slo una denominacin sino unas caractersticas especiales en la representacin de la misma, circunstancia que probablemente habr resultado de importancia para obtener ese registro o registros.

* Respecto a la segunda afirmacin, el informe elaborado para promocionar las actividades de la sociedad Tonipell, S.A., entre las que se encuentra la posible creacin de un consorcio, data del mes de Diciembre de 1999.

Teniendo en cuenta que el dominio controvertido fue registrado en fecha 11 de Junio de 2000, es decir, aproximadamente seis meses despus de ese informe, no parece que pueda considerarse que esa constitucin del consorcio le fuera exigible al demandado en tan corto espacio de tiempo.

Si bien la simple intencin de constituir ese hipottico consorcio no puede considerarse como un conjunto de actos preparatorios tendentes a finalizar en una oferta de buena fe de productos o servicios a travs del dominio discutido, el espritu del prrafo 4 c) de la Poltica Uniforme que no obliga a la concurrencia de uno de los tres requisitos que contiene para determinar la existencia de un derecho o inters legtimo a favor del demandado, permite al Panel concluir que, teniendo en cuenta el carcter genrico del trmino, el demandado s tena un inters legtimo en solicitar y registrar el citado dominio, siendo ese proyecto futuro, debidamente acreditado, suficiente derecho para proceder en consecuencia.

Por consiguiente, el demandante no ha cumplimentado la concurrencia del segundo requisito exigido por el prrafo 4 a ii) dela Poltica Uniforme.

7.2.3.Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido

Habindose ya determinado la existencia de un derecho o inters legtimo a favor del demandado, no sera ahora necesario entrar en el anlisis de este tercer requisito.

No obstante, el Panel desea hacer una serie de puntualizaciones respecto a la presencia del dominio controvertido en una subasta electrnica con el fin de venderlo a un tercero, como nico argumento relevante esgrimido por el demandante para firmar la mala fe del demandado en el uso y registro del citado dominio.

* En primer lugar, cabe destacar que ya al contestar al requerimiento del demandante, el demandado puso de manifiesto que su idea no ha sido nunca la de ceder a terceros la titularidad sobre el dominio.

No hay razn objetiva por la cual deba ponerse en duda tal afirmacin cuando, de acuerdo con las prcticas actuales, la presencia de un dominio en una subasta electrnica no deriva siempre una orden expresa de su titular.

A ttulo meramente orientativo y en relacin con esa cuestin, baste señalar que en la pagina web donde aparece subastado el nombre de dominio (www.greatdomains.com), el icono "Registrant Dispute" establece claramente la posibilidad de introducir para subasta, un nombre de dominio, por persona distinta que la de su titular, debido al gran numero de nombres de dominio que tienen incorporados. Dado el desconocimiento del propio demandado del hecho de que su nombre de dominio estaba siendo subastada, no puede validamente argumentarse que existiere por parte del demandado una oferta de venta.

En prueba de lo anterior sirve el documento 14 del escrito de contestacin a la demanda que acredita el envo por el demandado de un correo electrnico el pasado 19 de Junio de 2001 al regitrador Register.com ordenando la retirada del dominio controvertido de la citada subasta y, casi tres semanas despus, segn el propio Panel ha podido verificar, ese dominio sigue siendo objeto de subasta por el citado registrador.

Con posterioridad a haberse realizado esta verificacin por el Panel, se han recibido del Centro nuevos documentos remitidos por el demandado con fechas 4 y 9 de Julio de 2001, que no hacen sino constatar cuanto ha venido a exponerse respecto del hecho de que la presencia de un dominio en una subasta electrnica no siempre depende de la voluntad de su titular.

* Se hace necesario adems, en segundo lugar, puntualizar que el registro de dominios correspondientes a denominaciones o trminos genricos, con el fin de obtener un beneficio de su venta, no constituye una prctica reprochable, de acuerdo con los parmetros de la Poltica Uniforme.

Un claro ejemplo viene dado por la decisin D2000-0186 (<libro.com>), en la que se señalaba que el argumento aducido por el demandado de que haba registrado el dominio controvertido para obtener un beneficio dado el carcter genrico del trmino "libro", era aceptable.

En esa misma decisin se reconoca adems como hecho constatado que los trminos genricos han alcanzado en nuestros das un considerable valor comercial, y que representa un importante activo en el comercio electrnico.

La decisin D2000-0016 adems de manifestarse tambin en ese sentido, llega incluso a considerar dicha prctica como posible uso del dominio en conexin con una oferta de buena fe de productos y servicios (es decir, los de vender el propio dominio).

Por todo ello el Panel considera que el demandante tampoco ha probado la concurrencia del tercer requisito exigido por el prrafo 4.a.iii) de la Poltica Uniforme.

No quiere el Panel dejar de poner ntidamente de manifiesto, como consideracin final, que el resultado de este procedimiento no prejuzga ninguna cuestin que pudiera dilucidarse en eventuales procedimientos sustanciados ante la jurisdiccin ordinaria competente, por una posible violacin o infraccin de los derechos de marca del demandante.

 

8. Decisin

Con base en la fundamentacin anteriormente expuesta, el Panel resuelve que el demandante, an siendo titular de registros de marca idnticos al dominio controvertido, no ha probado que concurran los requisitos contemplados en los apartados ii) y iii) del prrafo 4.a de la Poltica Unforme, desestimndose la demanda presentada y permitiendo al demando mantener la titularidad del dominio discutido.

 


 

Luis H. de Larramendi
Panelista Unico

Fecha: 9 de julio de 2001

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2001/d2001-0672.html

 

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