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세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문
The Nasdaq Stock Market, Inc. 대 박영미
사건번호 : D2002-0572
See Also PDF File: D2002-0572

1. 당사자

신청인: The Nasdaq Stock Market, Inc., NY, New York 10006, United States of America.

신청인의 법정대리인: Karol A. Kepchar and Chad T. O’Hara of Akin, Gump, Strauss,Hauer & Feld, L.L.P., Virginia 22102, United States of America.

피신청인: 박영미, WangJing XinCheng Xi-Yuan, Beijing,China.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의대상이된도메인이름(이하"분쟁도메인이름"이라고약칭함)은 <nasdaq.biz>이고, 그도메인등록기관은대한민국서울시서초구방배2동475-22에소재하는Wooho T&C Co., Ltd. (이하"등록기관"이라고약칭함)이다.

3. 행정절차개요

본 행정절차의 신청서는 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names andNumbers)이 1999년 10월 24일 승인한 통일도메인이름분쟁해결규정(이하에서는 “규정”이라고 함)과 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하에서는 “절차규칙”이라고 함) 그리고 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 세계지적재산권기구(WIPO)의 보충규칙(이하에서는 “보충규칙”이라고 함)에 따라 제출되었다.

이사건에대한신청인의분쟁해결신청서는2002년6월19일에전자양식으로,그리고2002년6월21일에일반양식으로WIPO 중재조정센터(이하 "센터"라고약칭함)에제출되었으며센터는2002년 6월 20일분쟁해결신청서의접수를확인하였다.

센터는 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 6월 20일에 등록기관에 등록인 확인과 등록약관상의 언어의 확인을 요청하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 6월 28일자 등록인의 확인과 함께 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

센터는 2002년 7월 3일 분쟁해결신청서의 형식적 요건의 충족여부 점검서를 작성하였으며 그 내용은 등록기관이 확인한 바 같이 등록약관상의 언어인 한국어로 신청서가 제출되지 않은 점을 제외하고는 형식적인 모든 요건을 충족함을 확인하였다.

이에따라신청인은한국어로번역한분쟁해결신청서를2002년7월26일에전자양식으로그리고7월30일에일반양식으로제출하였다.

센터는절차규칙제4조(c)항에따라서행정절차의공식적인개시일을2002년7월31일로통지하였다.

센터는 피신청인이 송부한 답변서를 2002년 8월 22일에 전자양식으로, 2002년 8월 20일에 일반문서로 접수하였다. 뒤이어 센터는 8월 27일 피신청인에게 답변서를 접수하였다는 확인을 전자문서로 통지하였다.

센터는본건의분쟁해결을위한행정패널의패널위원으로장문철교수를위촉하면서장문철교수에게패널위원으로서의수락과그판단에있어서의독립성과공정성을확인하는서면을발송하였고,장문철교수의수락과독립성및공정성의확인에따라서,센터는2002년9월25일에당사자들에게행정패널의구성과결정예정일을통지하였다. 절차규칙 제15조에따라결정예정일은2002년10월9일로통지되었다.

4. 사실관계

신청인회사는첨단의컴퓨터및통신기술을사용하여증권회사들과투자가들이실시간에거래보고를할수있고자동적으로시장감시를할수있는환경하에서거래를할수있도록 돕고 있으며일일주식거래량이50억주에달하는세계최대의증권시장이며국제적으로도널리알려져있다. 나스닥 시장에는기술,통신및생명공학등과같은최첨단산업을주도하는4000여개의상장회사들로구성되어있는데 미국 뿐만아니라외국회사들의주식들도상장되고있다.

신청인은1968년이래나스닥주식시장의운영을포함한 투자상품 및서비스와관련하여“NASDAQ”이라는상표를지속적으로사용해왔으며1992년이후에는자신의사업과관련하여상호를대표하는명칭으로사용해왔다.신청인은투자상품과서비스에대해“NASDAQ”이라는상표를미국특허상표청(등록번호 0922973, 1259277)과전세계40여개국가에등록하였으며해당상표를장기적으로사용한결과전세계적으로유명한상표가되었다.

현재신청인은“NASDAQ”이라는이름을포함하는수백개의도메인이름을등록하였으며,<nasdaq.com>, <nasdaq.org>, <nasdaq.net>, <nasdaq.tv>,<nasdaqnews.biz>, <nadaq100.biz>, <nasdaq-japan.com>,<nasdaqeurop.com>등이그것이다.신청인은이들 대부분의 도메인이름을사용하여웹사이트를활발히운영하고있다.

한편,피신청인은분쟁도메인이름<nasdaq.biz>를2002년3월27일에등록하였다.처음에는이사이트에입력하면공사중이라는표시가나타났으나,현재는 인터넷상에서 부동산임대및매매를영업으로하는홈페이지가나타난다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의주장을요약하면다음과같다.

(1) 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름 <nasdaq.biz>는 나스닥사의 “NASDAQ” 상표를 포함하고 있으므로 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점에 의심할 바 없다 (참조: Maruti Udyog Limited v. Maruti Software Private Limited, WIPO 사건번호 D2000-1038).

(2) 피신청인은분쟁도메인이름<nasdaq.biz>에대해정당한이익이없다.피신청인은“NASDAQ”에대한상표권도없으며피신청인의회사이름에“NASDAQ”이라는용어가들어있지도 않다.

(3) 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용한다. “NASDAQ”과 같이 저명한 상표의 경우에는 피신청인이 우연히 해당 도메인이름을 선택하였다고 설명을 할지라고 그 신뢰성에 의심이 갈 뿐만 아니라 이외 모든 정황증거로부터 피신청인의 부정한 목적을 추정할 수 있다 (참조 Yahoo!Inc. v. Jorge O Kirovsky,WIPO 사건번호 D2000-0428). 신청인은 다음과 같은 이유 때문에 피신청인이 해당 도메인이름을 부정한 목적으로 등록되고 사용되었음을 간주할 수 있다고 주장한다.

첫째피신청인은15 U.S.C. § 1072에따라“NASDAQ”상표가이미등록된상표라는적극적통지를받은바있다.

둘째,“NASDAQ” 상표는대한민국에서도등록번호40,105 및40,106으로등록되어있다.

셋째,신청인은피신청인에게해당상표가포함되어있는도메인이름의사용이나등록을동의,승낙또는허용한적이없다.

넷째, 피신청인은 선의의영업목적은물론비상업적인공정한사용을위한방식으로도해당도메인이름을사용하지않고있다.

다섯째, 피신청인은 신청인의 명백한 반대에도 불구하고 도메인이름을 이전하거나 말소하는데 동의하지 않고 있다. UDRP체계하에서 도메인이름을 선의로 사용할 계획이 있다고 입증하지 못한 채 타인의 상표인 도메인이름을 투기적으로 등록하는 것은 허용되지 않는다 (참조 J. Crew Int’l Inc.v. crew.com, WIPO 사건번호 D2000-0054). 또한 등록만 해놓고 사용은 하지 않는 것도 도메인이름의 부정적 목적에 해당될 수 있다. (참조 The Nasdaq Stock Market, Inc.v.Sun People, Inc., WIPO 사건번호 D2000-1495; Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallow, WIPO 사건번호 D2000-0003 등).

여섯째, 피신청인이 도메인이름을 부동산과 관련된 영업을 위하여 사용할 계획이라는 이야기를 만들어 낸 것은 신청인측으로부터 중지 통지문 및 후속 통지문을 받은 후였다 (첫 중지 통지문은 2002년 4월 16일자 발송). 이러한 근거 없는 주장은 믿을 수가 없는 것이다 (참조 The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Grewal, WIPO 사건번호 D2001-0001; <nasdaq.tv>가 “NASDAQ (North American Sikhs Demanding Answers to their Questions)”이라는 이름의 단체에 대하여 등록했다는 주장 믿을 수 없음).

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 주장에 대해 다음과 같이 답변한다.

(1) 나스닥(NASDAQ)은 그 단어에 포함되어 있듯이 주식시세를 알려주는 하나의 지수를 의미하며 보통 “나스닥 지수”라 부르며 상표권으로 독점할 수 없는 일반화된 용어이다.

(2) 피신청인은 <canadian.biz>사건의 예를 제시하며 신청인은 분쟁 도메인이름으로 온라인 비즈니스를 하겠다는 계획서를 제출한 바 없으며 신청인은 현재 사용하고 있는 <nasdaq.com>으로 자신의 일을 잘 수행하고 있음에도 불구하고 분쟁도메인이름을 소유하려는 것은 상표권 보호를 위해 사용할 의도도 없이 이를 보유하려는 것이다. 이는 해당 도메인이름을 용도에 적합하게 사용하고 있는 피신청인에게서 이를 쟁취하려고 하는 소위 reverse hijacking을 하기 위한 목적에 해당한다.

(3) 피신청인은 2002년 5월 20일 NASDAQ Real Estate란 상호로 인터넷상에서 상가건물매매를 전문으로 하는 부동산업을 하기 위해 사업자 등록 신고를 마치고 현재 “www.nasdaq.biz” 에서 홈페이지를 운영하고 있다. 해당 사이트에는 혹시 인터넷 사용자들의 혼동을 배제하기 위해 “This website bears no relation toNASDAQ Stock Market. Please find its site at “www.nasdaq.com”.” 이라는 문구를 삽입하였다.

6. 논점 및 판단

행정절차상 언어

절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관 상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

입증책임

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음 요건을 입증하여야 한다.

(1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것;

(2) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것;

(3) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

도메인 이름의 동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성 여부

신청인은 분쟁도메인이름 <nasdaq.biz>이 자신의 상표와 동일하다고 주장한다. 한편, 피신청인은 “NASDAQ”이라는 단어는 주식시세를 알려주는 하나의 지수를 의미하며 상표권으로 독점할 수 없는 일반화된 용어라고 주장한다.

본 패널은 분쟁도메인이름과 상표의 동일성 또는 유사성을 판단함에 있어서 도메인이름에 공통요소인 접미사를 제외하고 나머지 부분만 비교하여 판단하는 것이 일반적인 견해이므로 “.BIZ”의 첨부는 비교 대상에서 제외할 수 있다고 보고 분쟁도메인이름 <nasdaq.biz>이 신청인의 상표와 동일하다고 판단한다. 또한 “NASDAQ”이라는 용어는 신청인이 나스닥 주식시장의 운영과 관련하여 상표 등록을 하고 지속적으로 사용하여 온 결과 신청인만의 독점적 권리로서 인정될 수 있으므로 일반화된 용어로 보기 어렵다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 규정 제4조 (a)항에 따라 피신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다는 점만 입증하면 충분하고 자신이 이에 대한 권리와 정당한 이익이 있음을 입증할 필요는 없다. 신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름에 상응하는 상표권도 없고 피신청인의 이름에 “NASDAQ”이라는 이름도 들어있지 않음에도 불구하고 신청인의 상표와 동일한 도메인이름 <nasdaq.biz>을 보유하고 있음을 지적하고 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이 없다고 주장한다.

한편, 신청인의 주장에 대응하여 피신청인이 도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 주장할 경우에는 규정 제4조 (c)항에 예시적으로 열거한 사항을 입증해야 한다. 피신청인은 2002년 5월 20일 NASDAQ RealEstate라는 상호로 인터넷 상에서 부동산 임대 및 매매업을 하기 위해 사업자등록신고를 마치고 현재 홈페이지를 운영하고 있다고 주장한다. 또한 피신청인은 신청인이 분쟁 도메인이름으로 온라인 비즈니스를 하겠다는 계획서를 제출한 바 없으면서 분쟁 도메인이름을 소유하려는 것은 상표권 보호를 위해 사용할 의도도 없이 이를 보유하려는 소위 역 도메인이름 강취(reversehijacking)라고 주장한다

본 패널은 분쟁도메인이름 <nasdaq.biz>이 신청인의 상표와 동일하다는 점과 피신청인이 신청인으로부터 도메인이름에 대한 첫번째 중지 통지문을 받고 한참 지난 후에야 분쟁 도메인이름에 상응하는 상호를 등록하고 사업계획을 설정한 점 그리고 피신청인은 규정 제4조 (c)항에 열거한 사항들과 같은 정도로 설득력 있는 입증사실을 제시하지 못한 점에 주시한다. 또한 규정 제4조 (a)항하에서는 신청인은 피신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다는 점만 입증하면 충분하고 신청인이 스스로 분쟁 도메인이름으로 온라인 비즈니스를 하겠다는 계획서를 제출하는 등 자신의 권리와 정당한 이익이 있음을 입증할 필요는 없다고 본다.

따라서, 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 못하다고 판단한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인이 세번째 요건을 충족시키기 위해서는 규정 제4조 (b)항에서 열거한 예시 사항만 입증하여도 된다. 물론 피신청인의 부정한 목적의 존재여부를 결정짓는 기준은 해당 조항에서 열거한 사항에만 제한되는 것이 아니라 예시적인 것에 불과하다.

신청인은 피신청인이 국제적으로 널리 알려진 타인의 상표와 동일한 도메인이름을 우연히 선택하였다는 설명은 믿을 수 없으며 이러한 정황은 피신청인이 부정한 목적을 추정할 수 있다고 주장한다. 또한 신청인은 피신청인에게 해당 상표가 포함되어 있는 도메인이름의 사용 또는 등록을 동의, 승낙 또는 허용한 적이 없으며 피신청인은 선의의 영업 목적은 물론 비상업적인 공정한 사용을 위한 방법으로 해당 도메인이름을 사용하지 않았다고 주장한다.

본 패널은 신청인의 상표가 국제적으로 널리 알려져 있을 뿐만 아니라 피신청인의 주소지인 대한민국에서도 등록되어 있는 상황에서 피신청인이 신청인의 등록 상표와 동일한 도메인이름을 등록한 점, 그리고 신청인이 처음에는 사업계획을 제시하지 않다가 해당 도메인이름에 대한 중지 통지문과 후속 서신을 받은 후에야 분쟁 도메인이름에 상응하는 상호를 등록하고 사업계획을 제시한 점에 주시하면서, 적어도 신청인의 상표의 유명성이나 좋은 이미지를 이용하여 더 많은 방문자들을 자신의 웹사이트로 들어오도록 유인하려는 피신청인의 의도를 추론하지 않을 수 없다.

따라서, 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)항의 세번째 요건인 도메인 이름 등록과 사용에 대한 피신청인의 부정한 목적을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

7. 결정

본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 두 상표들과 동일하거나 혼동할만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 따라서 패널은 절차규칙 제4조 (a)항에 열거된 각각의 구성요건을 입증하였다고 판단한다. 본 행정패널은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

장문철 교수
패널위원

일자: 2002년 10월 7일

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