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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas

Caso No. D2004-0803

 

1. Las Partes

La Demandante es Soria Natural, S.A., con domicilio en Espaa, representada por Clarke, Modet & Co., Espaa.

La Demandada es Vicenc Roig Ribas con domicilio en Barcelona, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>.

Los registradores de los citados nombres de dominio son, respectivamente, Nominalia Internet S.L. y CORE Internet Council of Registrars.

 

3. Iter Procedimental

La demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 4 de octubre de 2004. El 5 de octubre de 2004, el Centro envi a Nominalia Internet S.L. y a CORE Internet Council of Registrars va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con los nombres de dominio en cuestin. El 6 de octubre de 2004, CORE Internet Council of Registrars envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del dominio <homeosor.com>, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tcnico y de facturacin. El 7deoctubrede2004, Nominalia Internet S.L envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del dominio <homeosor.biz>, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tcnico y de facturacin. El Centro verific que la demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13deoctubrede2004. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fij para el 2 de noviembre de 2004. El Escrito de Contestacin a la demanda fue presentado ante el Centro el 20 de octubre de 2004.

El Centro nombr a ngel Garca Vidal como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 10 de noviembre de 2004, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El acuerdo de registro del nombre de dominio <homeosor.com> est en ingls, y el del registro del nombre de dominio <homeosor.biz> en espaol. Por su parte, la demanda y la contestacin a la demanda fueron presentadas en espaol. A la vista de estos hechos, el Experto nico, haciendo uso de la facultad conferida por el prrafo11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espaol, razn por la cual esta decisin se dicta en esa lengua.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:

- La sociedad mercantil “Soria natural, S.A.” es titular de las marcas espaolas n 1782612, 1907097, 1907098 y 1907099, todas ellas denominativas y compuestas por el signo “Homeosor”, registradas por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, respectivamente, para productos de las clases 39, 30, 5 y 3 del Nomencltor internacional.

- La sociedad mercantil “Soria natural, S.A.” es titular de la marca comunitaria n 3053981, tambin denominativa y compuesta por la palabra “Homeosor”, para productos de las clases 5, 30 y 31.

- La sociedad mercantil “Soria natural, S.A.” es titular de la marca internacional n 648302, igualmente denominativa y compuesta por el signo “Homeosor”, registrada en las clases 3, 5 y 30 del Nomencltor internacional.

- Las marcas de la sociedad “Soria Natural, S.A.” han sido usadas con cierta profusin en el sector farmacutico, alcanzando una notoriedad apreciable en dicho sector.

- El actual titular de los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> es D. Vincenc Riog Ribas. Dichos nombres de dominio fueron registrados ante los registradores CORE Internet Council of Registrars y Nominalia, S.L., constando en el acuerdo de registro de estos nombres de dominio la sujecin de disputas como la presente a la Poltica Uniforme de la ICANN.

- Los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>, registrados a favor de D. Vincenc Roig Ribas, no han sido utilizados hasta el momento.

- Segn queda acreditado por medio de acta notarial, el 17dejuliode2004, D. Vincenc Roig Ribas recibe un requerimiento realizado por la representante de “Soria Natural, S.A.”, en el que se le insta a abstenerse de utilizar la denominacin “Homeosor” bajo cualquier forma, y a renunciar expresamente por escrito y ceder a “Soria Natural, S.A.” la titularidad de los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>. Dicho requerimiento no fue contestado por D. Vincenc Roig.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que sus marcas son marcas notorias en el sector de la medicina natural; que existe plena identidad entre los dominios controvertidos y las marcas registradas por la Demandante; y que el uso de la denominacin “Homeosor” por terceros no autorizados no slo puede suponer una vulneracin del uso exclusivo de la marca por su legtimo titular, sino que tambin suponer un riesgo para la salud pblica, dada la naturaleza de los productos distinguidos con las marcas de la Demandante.

Asimismo, entiende la Demandante que el Demandado carece de cualquier derecho o inters legtimo sobre los nombres de dominio, careciendo de cualquier tipo de autorizacin o licencia de marca por parte del Demandante que le permita utilizar la denominacin “Homeosor” como nombre de dominio.

Finalmente, considera la parte Demandante que los nombres de dominio se han registrado y usado de mala fe. Para sostener esta alegacin, el Demandante afirma que el Demandado tiene su residencia en Espaa, pas en el que la marca de la Demandante goza de renombre; que la zona donde tiene su residencia el Demandado es una de las zonas donde se ubica un mayor nmero de farmacias que venden productos “Homeosor” en Catalua, todo lo cual pone en duda el desconocimiento del Demandado de la marca HOMEOSOR. De igual modo, el Demandante basa la prueba de la mala fe del Demandado en el hecho de no haber contestado al requerimiento notarial que le realiz; en el hecho de que el registro de los nombres de dominio litigiosos supone una medida de presin para que el Demandante proceda a la compra de ambos nombres de dominio por un valor superior al de registro; y en la obstaculizacin para que el Demandante pueda usar su marca como nombre de dominio.

Termina la Demandante afirmando que la conducta del Demandado encaja en el artculo 34 de la Ley espaola de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), de modo que el Demandado estara lesionando los derechos de exclusiva que esta Ley reconoce. Y en el mismo sentido invoca el artculo 16 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el artculo 6 bis del Convenio de la Unin de Pars.

Por todo ello, la Demandante solicita al Grupo de expertos que dicte una resolucin en la que se ordene que los nombres de dominio objeto de la controversia le sean transferidos.

B. Demandado

El Demandado, en su contestacin a la demanda, solicita al Grupo de expertos que rechace los recursos solicitados por el Demandante, y alega lo siguiente:

- Que el registro de los dominios se ha hecho siguiendo las leyes para este tipo de procedimiento y siempre amparado en la legalidad vigente, sin que en ningn momento el registrador de los nombres de dominio le hubiese comunicado que el registro era ilegal o que creaba confusin con una marca conocida de productos.

- Que cre el nombre de “HOMEOSOR” basndose en lo siguiente: “HOMEO es una palabra griega que significa “LO SIMILAR, LO SEMEJANTE” y SOR es una raz lxica de la palabra “SORGIN-A”, que es el nombre en EUSKERA (el idioma autctono de la regin franco-espaola llamada comnmente como “PAS VASCO”) que se da a los BRUJOS/AS, unos personajes histricos que celebraban rituales mgico-esotricos. La etimologa de SORGIN deriva de SOR-+-GIN significando originariamente en vasco CREADOR(A), porque las brujas tenan el poder de convertir en animales a aquellos que renegaran de sus creencias. Por tanto, el significado literal de la conjuncin de ambas palabras vendra a significar “SIMILAR A LAS BRUJAS”, “SEMEJANTE A LAS BRUJAS”.

- Que es un gran aficionado y practicante de las llamadas “ciencias esotricas y parapsicolgicas”, y que su intencin en un futuro es crear una pgina web totalmente altrusta con el nombre de HOMEOSOR sobre temas parapsicolgicos. Por ello, entiende el Demandado que tiene intereses legtimos sobre el trmino HOMEOSOR, que a su juicio no induce a confusin con las marcas de la Demandante, pues la actividad comercial de sta nada tiene que ver con el esoterismo.

- Que al ser la primera persona en registrar los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>, siguiendo el procedimiento reglamentario y pagando las tasas de registro correspondientes, posee derechos o intereses legtimos sobre los mismos.

- Que la pgina web que tiene proyectada ha estado siempre inactiva, por falta de tiempo para ponerla en marcha, y que por esa razn es imposible que intente obtener unos beneficios comerciales, que desve a consumidores de manera equvoca, que se aproveche de la reputacin ajena o que empae el nombre de una marca conocida.

- Que la pgina web proyectada ser altruista y que al Demandado no le mueve ningn nimo de lucro.

- Que no es cierto, como afirma el Demandante, que haya registrado y est usando los nombres de dominio de mala fe, ni que est realizando medidas de presin para obtener importantes ingresos econmicos con la venta de los dominio, pues desde que registr el primero de los dominios hasta la recepcin del requerimiento notarial de la parte Demandante han pasado cuatro aos y medio, sin que durante ese tiempo hubiese habido ningn tipo de contacto entre las partes, ni el Demandado hubiese intentado la venta de los dominios.

- Que considera “lgico, tico y humano” negarse a contestar requerimientos como los de la parte Demandante, por considerarlo amenazador, dictatorial y basado en la prepotencia de una macro empresa que quiere hacer prevalecer a toda costa su poder mercantil.

- Que si hubiese actuado de mala fe habra registrado todos los dominios disponibles con el nombre HOMEOSOR, cosa que no hizo; que su actuacin en modo alguno afecta a la salud pblica y que la inactividad de la pgina web no puede implicar una prueba de la mala fe, pues es debida al poco tiempo de que dispone para preparar su puesta en funcionamiento.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el prrafo 15.a) del Reglamento, el Grupo de expertos resolver la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Poltica, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En este caso, y dado que el Demandante y el Demandado estn domiciliados en Espaa, hay que tener en cuenta la doctrina sentada en numerosas decisiones de Grupos de expertos segn la cual cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicacin, para suplir las eventuales lagunas de la Poltica y del Reglamento, la normativa de dicho Estado (Vid. a ttulo meramente ejemplificativo las resoluciones de los casos OMPI N D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson; OMPI N D 2000-0004, Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, v. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, OMPI N D2000-0484, Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas; OMPI N D2000-0691, Seur Espaa, S.A. v. Antonio Llanos Alonso). De hecho, la parte Demandante en este procedimiento tiene en cuenta esta doctrina previa de los Grupos de expertos y realiza una serie de consideraciones en su demanda sobre el Derecho espaol de marcas, por entender que dicho ordenamiento puede ser utilizado por este Grupo de expertos para emitir la presente resolucin.

Por todas estas razones se proceder a analizar el presente caso a la luz de la Poltica y el Reglamento, as como del Derecho espaol de marcas.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El primer requisito que establece el prrafo 4.a)i) de la Poltica para que prospere la pretensin del Demandante es que el nombre de dominio sea “idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas espaolas que protegen la denominacin “Homeosor”, as como de una marca internacional y otra comunitaria, constituidas tambin por el signo “Homeosor”.

De igual modo este Experto considera que existe identidad entre los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> y las marcas de la Demandante constituidas por la denominacin “Homeosor”. La comparacin entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tcnicos de los nombres de dominio impiden en stos la existencia de esos elementos. Y con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y los nombres de dominio controvertidos.

Con relacin a la confundibilidad entre las marcas del Demandante y los nombres de dominio controvertidos, afirma el Demandado que en ningn momento los registradores le comunicaron que el registro de dichos dominios fuera ilegal o que creara confusin con una marca conocida de productos, razn por la cual, a juicio del Demandado, el registro se ha realizado de acuerdo con la legislacin vigente. Con relacin a esta alegacin del Demandado, este Experto quiere recordar que los registradores no estn obligados a garantizar al solicitante de un nombre de dominio que dicho nombre no infringe derechos de terceras personas. Por esta razn, la Poltica se incorpora mediante referencia en los acuerdos de registro que los solicitantes de nombre de dominio conciertan con los registradores acreditados por la ICANN. De este modo, en los acuerdos de registro que en su da celebr el Demandado con los registradores de los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> se prevea la posibilidad de que los nombres de dominio registrados fueran objeto de una controversia con un tercero (como efectivamente ha ocurrido).

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Experto considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Poltica para que prospere la demanda.

B. Derechos o intereses legtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga xito la reclamacin del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legtimos respecto de losnombres de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legtimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa, es prcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos. (As se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI N D2000-0120 Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o N D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterrneo v. Antonio Acua Racero, por citar slo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legtimos, tal como dispone expresamente el prrafo 4.c) de la Poltica.

La Demandante afirma en su demanda que “queda claramente demostrada la ausencia de legitimidad de cualquier derecho de Propiedad Industrial e Intelectual del Demandado respecto al nombre de dominio HOMEOSOR.com”. No obstante, este Experto entiende que, en modo alguno, queda claramente probada dicha ausencia de intereses. En parte, porque, como antes se ha indicado, la prueba por parte del Demandante de que el Demandado carece de derechos o interese legtimos es una prueba de un hecho negativo y por tanto prcticamente imposible. Lo que s hace la parte Demandante es aportar indicios razonables de la inexistencia de dichos derechos o intereses legtimos.

A juicio de este Experto el Demandante ha probado, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado, de modo que hay que analizar si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legtimos, pues de tenerlos, su prueba la resultar ciertamente sencilla.

Para intentar probar sus derechos o intereses legtimos sobre los nombres de dominio controvertidos, el Demandado alega, en primer lugar, que es el legtimo titular de los nombres de dominio <homeosor.com> y <homeosor.biz> por ser la primera persona en registrarlos legalmente siguiendo el procedimiento reglamentario y pagando las tasas de registro correspondientes.

No obstante, no basta para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legtimos sobre los nombres de dominio el simple hecho de tenerlos registrados a su favor. Porque si el mero registro de un nombre de dominio fuera suficiente para establecer derechos o intereses legtimos a los fines del prrafo 4.a)ii) de la Poltica, entonces todos los titulares de nombres de dominio poseeran tales derechos o intereses, y ningn Demandante podra triunfar en una reclamacin por registro abusivo. Y naturalmente esta interpretacin debe ser rechazada por absurda. (En este mismo sentido se expresan, entre otras muchas, las decisiones dictadas en los casos OMPI D2000-0073, The Hamlet Group Inc. v. James Lansford; D2000-0062, Potomacs Mills Limited Partnership v. Gambit Capital Management; D2000-1238, Repsol Comercial de Productos Petrolferos, S.A. v, Juana Hidalgo Martos; y la decisin NAF FA 00120000096194, National Cable Satellite Corporation v Gearwood.com).

Asimismo, alega el Demandado para intentar probar su inters legtimo sobre los nombres de dominio en disputa, que la palabra “Homeosor” es una palabra compuesta que significa literalmente “semejante a las brujas” y que por esa razn posee un inters legtimo sobre la misma, pues afirma ser un gran aficionado a las ciencias esotricas y parapsicolgicas y tener la intencin de crear una pgina web sobre estas materias. Segn el Demandado el trmino “homeosor” deriva de la combinacin del trmino “homeo” (en griego “lo mismo”, “lo semejante”), y de sor, la raz lxica de la palabra “sorgin-A” que es el nombre que en vasco se da a las brujas.

Este Experto no puede admitir, en modo alguno, semejante alegacin como prueba del inters legtimo del Demandado sobre los nombres de dominio litigiosos. En primer lugar, porque el Demandado no aporta ningn tipo de prueba de que efectivamente tenga la intencin seria de crear una pgina web dedicada a las ciencias esotricas y parapsicolgicas. Ntese bien que el prrafo 4.c)i) de la Poltica dispone que se entender que el demandado tiene derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio cuando, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, “ha efectuado preparativos demostrables para su utilizacin”. Pero en el presente caso, el Demandado slo afirma tener la intencin de usarlo, sin que pruebe en modo alguno esa intencin, y sin que haya realizado preparativo alguno para usar los nombres de dominio. De hecho, el Demandado ni tan siquiera dispone de un sitio web en construccin.

Adems, no se pueden admitir las alegaciones del Demandado porque el trmino “homeosor” no sera, como pretende, descriptivo del contenido de una pgina web dedicada a las ciencias esotricas. Si, como sostiene el Demandado, pretenda crear una palabra que significase “similar a las brujas”, “semejante a las brujas” (y admitiendo que lo quisiese hacer combinando un prefijo griego y una palabra vasca), lo razonable hubiese sido registrar el nombre “homeosorgin”.

Por todas las razones expuestas, el Experto entiende que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>, concurriendo as el segundo de los requisitos establecidos en la Poltica para que prospere la demanda.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resolucin favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que los nombres de dominio hayan sido registrados y sean usados de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y adems al uso de los nombre des dominio. As se deriva claramente de la diccin literal de los prrafos 4.a)iii) y 4.b) de la Poltica, y as lo resaltan varias decisiones de Grupos de expertos. Destaca en este sentido la primera de las decisiones dictadas por un Grupo de expertos designado por el Centro de Mediacin y Arbitraje en aplicacin de la Poltica: caso OMPI No. D1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. V. Michael Bosman, donde se indica que los trabajos de elaboracin de la Poltica confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilizacin del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si los nombres de dominio <homeosor.com> y <homeosor.biz> han sido registrados y usados de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar los nombres de dominio disputados ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, razn por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la resolucin del caso OMPI No. D2000-1467, Intocast AG v. Lee Daeyoon, o la resolucin del caso OMPI No. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterrneo v. Antonio Acua Racero).

Registro de mala fe

La parte Demandante ha aportado indicios suficientes para pensar que el Demandado poda conocer las marcas constituidas por el signo HOMEOSOR. As, la Demandante aporta pruebas de un uso intenso de las marcas (incluido un uso publicitario) en el sector farmacutico, donde la marca se ha convertido en notoria. Asimismo, es relevante el hecho de que en la zona donde tiene su residencia el Demandado existan farmacias que venden productos Homeosor. Esta circunstancia, unida a la publicidad de la marca Homeosor en las farmacias (lugares a los que acude la generalidad del pblico), permite poner en duda el desconocimiento del Demandado de la marca Homeosor. Y ante la ausencia de derechos o intereses legtimos del Demandado sobre el trmino “Homeosor”, puede concluirse, cuando menos, la existencia de una intencin obstruccionista por parte del Demandado.

Acreditada por el Demandante, prima facie, la eventual mala fe del Demandado a la hora de registrar los nombres de dominio en disputa corresponde al Demandado aportar pruebas de su buena fe. Y en este sentido, la mayora de los alegatos del Demandado tienen por objeto intentar demostrar que los nombres de dominio en disputa no estn siendo usados de mala fe, y por eso sern analizados posteriormente. Especficamente en relacin con el registro de los nombres de dominio, afirma el Demandado que no ha obrado con mala fe, porque tiene derechos legtimos sobre los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>. Sin embargo, dichos intereses no han quedado demostrados, como se ha expuesto en el anterior epgrafe de esta decisin.

Asimismo, argumenta el Demandado que si hubiese actuado de mala fe habra registrado todos los dominios disponibles con el nombre HOMEOSOR, cosa que no hizo. A este propsito, hay que tener en cuenta que, efectivamente, el registro de una marca ajena en un elevado nmero de Top Level Domains es una clara muestra de mala fe. Pero eso no significa, sin ms, que habiendo registrado la marca ajena slo bajo .com y .biz, se haya actuado de buena fe.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro de los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un inters legtimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conoca las marcas de la Demandante en el momento de registrar sus nombres de dominio (extremo ste que no ha negado el Demandado).

Uso de mala fe

El Demandado en el presente procedimiento no ha procedido a usar de ningn modo los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com>.

La falta de uso de los nombres de dominio impide considerar que el Demandado est infringiendo los derechos de marca del Demandante. Es cierto, tal como alega la Demandante, que el artculo 34 de la Ley espaola de marcas, de 7dediciembrede2001, ha establecido expresamente el “uso del signo como nombre de dominio” entre las conductas que el titular de la marca puede prohibir a terceros. No obstante, el artculo 34.3 c) de dicha Ley de marcas dispone que el titular de la marca podr prohibir el uso de su signo como nombre de dominio (o cualquier otra de las conductas enumeradas), siempre que se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado 2 del artculo 34. En ese apartado se recogen los requisitos que se deben manifestar para que el titular de una marca registrada pueda ejercitar su ius prohibendi, entre los cuales figura la necesidad de que el tercero utilice la marca o un signo similar “en el trfico econmico”. Y lo mismos hace el artculo 9 del Reglamento (CE) nm. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Pues bien, este requisito falta en el caso que nos ocupa, porque los nombres de dominio <homeosor.com> y <homeosor.biz> no son utilizados en el trfico econmico. En la actualidad, pues, el Demandado no est infringiendo los derechos de marca de la Demandante, y con toda probabilidad un Tribunal espaol no admitira la existencia, en el presente caso, de una lesin de los derechos de marca del Demandante. (Y la invocacin del artculo 16 del Acuerdo ADPIC y del artculo 6 bis del CUP en nada alteran esta conclusin, pues es un principio universal del Derecho de marcas que el ius prohiendi del titular de una marca slo opera frente a signos usados por terceros en el trfico econmico).

Ahora bien, la inexistencia de una lesin de las marcas de la Demandante desde el punto de vista del Derecho espaol de marcas no significa que no pueda prosperar su demanda en este procedimiento, pues los presupuestos de la Poltica no son iguales a los establecidos en dichos ordenamientos, y basta con que se manifiesten los requisitos de la Poltica para dar acogida a sus pretensiones.

En efecto, a la luz de la Poltica y de su interpretacin por los Grupos de expertos, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilizacin de los mismos de mala fe. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada una multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisin del caso OMPI N D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. (Vid. por ejemplo, los casos OMPI N D2000-0042, Compaq Computer Corporation v. Beric; OMPI N D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; OMPI N D2000-0468, Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; OMPI N D2001-0267, Boezio 31 S.r.l. v. Siga, S.r.l.). En este sentido, es interpretacin consolidada de los Grupos de expertos considerar que la falta de uso perceptible de los dominios litigiosos durante un perodo de tiempo considerable despus de su registro, y a falta de una justificacin convincente, ha de interpretarse como un uso de mala fe, por originar una obstaculizacin y un perjuicio para la Demandante (Vid., entre otras, las decisiones de los casos OMPI D2001-0399, Caja de Arquitectos S. Coo.deCrdito v. LORVI, S.L., D2001-0801, Banco Espaol de Crdito, S.A. v. Jos Luis Larraga Milln; D2003-0982, Gaggia S.p.A v. Yokngshen Kliang). A este respecto, hay que recordar que el Demandado ha registrado el nombre de dominio <homeosor.biz> el 26 de enero de 2000, y el nombre de dominio <homeosor.com> el 8 de mayo de 2003, sin que haya podido demostrar la existencia de un inters legtimo sobre los mismos, y sin que los haya utilizado hasta la actualidad. De este modo, la falta de un sitio activo bajo los nombres de dominio en disputa tiene como consecuencia actual que un usuario de Internet que est intentando conectarse con la Demandante tecleando “www.homeosor.com” o “www.homeosor.biz” en su navegador, concluir, con toda probabilidad, que la Demandante no tiene un sitio web, o que es tcnicamente incapaz de hacerlo, lo cual supone un perjuicio para la Demandante, al tiempo que una obstaculizacin para la misma. De la misma forma, y como se afirma en la decisin del caso OMPI D2000-0239, J. Garca Carrin, S.A. v. M Jos Cataln Fras, hay que reconocer que no tiene sentido y es ilgico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa sera una va utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despus vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Sera suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algn tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

Por lo dems, este Experto admite que el Demandado en modo alguno estaba obligado a responder al requerimiento notarial realizado por la Demandante. Pero es claro que si el Demandado tuviese intereses legtimos sobre los nombres de dominio y hubiese registrado y usado los nombres de dominio de buena fe, dicha buena fe requiere una respuesta a dicho requerimiento, explicndole al Demandante las razones en las que se ampara. (En esta misma lnea, varias decisiones de Grupos de expertos han entendido la ausencia de respuesta a los requerimientos de la parte Demandante como un indicio de la existencia de mala fe: caso OMPI D2003-0982, Gaggia S.p.A v. Yokngshen Kliang; caso OMPI D2001-1104, Freixenet S.A. v. L&T)

Sobre la base de las consideraciones precedentes, este Experto concluye que los dos nombres de dominio objeto del presente procedimiento han sido registrados y usados de mala fe, manifestndose as el requisito establecido en el prrafo 4.a)iii) de la Poltica de la ICANN.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, de conformidad con los prrafos 4.i) de la Poltica y 15 del Reglamento, el Experto nico ordena que los nombres de dominio <homeosor.biz> y <homeosor.com> sean transferidos al Demandante.


ngel Garca Vidal
Experto nico

Fecha: 23 de noviembre de 2004

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0803.html

 

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