'  '













 'BugTraq:   '



Rambler's Top100



:

:


 

Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Antonio Durn Piero v. Disven2003, S.L. y Comercio Electrnico OJAL, S.L.

Caso No. D2004-0868

 

1. Las Partes

El Demandante es D. Antonio Durn Piero, que acta en su propio nombre as como en representacin de las mercantiles Franquired, S.L., La Tienda del Espa, S.L., y Productos de Telecomunicaciones, S.L., con domicilio en Madrid, Espaa.

Las Demandadas son Disven2003, S.L. y Comercio Electrnico Ojal S.L., con domicilio en Madrid, Espaa, y representadas por Lucas Senz de Buruaga y Castillo.

 

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <tiendadelespia.com>, <tiendaespia.com>, y <tiendaespia.net>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Network Solutions, LLC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 21 de octubre de 2004.

El 21 de octubre de 2004, el Centro envi a Network Solutions, LLC, via correo electrnico, una solicitud de verificacin registral en relacin con los nombres de dominio en cuestin. El 22 de octubre de 2004, Network Solutions, LLC envi al Centro su respuesta, via correo electrnico, , confirmando que Disven2003, S.L. figura como registrante de los nombres de dominio <tiendadelespia.com> y <tiendaespia.net>, y que Comercio Electrnico OJAL S.L. figura como registrante del nombre de dominio <tiendaespia.com>, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tcnico y de facturacin.

En respuesta a una notificacin del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present una modificacin a la Demanda el 3 de noviembre de 2004. En su subsanacin a la Demanda, el Demandante indic que, teniendo en cuenta la presentacin de las paginas web y los datos suministrados a Network Solutions, Disven2003, S.L. y Comercio Electrnico OJAL, S.L. son empresas conectadas.

El Centro verific que la Demanda junto con la modificacin a la Demanda cumplan los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda a las Demandadas, dando comienzo al procedimiento el8denoviembre de 2004. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 28 de noviembre de 2004. El Escrito de Contestacin a la Demanda fu presentado ante el Centro el 26 de noviembre de 2004.

El Centro nombr a Mario Sol Muntaola como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 13 de diciembre de 2004, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

El Demandante es titular de una marca nacional espaola mixta, compuesta por la denominacin “La Tienda del Espia” ms un grfico. Esta marca la tiene registrada en diversas clases, entre ellas la clase correspondiente alos productos que comercializa, tanto en su local comercial como a travs de Internet.

Concretamente, la marca est registrada en las clases 9, 16 y 35, todas ellas solicitadas y registradas con mucha anterioridad al registro de los nombres de dominio en cuestin por las Demandadas.

La marca del Demandante es utilizada para identificar y distinguir los productos comercializados por las mercantiles que aqul representa. Tal explotacin se lleva a cabo tambin por medio de Internet, a travs de un sitio web cuya direccin electrnica se corresponde con la denominacin “latiendadelespia”. Asimismo, la denominacin social de una de las referidas mercantiles (“La Tienda del Espia, S.L.”) coincide igualmente con la denominacin de la marca.

Los nombres de dominio <tiendadelespia.com> y <tiendaespia.com> fueron registrados el 28 de marzo de 2000. El nombre de dominio <tiendaespia.net> fue registrado el da 3 de abril de 2000.

A la vista de la informacin presentada por el Demandante relativo a la conexin entre las sociedades Disven2003, S.L. y Comercio Electrnico OJAL, S.L., el Experto considera que est justificado que se haya presentado la Demanda contra ambas entidades demandadas.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante afirma que los nombres de dominio de las Demandadas son idnticos a su marca y que existe riesgo de confusin entre la marca y los nombres de dominio en disputa. Afirma tambin que las Demandadas carecen de derechos o intereses legtimos sobre los nombres de dominio y que los ha registrado y usado de mala fe, con el fin de aprovecharse con nimo de lucro del conocimiento pblico del que goza su marca.

Asimismo, manifiesta el Demandante haber recibido de las Demandadas una oferta de venta de los nombres de dominio por importe de 12.000 €, si bien, no aporta elemento o indicio probatorio alguno.

Solicita la transferencia de los nombres de dominio a su favor.

B. Demandadas

Por su parte, las Demandadas reconocen los derechos de marca del Demandante, pero alega que los trminos “tienda” y “espa” son genricos y descriptivos y que, sin la adicin de los elementos grficos que componen la marca, dichos trminos no tienen el carcter distintivo suficiente para ejercer las funciones propias de toda marca.

Sostiene que utiliza los nombres de dominio en cuestin para la presencia en Internet de su negocio de venta de productos de espionaje, de manera legtima y legal. Asimismo, manifiesta que en ningn momento se ha puesto en contacto con el Demandante para ofertar la venta de los nombres de dominio, ni ha sido probada por el Demandante ninguna otra circunstancia acreditativa de su mala fe.

Cabe notar que el representante de las Demandadas no mentiona la conexin entre ambas sociedades que alega el Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

A la vista de las diversas alegaciones y pruebas aportadas por las partes, y con base en lo establecido en la Poltica, el Reglamento y el Reglamento Adicional, as como en el derecho sustantivo aplicable, el Panel obtiene las siguientes conclusiones:

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

En primer lugar, hay que recordar que no es el objeto de este procedimiento plantearse la eventual falta de distintividad de la marca registrada del Demandante, ni corresponde a esta sede cuestionarse la hipottica nulidad de la misma. En ese sentido, acreditados los derechos de marca en los que el Demandado basa su demanda, reconocidos incluso por las Demandadas, no cabe atender las disquisiciones que sta efecta sobre el carcter genrico y descriptivo de los trminos que componen la marca, ni las pretendidas consecuencias que de ello se desprenden.

En esa misma lnea de razonamiento, resulta indiscutible que a la hora de reflejar una marca en Internet como nombre de dominio –por evidentes razones tcnicas, al menos por el momento– slo cabe considerar su parte denominativa, de manera que la comparacin que nos ocupa debe efectuarse necesariamente, en este caso, en relacin con la denominacin “La Tienda del Espia”.

Efectuadas tales salvedades, debe concluirse que los nombres de dominio registrados por las Demandadas son confundiblemente similares a la marca registrada del Demandante, en los trminos del prrafo 4.a.(i) de la Poltica. Las diferencias entre unos y otra se reducen simplemente a la no inclusin en los nombres de dominio del artculo “la”, que figura al inicio de la denominacin, as como de la contraccin “del” que separa los dos trminos que componen la marca. Estas mnimas diferencias no impiden que se produzca una impresin de coincidencia entre los nombres de dominio y la marca, reforzada adems por la gran similitud de los productos ofrecidos a travs de dichos signos.

Igualmente resulta irrelevante a los efectos de la similitud analizada la adicin del sufijo ‘.com’ o ‘.net’, como es criterio reiterado por decisiones anteriores. En consecuencia, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el prrafo 4.a.(i) de la Poltica.

B. Derechos o intereses legtimos

Las Demandadas sostienen que desde la fecha del registro de los nombres de dominio viene llevando a cabo a travs de los mismos la comercializacin de sus productos y servicios en Internet, lo cual pretende poner en relacin con lo previsto en el prrafo 4.c. de la Poltica, al efecto de considerar con ello suficientemente probado que dispone de derechos e intereses legtimos sobre los nombres de dominio.

No obstante, para que la referida circunstancia pueda considerarse prueba de derecho alguno, deber tratarse de una utilizacin de los nombres de dominio en relacin con “una oferta de buena fe de productos o servicios” –punto i)–, o “sin intencin de desviar a los consumidores de manera equvoca [y] con nimo de lucro” –punto iii)–.

Esto nos conduce necesariamente al examen del tercero de los requisitos –objeto del subapartado siguiente–, tras el cual este Panel concluye, como veremos, que el uso de los nombres de dominio en cuestin por las Demandadas responde a la intencin de atraer usuarios hacia su propio sitio web, con nimo de lucro, aprovechndose precisamente del conocimiento del que goza la marca del Demandante entre el pblico del sector. Esta circunstancia, adems de ser muestra de que los nombres de dominio han sido registrados y usados de mala fe, impide tambin la posibilidad de fundamentar en tal utilizacin, como hacen las Demandadas, la existencia de derechos o intereses legtimos por su parte sobre los nombres de dominio reivindicados.

Ninguna otra de las circunstancias que rodean este caso, puestas de manifiesto por las partes, o de las que ha podido tener conocimiento este Panel, permite suponer que las Demandadas ostenten derecho o inters legtimo alguno sobre los nombres de dominio en cuestin, de manera que se entiende cumplido el requisito previsto en el prrafo 4.a.(ii) de la Poltica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El prrafo 4.b de la Poltica establece que, a los efectos del cumplimiento del tercero de los requisitos previstos en la misma, constituir prueba del registro y utilizacin de mala fe de un nombre de dominio la constatacin de la presencia de cualquiera de las circunstancias que expresamente se contemplan, sin perjuicio de cualquier otra que pueda ser considerada como prueba de este hecho.

Entre dichas circunstancias se sealan aquellas que indiquen que el nombre de dominio ha sido registrado fundamentalmente con la intencin de venderlo, alquilarlo o cederlo de otra forma al titular de la marca en conflicto, por un valor superior al de los costes directamente relacionados con el nombre de dominio. Al respecto, si bien el Demandante ha manifestado haber recibido de las Demandadas una oferta de venta por importe de 12.000 euros, lo cierto es que no se ha aportado prueba alguna acerca de la realidad de dicha oferta, cuya existencia ha sido negada por las Demandadas.

S ha quedado probado, en cambio, que la intencin de las Demandadas al utilizar los nombres de dominio en cuestin para direccionar al sitio web a travs del cual comercializa sus productos es la de atraer usuarios con nimo de lucro, aprovechndose del conocimiento que goza la marca del Demandante entre el pblico del sector, y con el riesgo implcito a su conducta de que exista confusin con la marca.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta la gran similitud que existe entre el tipo de productos que comercializan ambas partes, dirigidos a un mismo grupo de destinatarios y a un pblico muy especfico. Se trata, adems, de un sector de dimensin reducida, en el cual los competidores que participan en el mismo se conocen perfectamente, de manera que no puede considerarse como fruto de la casualidad el hecho que las Demandadas hayan optado por utilizar una denominacin tan claramente asociada a uno de sus competidores e identificativa de sus productos, y que es incluso usada para la comercializacin de los mismos a travs de la red.

Tales circunstancias llevan a descartar que el registro de los nombres de dominio pueda obedecer a otra causa que no sea la de atraer hacia su propia web a aquellos usuarios que con base en el conocimiento de la marca del Demandante puedan acceder al mismo, con el riesgo de que se genere confusin entre los usuarios acerca de quien est realmente detrs del sitio web y de los productos ofrecidos por ste. El consiguiente incremento de visitantes de su pgina que consigue con ello, y por tanto, de potenciales clientes de sus productos, obtenidos de manera ilegtima, no deja lugar a dudas acerca del nimo de lucro que preside la conducta de las Demandadas.

Esta conclusin se ve reforzada tambin por la forma en la que las Demandadas hacen uso de dos de los tres nombres de dominio en cuestin, que utiliza simplemente como medio para redireccionar a su web, accesible a travs de la direccin electrnica <portalespia.com>, y mediante la cual las Demandadas vienen comercializando una gama de productos muy similar a la ofrecida por el Demandante.

De hecho, las Demandadas nicamente justifican la eleccin de la denominacin reivindicada por lo que afirma ser su carcter descriptivo de la actividad que realiza. Sin embargo, sin entrar a valorar esta cuestin, olvidan las Demandadas que se trata de una marca registrada por un competidor con mucha anterioridad a su registro de los nombres de dominio, que otorga al Demandante derechos exclusivos para la utilizacin de tal denominacin, incluyendo el derecho a reflejar la marca en las actividades realizadas a travs de Internet.

En definitiva, de acuerdo con el prrafo 4.b.(iv) de la Poltica, acreditada la intencin de las Demandadas de atraer usuarios a su web, con nimo de lucro, y de forma ilegtima, queda probado que los nombres de dominio han sido registrados y son usados de mala fe, de manera que tambin se cumple en este caso el requisito previsto en el prrafo4.a.(iii) de la Poltica.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con los prrafos 4.i) de la Poltica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que los nombres de dominio <tiendadelespia.com>, <tiendaespia.com> y <tiendaespia.net> sean transferidos al Demandante.


Mario Sol Muntaola
Panelista nico

Fecha: 4 de enero de 2005

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0868.html

 

:

 


 

:


ArtStyle Group

!

, , .

, .