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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco Bac San Jos S. A. v. Mariano Castillo Bolaos

Caso No. D2004-0884

 

1. Las Partes

La Demandante es Banco Bac San Jos S. A. representada por E-Proint S.A., Costa Rica, con domicilio en San Jos, Costa Rica.

El Demandado es Mariano Castillo Bolaos representada por el mismo demandado, con domicilio en Provincia de Alajuela, Costa Rica.

 

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <bancobacsanjose.com> y <bancodesanjose.com>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Tucows.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el22deoctubrede2004. El 25 de octubrede2004, el Centro envi a Tucows va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con los nombres de dominio en cuestin; en respuesta a la misma Tucows envi al Centro, va correo electrnico, su informe confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y proporcionando los datos de contacto de los contactos administrativo, tcnico y de facturacin. El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la "Poltica"), del Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y del Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el3denoviembrede2004. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el23denoviembrede2004. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el10denoviembrede2004.

El Centro nombr al firmante de esta Decisin como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 23 de noviembrede2004, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Idioma del procedimiento

Las partes en el presente son una persona jurdica creada bajo las normas del derecho de Costa Rica y una persona domiciliada en dicho pas. El Demandante present la Demanda en idioma espaol y el Demandado utiliz el mismo idioma en la Contestacin, en las comunicaciones que envi a su contraparte aadidas por el Demandante como prueba y en la que remiti al Centro al contestar la Demanda.

Conforme el prrafo 11 del Reglamento:

a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo ser el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolucin, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

Teniendo en cuenta el tcito acuerdo de las partes en cuanto al idioma del procedimiento y en uso de sus facultades procesales, el Panelista decidi dictar la presente decisin en el idioma mencionado, pese a ser el ingls el idioma del acuerdo de registro.

 

5. Antecedentes de Hecho

No se controvierte en el caso que el Demandante registr la marca BAC SAN JOSE en Costa Rica el25deseptiembrede2003 bajo el nmero 141515, en clase 36 para “servicios de seguros y finanzas”. Tampoco que cuatro aos antes haba registrado una marca de diseo especial, incluyendo la sigla “SJ”, tambin en la clase 36 y que a lo largo del tiempo -desde mucho antes de la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa- us para distinguirse la denominacin social “BANCO DE SAN JOS” hasta que recientemente la cambi por su denominacin actual que adiciona la sigla “BAC”.

Est igualmente fuera de controversia que el Demandado registr los nombres de dominio:

∙ <bancodesanjose.com> el20dejuniode2003; y

∙ <bancobacsanjose.com> el31deoctubrede2003;

Debe considerarse igualmente no controvertido que el Demandado lo ha sido tambin en los casos:

No. D2003-0573Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo”, que tuvo por objeto el nombre de dominio <bancobanex.com>; y

No. D2003-0609Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bolaos”, que tuvo por objeto el nombre de dominio <bancointerfin.com>.

Puesto que el Demandante lo afirma y prueba circunstanciadamente, sin que el Demandado aporte elementos que arrojen duda sobre la autenticidad del contenido de las copias de mensajes electrnicos y sobre las informaciones de prensa acerca de los prolegmenos del presente Caso, el Panelista debe tener asimismo por cierto que el Demandado se comunic reiteradamente por correo electrnico con funcionarios del Demandante para ofertar la transferencia onerosa de sus derechos sobre los nombres de dominio a los que se refiere este caso.

El Panelista verific que a la fecha de analizar el caso y dictar la decisin, no exista ningn sitio activo en las direcciones a las que se accede con los nombres de dominio en disputa, desplegando su navegador el mensaje de error “11.001”, correspondiente a “No se encontr host”.

 

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega en apoyo de la Demanda:

a) “Durante (...) aproximadamente 20 aos (...) ha usado en forma ininterrumpida en el comercio de Costa Rica, el signo BANCO DE SAN JOSE, como nombre comercial as como signo distintivo de su amplia gama de servicios bancarios. Dicho signo como tal, aplicando la Teora de la Distintividad Sobrevenida (“Secondary Meaning” en ingls), goza de gran renombre en el mbito nacional”.

b) “dicho signo (...) (es) (...) usado por la totalidad de las empresas del holding .. GRUPO FINANCIERO BAC”.

c) “las pginas web que l mantiene (en las direcciones de Internet correspondientes a los nombres de dominio de autos) son utilizadas para otros fines y en otro caso utiliza sin autorizacin signos de nuestra corporacin, engaando a los consumidores de nuestros servicios financieros”.

d) “el demandado nunca ha sido representante de nuestra empresa, ni mantiene vnculos comerciales con la misma”.

e) “nuestro banco utiliza en internet la direccin www.bacsanjose.com y que es fcilmente confundible con el registro del demandado que es www.bancobacsanjose.com , es decir lo que hizo fue agregar ilegtimamente la denominacin “banco””.

f) “Es fcilmente comprobable con los correos electrnicos que adjuntamos .. as como de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicacin costarricenses que tambin adjuntamos (...) que el Seor Castillo Bolaos ha registrado los dominios objeto de esta demanda, con el slo propsito de venderlos a mi representada o a cualquier otra persona”.

g) “El demandado planea en el futuro seguir causando confusin en los consumidores y visitantes en general a Internet, ya que cuando estos planeen digitar las palabras de nuestra empresa entonces se redireccionarn hacia su sitio web y buscar obtener un lucro que a todas luces es antijurdico”.

B. Demandado

En apoyo de la Contestacin de Demanda, el Demandado argumenta que1:

a) “El demandante registr la marca BAC San Jos (no la marca Banco BAC San Jos) bajo su razn social anterior Banco de San Jos, S.A.”

b) “La sociedad Banco BAC San Jos Sociedad Annima, no apareca en el Registro Nacional de Costa Rica, en el momento que registr bancobacsanjose.com y con el hecho de registrarla despus piensan que tienen derecho sobre el dominio”.

c) “Se ha utilizado el dominio para anunciar la Urbanizacin Ro Grande, ubicada en La Gucima de Alajuela, muy cerca de San Jos, Capital de Costa Rica”.

d) “No fue agregada la palabra genrica “banco” con el fin de que se confunda con la direccin del demandante, de la cual no tena conocimiento (…). En bancobacsanjose.com se anuncian propiedades con referencia a su nombre Banco de Bienes races de Amrica Central en San Jos, que no puede ser confundidos los servicios de bienes races que se ofrecen con los de una entidad bancaria”.

e) “El demandante no se ha comunicado con mi persona con relacin a el dominio bancobacsanjose.com, demostrando que no le importa pasar por encima del derecho de registro del aqu demandado”.

f) “No recuerdo haber enviado correos electrnicos a ningn banco, mucho menos al Seor David McCrea y una direccin de e-mail del que enva ni siquiera pertenece a mi persona”.

g) “En Costa Rica la Fiscala concluy que, segn el Cdigo Procesal vigente, no encaja en ningn tipo de delito”.

h) “Recib varias llamadas del Jefe de Seguridad del Antes Banco de San Jos, S. A., el seor Gilberto Muoz, donde me solicit que direccionara el dominio bancodesanjose.com a la web oficial de ellos, mientras que llegbamos a algn arreglo, yo acept de buena fe, pero todo era un engao para denigrar mi nombre con supuestos delitos, tales como: clonacin, robo de nombres de usuarios, claves (Supuestamente poda realizar transferencias bancarias como si fuera el legitimo cliente), con ello pretender que se me culpar por extorsin, fraude, coaccin y estafa”.

i) “No se puede tomar como referencia los casos anteriores Banex ( decisin D2003-0573 ) e Interfin ( decisin D2003-0609 ), ya que no tienen relacin alguna y no realice la debida contestacin por amenazas que me realizaron los bancos”.

 

7. Debate y conclusiones

Luego de haber evaluado y relacionado los argumentos de las partes, el Panelista proceder a decidir el Caso atendiendo a los extremos pertinentes respecto del cumplimiento o incumplimiento de las condiciones requeridas por la Poltica. Esta establece en el prrafo 4.a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuacin la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

7.1 Nombre comercial utilizado como marca

Los antecedentes de autos demuestran que desde finesde1985, el Demandante utiliz su denominacin social de BANCO DE SAN JOS para distinguir los servicios ofrecidos al pblico, sin registrar su nombre comercial como una marca.

El Panelista no ignora que del Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (http://wipo2.wipo.int) surge que “a pesar de que se opina mayoritariamente a favor de extender la proteccin a los nombres comerciales en el DNS, no consideramos adecuado modificar la Poltica Uniforme para permitir que se interpongan demandas relativas al registro y la utilizacin de mala fe o engaoso de tales identificadores como nombres de dominio”. No obstante, el Panelista tiene en cuenta muy especialmente que el Demandante invoca sus derechos sobre el signo BANCO DE SAN JOS no en cuanto nombre comercial sino en calidad de “marca de hecho” o marca no registrada.

En resoluciones anteriores, el Panelista ha sustentado su opinin de que las “marcas de hecho” merecen para la Poltica igual proteccin que las marcas registradas. As, en el Caso No. D2000-1649, Rosa Montero Gallo v. Galileo Asesores S. L., dijo:

“Es obvio que tanto el Informe de la OMPI como la Poltica aluden a “marca” en el sentido genrico de una palabra, lema, diseo, imagen u otro smbolo empleado para identificar y distinguir bienes o servicios, as como a sus orgenes, productores o distribuidores, permitiendo a los miembros del mercado y del pblico diferenciar esos bienes o servicios respecto de otros que pudieran ser parecidos o sustitutivos. Como institucin del Derecho de Propiedad Intelectual en sentido amplio, se cuentan entre las funciones de las marcas significar “que todos los bienes que ostenten la marca provienen de una misma fuente o son controlados por ella y tienen el mismo nivel de calidad” y “anunciar, promover y ayudar en general a la venta de bienes”.

“La Poltica de ninguna manera se hace referencia a “marcas registradas” ni a cualquier otro ttulo derivado del cumplimiento de formalidades nacionales determinadas. Con sentido comn, la decisin dictada en el caso AF-0250 Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. concluye que el lenguaje amplio pero claro y carente de ambiguedad utilizado por la Poltica se dirige a excluir el requerimiento de registro: el Panelista comparte este razonamiento y la interpretacin que de l deriva, por lo que sostiene que marcas no registradas (o marcas de hecho) se encuentran comprendidas dentro de la competencia del Panel y protegidas contra el registro abusivo de nombres de dominio que las afecte”.

Por considerar que el signo BANCO DE SAN JOS constituy a la vez un nombre comercial y una “marca de hecho”2 durante el lapso en el que se utiliz -en cuyo transcurso se registr el dominio <bancodesanjose.com>- en esta Decisin se parte de la base de que el Demandante tiene ttulo vlido a la marca no registrada BANCO DE SAN JOS.

7.2 Cumplimiento de las condiciones acumulativas

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

No cabe duda de que el contenido del nombre de dominio <bancobacsanjose.com> es confusamente similar tanto con la marca BAC SAN JOS registrada por el Demandante como con la marca de hecho bajo la cual el Demandante ha sido conocido histricamente. La adicin del vocablo “banco” no reduce sino que refuerza esa similitud, al evocar mediante un vocablo descriptivo el ramo de actividad del titular de la marca.

En cuanto al nombre de domino <bancodesanjose.com>, es idntico a la marca de hecho usada por el Demandante histricamente y que lo distingua a la fecha de registro del nombre de domino en cuestin.

Como reiteradamente lo han establecido decisiones anteriores del Centro, el Panelista no considera que ni la similitud ni el riesgo de confusin se atemperen por la inexistencia de espacios entre las palabras componentes del nombre de dominio ni tampoco por el agregado de la extensin “.com”, que por ser propia del gTDL en cuanto divisin del espacio de nombres de dominio, no debe considerarse parte del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, el requisito del parrfo 4.a)(i) de la Poltica se cumple en el Caso.

B. Derechos o intereses legtimos

Las expresiones “banco”, “bac” o “San Jos” no forman parte del nombre personal del Demandado ni de la denominacin de alguna de sus empresas o negocios, ni de la descripcin de algn objeto de su aficin o por el que manifieste preocupacin. La nica relacin que el Demandado alega con alguna de esas expresiones es la vecindad con la Ciudad de San Jos de la Urbanizacin Ro Grande, con la que (segn se har merito enseguida) ninguna relacin parece tener tampoco el Demandado. El Panelista no considera que surja de esta circunstancia la evidencia de un “uso legtimo y leal o no comercial” de los nombres de dominio.

Por otra parte, el Demandado no demostr la existencia de las circunstancias aludidas en los pargrafos “i.” a “iii.” del prrafo 4.c) de la Poltica, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o inters al uso de los nombres de dominio a los fines del parrfo 4.a)(ii) de la Poltica.

En particular:

Sobre 4.c)(i):

Alega el Demandante y admite el Demandado que “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia” el Demandado usaba los nombres de dominio para desplegar referencias a un proyecto inmobiliario con el que el Demandado no se atribuye vinculacin alguna, guardando silencio en la Contestacin sobre las razones que pudieran haberle llevado a difundir tales informaciones. La lectura de las decisiones en los casos OMPI No. D2003-0573Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo y No. D2003-0609Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bolaos”, permite comprobar que el Demandado utiliz de igual forma esos nombres de dominio para alojar o direccionar a contenidos que no constituan un servicio genuino ofertado por el Demandante sino que operaban como recursos para mantener un sitio aparentemente activo bajo nombres de dominio que tambin en esos casos se intentaba negociar con bancos costaricenses.

El Demandado no aporta elemento alguno que permita considerar que la informacin desplegada en los sitios que a la poca de plantearse esta disputa eran accedidos mediante los nombres de dominio objeto del Caso fuera otra cosa que un recurso para llenar la pantalla con algn contenido, lo que de manera alguna equivale a haber “efectuado preparativos demostrables (...) en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios”. Por tanto, el Panelista considera que la circunstancia justificativa prevista bajo el inciso examinado por la Poltica no se verifica en el caso.

Sobre 4.c)(ii):

No existe alegacin ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido “conocido corrientemente” por los nombres de dominio en disputa.

Sobre 4.c)(iii):

No considera el Panelista, que el uso pasado (al que se hizo referencia en punto anterior) ni la falta de uso presente de los nombres de dominio en disputa constituyan un “uso legtimo y leal o no comercial” de los nombres de dominio.

Por todo lo anterior, concluye el Panelista que el Demandado no tiene inters legtimo en el uso de los nombres de dominio objeto de la controversia. En consecuencia, el requisito del parrfo 4.a)(ii) de la Poltica se cumple en el Caso.

C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, debern revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en el prrafo 4.b) de la Poltica:

Sobre 4.b)(i):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes, unidas a la fuerte presuncin que surge de los casos OMPI No. D2003-0609Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bolaos”, y No. D2003-0573Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo”, en cuanto a la finalidad perseguida por el Demandado al registrar diversos nombres de dominio conteniendo marcas correspondientes a bancos costarricenses, llevan a considerar que el Demandado ha realizado el registro y uso de los nombres de dominio en disputa con “el propsito de vender, alquilar, o de cualquier otra manera transferir el registro” de los nombres de dominio. Las propuesta de venta alegadas por el Demandante deben considerarse plausiblemente probadas, incluso a tenor de las declaraciones del Demandado al periodismo. En estos autos, el Demandado no niega terminantemente su propsito de lucrar con la transferencia de los nombres de dominio al titular de la marca, ya que se reduce en la Contestacin a manifestar que “no recuerda” haber enviado mensajes de correo electrnico a instituciones bancarias.

Sobre 4.b)(ii):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya registrado los nombres de dominio “para impedir al propietario de la Marca de Comercio reflejar tal marca en un nombre de dominio correspondiente”.

Sobre 4.b)(iii):

El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber registrado losl nombres de dominio “con el propsito primordial de obstaculizar los negocios de un competidor”.

Sobre 4.b)(iv):

El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente los nombres de dominio como URL’s de algn sitio activo en la Web (en autos est alegado, pero no suficientemente probado que as lo hizo “clonando” el sitio Web del Demandante) estara realizando una “tentativa deliberada de atraer usuarios de Internet a su propio sitio Web con propsito de lucro comercial” ya que en tal supuesto la similitud de los nombres de dominio con las marcas del Demandante inducira a los usuarios de Internet a confundir los sitios identificados con los nombres de dominio en disputa con servicios en lnea “provistos por el Demandante o uno de sus afiliados, o patrocinados o apoyados por ste”.

No resulta admisible la defensa del Demandado al descartar la posibilidad de confusin por parte de los usuarios de Internet porque “En bancobacsanjose.com se anuncian propiedades con referencia a su nombre Banco de Bienes races de Amrica Central en San Jos, que no puede ser confundidos los servicios de bienes races que se ofrecen con los de una entidad bancaria”. Es bien obvio que cualquier usuario debiera partir del supuesto de que los contenidos alojados en un sitio identificado con un nombre de dominio coincidente con la marca utilizada por un banco para prestar servicios, han de corresponder a dicho banco.

En razn de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusin de que el Demandado registr originalmente y us luego los nombres de dominio <bancobacsanjose.com> y

<bancodesanjose.com> con mala fe. En consecuencia, el requisito del prrafo 4.a)(iii) de la Poltica se cumple en el Caso.

 

8. Decisin

El Demandante ha probado que los nombres de dominio son idnticos a sus Marcas de Comercio, que el Demandado carece de derechos o inters legtimo al uso de los nombres de dominio, y que el Demandado registr y usa los nombres de dominio con mala fe.

En consecuencia, de acuerdo los prrafos 4.i) de la Poltica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el registro de los nombres de dominio <bancobacsanjose.com> y <bancodesanjose.com> se transfiera al Demandante.


Antonio Mill
Experto nico

Fecha: 6 de diciembrede2004


1 Para facilitar la comprensin de la decisin, el Panelista (quien cita entre comillas los dichos de las partes) se ha permitido agregar los acentos ortogrficos omitidos en el texto original, cuya ausencia puede alterar el tiempo del verbo que se quizo utilizar.

2 La ambivalencia fue tambin considerada por aportantes de opinin al “Segundo Proceso”, adonde se asienta que: “Se seal que, dado que la mayora de nombres comerciales funcionan adems como marcas, ya cumplen los requisitos, como tales, para gozar de proteccin en virtud de la Poltica Uniforme”.

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0884.html

 

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