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Centro de Arbitragem e Mediao da OMPI

 

DECISO DO PAINEL DE ESPECIALISTAS

Nasamotor - Veculos e Peas, Lda. v. Albertino Cancudaza

Demanda N D2004-0885

 

1. As Partes

O Reclamante Nasamotor - Veculos e Peas, Ltda., com sede em Porto, Portugal, representada neste procedimento por seu advogado Miguel Pupo Correia, Lisboa, Portugal.

O Reclamado Albertino Cancudaza, a/c Network Solutions, L.L.C., com sede em Herndon, VA, Estados Unidos.

 

2. O Nome de Domnio e o Registrador

O nome de domnio <nasamotor.com>, registrado com Network Solutions, L.L.C.

 

3. Histrico do Procedimento

A reclamao foi apresentada por Nasamotor – Veculos e Peas, Lda. em 25deoutubrode2004, em via impressa.

Em 3denovembrode2004, o Reclamante foi intimado para cumprir irregularidade na Reclamao, a fim de apresentar a Reclamao em formato eletrnico ao Centro de Mediao e Arbitragem da OMPI, o que foi cumprido em 8 de novembro de 2004.

Este Centro verificou que a reclamao atende aos requisitos formais, ou seja, Pargrafo4(a) do Regulamento (o “Regulamento”) da Poltica Uniforme de Soluo de Disputas Relativas a Nomes de Domnio e Regulamento Suplementar para a Poltica Uniforme de Soluo de Disputas Relativas a Nomes de Domnio (a “Poltica”). O Reclamante efetuou pagamento da quantia devida ao Centro.

Em 9denovembrode2004, o Reclamado foi intimado e deu-se incio ao procedimento administrativo.

Em30denovembrode2004, o Reclamado foi notificado sobre o seu inadimplemento, j que no respondeu Reclamao dentro do prazo.

Em14dedezembrode2004, deu-se a intimao da nomeao do Painel de Especialistas, formado por um s membro, que aceitou sua nomeao, assinando sua Declarao de Imparcialidade e Independncia.

Em 5dejaneirode2005, o Reclamado contatou o Centro, alegando no ter recebido qualquer comunicao de que seu nome de domnio era objeto de uma disputa e que somente tomou conhecimento deste fato em28dedezembrode2004, atravs da Network Solutions. Nesta mesma data, a Network Solutions enviou e-mail ao Centro, reconhecendo que havia fornecido OMPI o endereo genrico de contato do Reclamado, e no seu endereo privado, o que no permitiu que ele recebesse a Reclamao.

Diante destes fatos, em 11dejaneirode2005 o Painel de Especialistas emitiu uma ordem, concedendo ao Reclamado um prazo para apresentao de sua contestao, com trmino em 31de janeirode 2005, ficando o prazo para apresentao da deciso pelo Painel de Especialistas adiado para 14 de fevereiro de 2005.

 

4. Questes de Fato

O Reclamante Nasamotor – Veculos e Peas, Lda., sociedade portuguesa constituda em 17desetembrode1996, dedicada importao, exportao e comrcio de automveis, suas peas e acessrios e respectiva indstria de reparao.

O Reclamante titular do nome de domnio <nasamotor.pt>, registrado em 13demarode2000.

O Reclamante alega que, desde sua constituio, vem usando amplamente e habitualmente o nome “NASAMOTOR” para identificar os seus servios, tendo investido significativos recursos e esforos na promoo da marca “NASAMOTOR”, embora s tenha solicitado o registro desse nome como marca em 15deoutubrode2004.

O Reclamado Albertino Cancudaza, a/c de Network Solutions, L.L.C., com endereo em Herndon, VA, Estados Unidos.

O Nome de Domnio foi registrado por Ana Alves, com endereo em Gaia, Portugal, em 06denovembrode2003. Posteriormente, o Nome de Domnio foi transferido ao Reclamado.

 

5. Alegaes das Partes

A. Reclamante

O Reclamante alega que o elemento fundamental do Nome de Domnio (a palavra “nasamotor”) idntico sua marca de servios, ao seu nome comercial ao seu nome de domnio <nasamotor.pt>, registrado anteriormente, em 13demarode2000.

O Reclamante alega que tem usado ampla e habitualmente o nome “NASAMOTOR” como marca, para identificar e fazer publicidade de seus servios, tendo investido significativos recursos, esforos e dinheiro na promoo da marca “NASAMOTOR” ao longo de oito anos, atravs de anncios na imprensa e outros meios publicitrios, em papel timbrado e em materiais promocionais dos seus negcios.

O Reclamante ressalta que, apesar de a marca “NASAMOTOR” no se encontrar ainda registrada, ele tem direitos sobre ela devido ao uso continuado, conforme previsto pelo direito portugus. Ademais, o fato de ter requerido o registro da marca “NASAMOTOR” recentemente conferiria ao Reclamante uma proteo provisria sobre esse sinal.

O Reclamante alega que vendeu Ana Alves (primeiro titular do Nome de Domnio) um automvel “Mercedes-Benz” emjunhode2003 e, alguns dias aps a entrega do veculo, a compradora retornou ao Reclamante porque o veculo apresentou problemas, mas estes teriam sido prontamente sanados.

O Reclamante alega que, alguns meses aps o fato acima descrito, Ana Alves comunicou ao Reclamante que abrira um stio na internet - “www.nasamotor.com” - onde relatava as divergncias entre ela e o Reclamante.

O Reclamante alega que esse stio exibe, com destaque, a marca “NASAMOTOR”, a marca “MERCEDES-BENZ” e respectivo logotipo e foto da fachada do stand de vendas do Reclamante. Quanto ao contedo, o stio narra as desavenas ocorridas entre o Reclamante e a Sra. Ana Alves e faz afirmaes atentatrias reputao do Reclamante. Porm, mesmo aps a transferncia do domnio da Sra. Ana Alves para o Reclamado, o referido stio continuou a exibir o mesmo contedo. Com base nesses fatos, o Reclamante conclui que o Reclamado no tem qualquer direito ou interesse legtimo sobre a expresso “NASAMOTOR”.

O Reclamante alega que o Reclamado nunca usou o Nome de Domnio em relao a uma oferta de boa f de quaisquer bens ou servios, que o Reclamado no comumente conhecido pela expresso “NASAMOTOR”, que o Reclamado no titular nem usurio de nenhuma marca ou nome comercial contendo a expresso “NASAMOTOR”, exceto o Nome de Domnio em questo, nem foi autorizado pelo Reclamante a usar essa marca.

O Reclamante alega, ainda, que o stio do Reclamado tem o nico objetivo de denegrir a imagem do Reclamante e o uso da marca “NASAMOTOR” na primeira pgina do stio pode confundir e enganar os consumidores. Alm disso, o uso da terminao “.com” faz presumir uma atividade comercial, o que no ocorre, j que o Nome de Domnio identifica um stio que visa somente fazer crticas sobre o Reclamante. Diante desses fatos, o Reclamante conclui que o uso por parte do Reclamado ilegtimo e de m f.

B. Reclamado

O Reclamado apresentou sua contestao dentro do prazo previsto na Ordem do Painel, alegando o que segue.

O Reclamado no fictcio, mas sim pessoa natural, e seu vnculo com a Sra. Ana Alves decorre de relaes profissionais e de amizade.

O Reclamado contesta a alegao do Reclamante de que o contedo do stio no sofreu alteraes aps a transferncia da Sra. Ana Alves para o Reclamado, esclarecendo que o stio passou a incluir histrias de terceiros, anlogas ocorrida com a Sra. Ana Alves, e que pretende incluir outras tantas.

O Reclamado alega que o objetivo do seu stio no prejudicar comercialmente a empresa Nasamotor, mas sim evidenciar vantagens de outros concessionrios em desfavor da Nasamotor. Quanto questo se o contedo do stio difamatrio ou no, cabe aos tribunais decidir, diz o Reclamado. Segundo ele, o objetivo do stio simplesmente narrar uma histria, exercendo a liberdade de expresso, e que isto no constitui crime.

O Reclamado contesta a alegao do Reclamante de que o uso do .com faz presumir que o stio tem finalidades comerciais. Segundo ele, a terminao .com usada para os mais diversos fins e .pt seria a mais adequada ao Reclamante, j que suas atividades comerciais se restringem ao territrio portugus.

Quanto alegao do Reclamante de que sua imagem comercial teria sido afetada em face do grande nmero de visitas recebidas pelo stio nasamotor.com, o Reclamado se queixa da falta de provas do declnio das vendas do Reclamante desde que o stio foi criado pelo Reclamado.

Finalmente, o Reclamado alega que o Reclamante no comprovou que possui direitos sobre a marca NASAMOTOR, pois no possui registro nem mesmo em Portugal, apesar de a empresa j existir h mais de 8 anos. Alm disso, o Reclamado diz no ser aplicvel neste caso o Direito Portugus, conforme alegado pelo Reclamante, j que o nome de domnio foi registrado e alojado nos Estados Unidos por um cidado moambicano.

 

6. Anlise e Concluses

Este procedimento administrativo requer a constatao de trs circunstncias previstas no pargrafo 4(a) da Poltica Uniforme de Soluo de Disputas:

i) o Nome de Domnio igual ou semelhante marca sobre a qual o Reclamante tem direitos, podendo com ela ser confundido; e

ii) o Reclamado no tem direitos ou interesses legtimos sobre o Nome de Domnio; e

iii) o Nome de Domnio foi registrado e est sendo utilizado de m f.

Quanto ao primeiro requisito da Poltica, verifica-se que o Reclamante no titular de nenhum registro para a marca “NASAMOTOR”, havendo somente requerido seu registro em15deoutubrode2004, ou seja, 10 dias antes de dar incio sua Reclamao. Por outro lado, com base nas informaes e documentos anexados Reclamao, verifica-se que o Reclamante vem fazendo uso da expresso “NASAMOTOR” ora como marca, ora como nome comercial, para identificar suas atividades, e promover os servios da empresa, atravs de publicidade.

O uso contnuo da expresso NASAMOTOR como parte do nome comercial do Reclamante, no confere a este, em princpio, o direito de impedir o uso dessa expresso pelo Reclamado, j que o item 4(a)(i) se aplica a uma marca sobre a qual o Reclamante teria direitos. Embora quase todas as leis nacionais e a prpria Conveno de Paris (artigo 8) confiram proteo aos nomes comerciais contra tentativas de usurpao, a Poltica se limita a verificar se o nome de domnio conflita com marca. Portanto, este Painel se limita a avaliar a questo sob este prisma.

Analisando as provas apresentadas pelo Reclamante, este Painel verificou que NASAMOTOR tem sido usado no s como parte do nome comercial mas tambm como marca de servio do Reclamante, conforme comprovam os anexos L, N, Q e R.

Alm disso, o Direito Portugus, confere aos titulares de pedidos de registro de marca direitos provisrios sobre a marca (CPI, artigo 5). Como o item (i) do pargrafo 4(a) da Poltica no requer que a marca do Reclamante esteja registrada em seu nome, mas que seja, sim, uma marca sobre a qual o Reclamante tem direitos, este Painel conclui que a condio prevista no item (i) foi cumprida.

Em seguida, cabe analisar se o Reclamado tem direitos ou interesse legtimo sobre o Nome de Domnio. Conforme pargrafo 4(c) da Poltica, algumas circunstncias, dentre outras, caracterizariam o legtimo interesse do Reclamado sobre o Nome de Domnio, a saber: o Reclamado fez preparativos para utilizao do Nome de Domnio em relao a uma oferta de boa f de produtos e servios; o Reclamado usualmente conhecido atravs do Nome de Domnio; o Reclamado faz uso legtimo e no comercial do Nome de Domnio, sem inteno de desviar consumidores ou denegrir a marca em questo.

O Nome de Domnio visa identificar um stio com o nico propsito de fazer crticas aos servios prestados pelo Reclamante. No est relacionado, assim, com nenhuma oferta de produtos ou servios.

O primeiro titular do Nome de Domnio (Sra. Ana Alves) no seno uma ex-cliente do Reclamante, insatisfeita com os servios prestados por aquele por ocasio da compra de um veculo. O atual titular do Nome de Domnio, Sr. Albertino Cancudaza (Reclamado), no tem nem nunca teve qualquer relao com o Reclamante. Portanto, nem a Sra. Ana Alves nem o Sr. Albertino Cancudaza so normalmente conhecidos ou identificados com a expresso “NASAMOTOR”.

Cabe, ainda, analisar se o Reclamado est fazendo uso legtimo e no comercial do Nome de Domnio, sem inteno de desviar consumidores com o intuito de lucro ou denegrir a marca..

Conforme bem ressaltado na deciso OMPI No. D2001-0477, Banque Cantonale de Genve v. Primatex Group S.A., os stios de protestos refletem um interesse legtimo, baseado no direito que cada cidado tem de expressar suas opinies. No entanto, esse direito deve ser usufrudo de forma no-abusiva. No presente caso, embora o Reclamado esteja exercendo seu direito de criticar a empresa Nasamotor Veculos e Peas, Lda., e no esteja fazendo uso comercial do Nome de Domnio, o contedo do stio faz duras crticas visando denegrir a imagem daquela empresa, desestimulando o pblico a contratar os seus servios. Ademais, no h qualquer elemento no Nome de Domnio que o caracterize como um stio dedicado a crticas. O Reclamado usa a prpria marca do Reclamante para tal. Assim, o consumidor, ao tentar buscar informaes sobre o Reclamante, inocentemente encaminhado para uma pgina onde encontra somente crticas ao Reclamante. Assim sendo, constata-se que h inteno de desviar os consumidores, embora sem intuito de lucro, e, principalmente, a inteno de denegrir a marca e a imagem do Reclamante.

Nessas circunstncias, este Painel acredita que o Reclamado no tem direitos ou legtimo interesse sobre o Nome de Domnio, conforme requer o item 4(a)(ii) da Poltica.

Finalmente, cabe verificar se o item 4(a)(iii) da Poltica est presente neste caso, ou seja, se o Nome de Domnio foi registrado e est sendo usado de m f. O referido item4(b) da Poltica prev algumas circunstncias que podem caracterizar a m f por parte do Reclamado. Essas circunstncias so apenas exemplificativas e no necessrio que todas estejam presentes.

A princpio, nenhuma das hipteses previstas no item 4(b) parecem se adequar perfeitamente ao presente caso. A que mais se aproxima a hiptese prevista no item(iii), ou seja, quando o nome de domnio foi registrado com o objetivo de prejudicar os negcios de um concorrente. No caso do Nome de Domnio <nasamotor.com>, no h duvida de que o Reclamado, ao registrar o Nome de Domnio, tinha o objetivo de fazer crticas severas s atividades do Reclamante, denegrindo sua imagem perante o pblico e, conseqentemente, prejudicando seus negcios. Contudo, no existe uma relao de concorrncia entre Reclamante e Reclamado, j que nem o primeiro titular do Nome de Domnio e criador do stio “www.nasamotor.com” (Sra. Ana Alves), nem o atual Reclamante, Sr. Albertino Cancudaza, prestam qualquer servio na rea de veculos, peas e acessrios.

Por outro lado, como j dito anteriormente, as quatro hipteses previstas no item4(b) da Poltica no so exaustivas, podendo haver outras hipteses que caracterizariam m f por parte do Reclamado. Assim, embora no caso ora em exame as partes no sejam concorrentes entre si, porque no atuam no mesmo segmento de mercado, no resta dvida de que o registro teve o objetivo de prejudicar as atividades do Reclamante e que houve m f pelo fato de o Reclamado se utilizar da marca “NASAMOTOR”, pertencente ao Reclamante, para atrair internautas para o seu stio de protestos contra a empresa Nasamotor Veculos e Peas, Lda.. Esse artifcio foi, de fato, eficaz, pois, segundo o Reclamante, o stio em questo teve cerca de 430 mil pginas visitadas no perodo de um ano, um nmero que pode ser considerado excessivamente alto para um stio de protesto.

Outros painis da OMPI reconheceram a existncia de m f em casos semelhantes, conforme decises proferidas nos casos OMPI No.D2001-0477, Banque Cantonale de Genve v. Primatex Group S.A.,e No.D2003-0372, Delta Air Transport NV (trading as SN Brussels Airlines) v. Theodule De Souza. No entanto, tivesse o Reclamado agregado marca alguma outra palavra indicativa de que seu stio era um stio de protesto contra o Reclamante em vez de usar a prpria marca do Reclamante, talvez no se configurasse a m f, como no o foi no caso OMPI No.D2004-0206, Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign, referente ao nome de domnio “www.covancecampaign.com”, onde o acrscimo da palavra “campaign” fez a diferena.

Com base nas consideraes acima, o Painel conclui que o Nome de Domnio foi registrado e utilizado de m f.

 

7. Deciso

Tendo em vista que o Nome de Domnio idntico marca sobre a qual o Reclamante tem direitos, que o Reclamado no tem direitos ou legtimo interesse em relao ao Nome de Domnio e que o Nome de Domnio foi registrado e est sendo utilizado de m f, este Painel decide, de acordo com o Pargrafo 4(i) da Poltica e 15 do Regulamento, que o Nome de Domnio <nasamotor.com> deve ser transferido para o Reclamante.


Peter Dirk Siemsen
Panelista

Data: 14defevereirode2005

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0885.html

 

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