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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Speed-Hobbys S.L. vs. Contrast Records, S.L. / D.Christian Schulze-Frey

Caso No. D2004-0963

 

1. Las partes

1.1. Demandante: SPEED-HOBBYS S.L., con domicilio social en Madrid, Espaa, representada por D Ana Carrasco Arellano y D. Julin Plaza Garca, Audiconsulting, S.A., con domicilio en Madrid, Espaa.

1.2. Demandado: CONTRAST RECORDS, S.L. y D. CHRISTIAN SCHULZE-FREY, ambos con domicilio en Orba, Null, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1. Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio <speed-hobbys.com>.

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Melburne IT, Ltd., con domicilio en Madrid, Espaa y con domicilio en Melbourne, Australia.

 

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, en lo sucesivo denominada “Poltica Uniforme”, adoptada por ICANN el24deOctubrede1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambin por ese Organismo para desarrollo de esa “Poltica Uniforme”, en lo sucesivo “El Reglamento”, fue presentada ante el Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo el “Centro de Arbitraje”, el da 15deNoviembrede2004 en formato electrnico, mientras que su presentacin en formato papel tena lugar el17deNoviembrede2004.

3.2 Con fecha 18denoviembrede2004, se enviaba una copia de la demanda a la firma demandada.

3.3 Con fecha 3dediciembrede2004, la representacin de la demandante solicita al Centro la suspensin del procedimiento tras haber recibido la comunicacin de la demandada al propio Centro, manifestando su decisin de transferir el dominio al demandante

3.4 Con fecha 6dediciembrede2004, el Centro notific a la parte demandante la suspensin del procedimiento hasta el siguiente da 3 de enerode2005.

3.5. Con fecha 28dediciembrede2004, y al no haberse materializado la transferencia del dominio a favor de la demandante, a pesar de los intentos realizados, la representacin de dicha parte solicit al Centro la renovacin del procedimiento.

3.6. Con fecha 29dediciembrede2004, el Centro notific a las partes la renovacin del procedimiento fijando el7deenerode2005, como fecha final para que la demandada presentara su escrito de contestacin a la demanda.

3.7. Con fecha 12deenerode2005, el Centro notific a las partes que no se haba recibido la personacin ni el escrito de contestacin del demandado.

3.8. Con fecha 20deenerode2005, el expediente fue trasladado a D. Luis H. de Larramendi, Panelista nico, que lo recibi en formato papel el da 21deenerode2005.

3.9. Finalmente, con fecha 22deenerode2005, el Centro transmiti al Panel va correo electrnico copia del escrito presentado el anterior da 20deenerode2005 por la representacin de la parte demandante informando de que el demandado haba manifestado nuevamente su voluntad de transferir el dominio y que a pesar de ello, dicha transferencia continuaba sin materializarse.

 

4. Idioma del procedimiento

La parte demandante ha solicitado expresamente que la decisin que resuelva este procedimiento sea dictada en espaol.

Lo cierto es que ha quedado debidamente probado en la documentacin acompaada por la demandante a su escrito de demanda, que las comunicaciones y relaciones habidas entre ambas partes previas a la realizacin de este procedimiento se han cursado siempre en espaol, por lo que este Panel, teniendo en cuenta dicha circunstancia y adems la comn residencia espaola de ambas partes, ha decidido dictar la presente decisin en espaol, de acuerdo con la facultad que le confiere el prrafo 12(a) del Reglamento.

 

5. Antecedentes de hecho

5.1. La entidad demandante, Speed-Hobbys, S.L., no dispone de ningn registro de marca que proteja dicha denominacin, pero sta ha servido para distinguir sobradamente sus productos y servicios desde su fecha de constitucin en el ao 1994. Es adems titular de la solicitud de registro de marca n 2.622.182 SPEED-HOBBYS (grfica) con prioridad 11denoviembrede2004, as como del dominio <www.speed-hobbys.es> desdeel5demayode1997.

5.2. La denominacin SPEED-HOBBYS puede considerarse notoria en el sector del aeromodelismo, de acuerdo con la documentacin aportada con el escrito de demanda.

5.3. La demandada es la firma Contrast Records, S.L. as como D. Christian Schulze-Frey que consta como administrador de aquella y que mantuvo en su momento relaciones comerciales con la demandante, Speed-Hobbys, S.L., con quien suscribi un contrato de distribucin.

Con relacin a la persona fsica identificada junto a la mencin Contrast Records, S.L., D. Christian Schulze-Frey, debe considerarse que es la misma persona que D. Christian Geigger a quien alude repetidamente la representacin de la parte demandante en su escrito de demanda, habida cuenta de la coincidencia entre el domicilio del Sr. Geigger y el de la sociedad Contrast Records, S.L.; de la coincidencia entre la direccin de correo electrnico de ambos; y de que estando el dominio controvertido registrado a favor de Contrast Records S.L., la oferta de venta cursada a la demandante (anexo 12) fuera formulada simplemente por “Christian”.

5.4. A los efectos de este procedimiento debe tambin tenerse en cuenta los siguientes hechos:

- Con fecha 23deseptiembrede2004, esto es, con sobrada antelacin a la iniciacin del presente procedimiento, se levant acta notarial por el Ilustre Notario de Madrid D. Pedro de la Herran Matorras, en la que se describe con detalle la actividad del portal identificado en aquel momento por el dominio controvertido, y en el que se ofreca servicios y productos pertenecientes al mismo sector de actividad que la demandante, quedando adems sobradamente demostrada la relacin existente entre la demandada y el Sr. Christian Geigger.

- Cuando, tras la recepcin del expediente correspondiente al presente procedimiento, el Panel ha tratado de acceder al dominio <speed-hobbys.com> ha encontrado simplemente un aviso o mencin plasmada en idioma alemn, indicando que la pgina carece de contenido.

- A pesar de las sucesivas manifestaciones de la parte demandada de su deseo de transferir el dominio controvertido, e incluso de su afirmacin contenida en el correo electrnico dirigido con fecha 22deenerode2005, en el que manifestaba haber “cancelado la cuenta”, el Panel ha accedido a la base de datos del registrador del dominio controvertido con fechas 25, 26, 27, 28 y 31 de enero, as como 1defebrerode2005, constando an el citado dominio inscrito a favor de Contrast Records, S.L.

 

6. Pretensiones de las partes

6.1. Demandante

El demandante, en su escrito de demanda, afirma lo siguiente:

- Que Speed-Hobbys, S.L. ha venido concentrando sus actividades en el sector del aeromodelismo importando, exportando, distribuyendo y comercializando sus productos desde su constitucin en 1994, hasta alcanzar una innegable notoriedad y aumentando ao tras ao sus ndices de crecimiento.

- Que para alcanzar la situacin anteriormente descrita, Speed-Hobbys, S.L., ha tenido que realizar importantes inversiones en promocin, publicidad y estrategia comercial.

- Que una vez resuelto el contrato de distribucin de productos de la demandante suscrito entre sta y Christian Geigger, ste procedi a registrar el dominio controvertido a nombre de la sociedad Contrast Records, S.L., de la que es administrador.

- Que cuando se solicit la transferencia del dominio controvertido a D.Christian Geigger, ste respondi que la cantidad a satisfacer por su recuperacin era de 11.600 euros.

- Que la vinculacin entre Contrast Records, S.L., sociedad demandada, y D.Christian Geigger, con quien qued suscrito el contrato de distribucin anteriormente mencionado, no ofrece duda alguna teniendo en cuenta que el domicilio de ste, que figura en el citado contrato, y el de la sociedad Contrast Records, S.L. es el mismo, teniendo adems ambos la misma direccin de correo electrnico y coincidiendo dichos datos con los correspondientes al dominio controvertido.

- Que el dominio controvertido es idntico a la marca SPEED-HOBBYS de la demandante que, an no habiendo sido registrada, ha venido siendo usada desde 1994 alcanzado la notoriedad descrita, siendo as que la Poltica Uniforme no hace expresa mencin al requisito de que una marca que sirva de base a una demanda presentada a su amparo deba estar registrada.

- Que la demandada no tiene derechos o interses legtimos en el dominio controvertido, al no haber sido conocido por la denominacin SPEED-HOBBYS, ni ostentar derecho alguno sobre una marca que proteja esa misma denominacin.

- Que la demandada registr el dominio controvertido de mala fe siendo conocedora de que identificaba a una entidad distinta y que, adicionalmente, ha ofrecido a la demandante su venta por un precio que excede desproporcionadamente de los costes que habitualmente conlleva el registro de un dominio.

- Que la demandada ha venido usando el dominio controvertido convirtindose en un competidor directo de la demandante al ofrecer idnticos servicios y la venta de artculos de la misma naturaleza.

En base a todo ello, la firma demandante solicita la transferencia a su favor del dominio controvertido.

6.2. La demandada

Una copia de la demanda ha sido remitida a la demandada de acuerdo con lo previsto en el Artculo 2.a) del Reglamento, va correo electrnico a todas las direcciones de contacto proporcionadas por el demandante.

En el presente caso, adems, la sociedad demandada ha disfrutado de dos oportunidades para presentar su escrito de contestacin a la demanda sin que sta haya sido recibida por el Centro ni durante los plazos establecidos al efecto, ni con posterioridad.

Las manifestacines de la demandada acerca de su voluntad de transferir el dominio controvertido a la demandante resultan de todo punto irrelevantes en tanto en cuanto dicha transferencia no ha sido materializada.

El Panel considera, por consiguiente, que el demandado no ha contestado a la demanda.

 

7. Debate y conclusiones

7.1. Reglas aplicables

El prrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Poltica Uniforme y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquieras reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

eniendo en cuenta la comn residencia en Espaa de demandante y demandado, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Poltica Uniforme, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Espaol.

7.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el prrafo 4 de la Poltica Uniforme

7.2.1. Cuestin previa

Ante de analizar la concurrencia de los tres requisitos exigidos por la Poltica Uniforme, el Panel considera imprescindible analizar, al menos de forma somera, si la firma demandante es titular de un derecho susceptible de ser amparado por la propia Poltica.

La necesidad descrita surge si se tiene en cuenta que el dominio controvertido fue registrado por la demandada con fecha 15dediciembrede2003, mientras que la solicitud de registro de marca n 2.622.182 SPEED-HOBBYS (mixta) fue depositada a registro con fecha 11denoviembrede2004, esto es, con posterioridad a la fecha de registro del citado dominio.

El Panel, en relacin con todo ello, ha llegado a las siguientes conclusiones:

- La Poltica Uniforme, tal y como bien menciona en su escrito de demanda la firma demandante, no hace referencia alguna ni a la necesidad de que la marca o marcas en las que se fundamenta una demanda hayan tenido que ser solicitadas o registradas antes de que lo fuera el dominio controvertido. Esa ausencia de mencin expresa a criterios de temporalidad y formalidad registral respecto de una o varias marcas en las que se base una demanda al amparo de la Poltica Uniforme, exime al Panel de la obligacin de tener que exigir su concurrencia considerando, adicionalmente, que hay uso anterior a ttulo de marca de la denominacin a la que se refiere el dominio controvertido, por parte de la firma demandante, segn ella misma ha acreditado.

Esos mismos criterios han sido ya seguidos en otras decisiones emanadas del Centro, como es en el Caso OMPI No. D2002-0648, Residencial Urbemar, S.A. vs. YT TY.

- En otras decisiones emanadas del Centro la mera solicitud de marca ha sido ya aceptada como derecho susceptible de ser amparado por la Poltica Uniforme. Un claro ejemplo es la decisin OMPI No. D2000-0795, Banco Atlntico S.A. vs. Infomax 2020 S.L..

En el supuesto que nos ocupa, hay que tener adems en cuenta que se ha llevado a cabo de manera muy extendida el uso por parte de la demandante de su razn social con anterioridad al registro del dominio controvertido, y que ese uso adems puede considerarse realizado tambin a ttulo de signo distintivo, y por tanto de marca en sentido amplio.

Todo ello no puede llevar al Panel a otra conclusin que la de que el dominio controvertido fue registrado cuando la denominacin de que es objeto ya identificaba en el trfico mercantil a una persona distinta del solicitante, y podra considerarse, por tanto, como una marca usada en el comercio, aunque no registrada.

A este respecto resulta de todo punto aplicable lo dispuesto en la Ley de Marcas 17/2001, de 17dediciembre de 2001, que seala en su Artculo 9.1-a) que sin la debida autorizacin, no podrn registrarse como marcas:

“el nombre civil o la imagen que identifica a una persona distinta del solicitante de la marca”

Por todas las razones expuestas, el Panel entiende que al demandante le asiste un verdadero derecho amparable por la Poltica Uniforme y que la demanda, por consiguiente, debe ser examinada a todos los efectos.

A continuacin se examina la concurrencia de los tres requisitos exigidos por el prrafo4.a) de la Poltica Uniforme.

7.2.2 Identidad o semejanza entre nombre de dominio o marca

No slo no puede discutirse que exista identidad entre el dominio controvertido y la solicitud de marca n 2.622.182 puesto que el elemento relevante de ambos es la denominacin “speed-hobbys”.

Evidentemente, no puede considerarse a efectos comparativos la presencia de la partcula “.com” que identifica el nivel superior del dominio genrico.

El demandante ha acreditado, por consiguiente, la concurrencia del primer requisito exigido en el prrafo 4.a) de la Poltica Uniforme.

7.2.3. Posible existencia de derechos o intereses legtimos a favor del demandado

Con el fin de efectuar el anlisis de la concurrencia de este segundo requisitos, el Panel ha de considerar las siguientes premisas:

- El hecho de que el demandado no haya presentado escrito de contestacin a la demanda impide conocer cualquier versin o argumento acerca de cual era su verdadera intencin al registrar el dominio controvertido, o la posible existencia de derechos o intereses legtimos que pudieran asistirle a la hora de adoptar y registrar el citado dominio.

- Al no poderse disponer de argumento alguno de la demandada, el Panel entiende que el registro del dominio controvertido proviene sin duda, en primer trmino, del conocimiento adquirido sobre la existencia de la denominacin SPEED-HOBBYS merced a la notoriedad que dentro del sector del aeromodelismo ya haba alcanzado, segn ha acreditado la demandante, la denominacin SPEED-HOBBYS antes del15dediciembrede2003 y, en todo caso, de la relacin comercial habida entre las partes, formalizada a travs del contrato de distribucin que con esa fecha se suscribi entre Speed-Hobbys, S.L. y D. Christian Geigger.

La conclusin del Panel es, por consiguiente, que al no haber acreditado el demandado la existencia de derechos o de intereses legtimos que le asistan, se considera que la demandante ha probado la concurrencia del segundo requisito exigido por el prrafo4.a) de la Poltica Uniforme.

7.2.4. Posible existencia de mala fe en el uso del dominio controvertido

Al analizar el supuesto planteado, el Panel ha concluido que existen diversas razones por las cuales debe determinarse que tanto el registro como el uso del dominio controvertido se han llevado a cabo de mala fe por parte de la demandada.

- En primer lugar, hay que destacar la oferta econmica de venta del dominio controvertido a la demandante, realizada por escrito y debidamente acredita en este procedimiento, por un coste muy superior al razonablemente derivado del registro del citado dominio.

- A este respecto, el anexo n 12 del escrito de demanda resulta determinante y definitivo por cuanto contiene la respuesta del Sr. Geigger a la peticin de transferencia del dominio a la demandante indicando que el precio por su recuperacin era de 11.600 euros.

Esta circunstancia resulta ya, de por s, ms que suficiente como para que se determine la concurrencia del tercer requisito establecido por el prrafo 4.a) de la Poltica Uniforme por ser el supuesto subsumible de forma directa en el contemplado por el prrafo 4.b i) de la citada Normativa.

- De igual manera, el contenido del sitio web reflejado con detalle en el anexo n 14 del escrito de demanda, reflejado en el acta notarial levantada por el Ilustre Notario de Madrid D. Pedro de la Herran Matorras acredita de forma clara que el nombre de dominio fue registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, al ofrecer productos y servicios de idntica naturaleza, por lo que el comportamiento de la demandada incide tambin directamente en lo establecido en el prrafo 4b)iii) de la Poltica Uniforme.

- Ese mismo anexo 14 sirve tambin para concluir de forma indubitada que el registro del dominio controvertido se produjo con la intencin de atraer con nimo de lucro usuarios de Internet a dicho sitio web “o a cualquier otro sitio en lnea”, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacin o promocin de su sitio web, lo que hace, por consiguiente, tambin aplicable lo dispuesto en el prrafo 4.b)iv) de la Poltica Uniforme.

- Por ltimo, no debe ser ignorada por el Panel la consideracin de la denominacin SPEED-HOBBYS como marca notoria en el sector del aeromodelismo.

- Dicha circunstancia, aadida adems a la relacin comercial habida entre las partes, obliga a concluir que la demandada era perfecta conocedora de la existencia de la denominacin SPEED-HOBBYS, a quien identificaba y a quien perteneca, as como del perjuicio que se causara materializando en la prctica, como de hecho se hizo, la conducta de la demandada y D.Christian Geigger en el escrito de demanda.

A este respecto y siguiendo el criterio tambin contemplado en otras decisiones como en el caso OMPI No. D2001-0151, Casatarradellas, S.A. / D. Jose Tarradellas Arcarons vs. ndices de Gestin, S.L., debe considerarse que dicho comportamiento constituye tambin una infraccin de la Ley 3/1991 de 10 de Enero de Competencia Desleal que seala de forma categrica en su Artculo 5 y como clusula general que:

“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena”.

Tambin en dicho texto legal se seala en su Artculo 6 “Actos de Confusin”, que:

“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idneo para crear confusin con la actividad, las prestaciones o el establecimientos ajenos. El riesgo de asociacin por parte de los consumidores respecto de la procedencia o de la prestacin, es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prctica”.

Por todas las razones anteriormente expuestas, el Panel concluye que, asimismo, concurre el tercer requisito exigido por el Prrafo 4.a) de la Poltica Uniforme.

 

8. Decisin

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que la demandada ha obtenido el dominio <speed-hobbys.com>, siendo idntico a la marca SPEED-HOBBYS de la que es titular la firma demandante; que dicho registro se produzco sin existir derecho o inters legtimo alguno, y que el registro y el uso de dicho dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio <speed-hobbys.com> a la firma demandante, Speed-Hobbys, S.L..


Luis H. de Larramendi
Panelista nico

3 de Febrerode2005

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0963.html

 

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