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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Construdatos, S.L. contra N.E.T. Global, S.L.

Case No. D2004-0975

 

1. Las partes

Demandante: Construdatos, Sociedad Limitada, con domicilio en Bilbao, Vizcaya, Espaa, representada por Don Ramn A. Ponz Corella (UBILIBET), domiciliado a estos efectos en Barcelona, Espaa.

Demandada: N.E.T. Global, S.L., con domicilio en Vigo, Pontevedra, Espaa, representada por Don Arturo Fernndez, de Santiago Mediano Abogados, domiciliado en Madrid, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio <construdatos.com>.

La entidad registradora del citado nombre de dominio es Network Solutions,LLC, Herndon, Virginia. EstadosUnidosde Amrica.

 

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la “Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio”, en lo sucesivo denominada “Poltica Uniforme”, adoptada por ICANN el 24deoctubrede1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambin por ese Organismo para desarrollo de esa “Poltica Uniforme”, en lo sucesivo “el Reglamento”, fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, en lo sucesivo “el Centro de Arbitraje”, el da 19denoviembrede2004, por correo electrnico, confirmndose en formato papel el 25denoviembrede2004.

3.2. La demanda fue notificada con fecha 29denoviembrede2004 al demandado, quien procedi a darle contestacin mediante escrito presentado por correo electrnico el 19dediciembrede2004, confirmado en formato papel el 22dediciembrede2004.

3.3. Mediante comunicacin de 3deenerode2005 se designa a D.Alberto de Elzaburu como panelista nico, a quien se da traslado del expediente completo.

 

4. Antecedentes de hecho

4.1. La sociedad demandante es titular en Espaa de los siguientes registros, todos ellos debidamente concedidos y en vigor:

- Marca n 1580971 CONSTRUDATOS, en clase 16, depositada el 19dejuliode1990.

- Marca n 2153000 CONSTRUDATOS, en clase 35, depositada el 27demarzode1998.

- Marca n 2417898 CONSTRUDATOS (mixta), en clase 38, depositada el 27dejuliode2001.

- Nombre comercial n 216811 CONSTRUDATOS, S.L., depositado el 27demarzode1998.

4.2. CONSTRUDATOS, S.L. fue constituda el 16deenerode1992 con un amplio objeto social que incluye la impresin, edicin y comercializacin de toda clase de publicaciones, revistas tcnicas y similares, la ejecucin y gestin de publicidad en las mismas, etc.

4.3. El nombre de dominio <construdatos.com> fue registrado el 12denoviembrede1999 a nombre de la sociedad demandada N.E.T. Global, S.L., encontrndose en vigor hasta el prximo 12denoviembrede2006.

4.4. En la direccin “www.construdatos.com” se accede a un sitio identificado como “Construdata21” subtitulado “datos de obras en proyecto y en ejecucin de toda Espaa”. El propio sitio define su contenido de la siguiente forma: “bienvenidoa Construdata21 el sistema que le ofrece la informacin ms relevante para acceder al mercado de la construccin en Espaa; datos referidos a obras pblicas privadas, en proyecto y en construccin, de todo el territorio nacional, accesibles a travs de dos servicios complementarios...”

 

5. Pretensiones de las partes

5.1. Demandante

La demandante establece en su escrito:

- Que es titular de los registros de los distintivos CONSTRUDATOS, CONSTRUDATOS (mixta) y CONSTRUDATOS, S.L. antes citados.

- Que tambin es propietario de los nombres de dominio <construdatos.es>, <construdatos.net>, <construdatos.org>, <construdatos.info> y <construdatos.biz>.

- Que la demandante Construdatos, S.L. es una compaa prestadora de servicios de informacin, consultora y promocin para el sector de la construccin, mbito en el que la marca CONSTRUDATOS goza de notoriedad.

- Que el nombre de dominio controvertido es confundible con los distintivos citados de la demandante.

- Que la demandada no ostenta ningn derecho ni inters legtimo sobre el nombre de dominio en cuestin.

- Que el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe, por cuanto su titular conoca la notoriedad del distintivo CONSTRUDATOS de la demandante y adems el nombre de dominio <construdatos.com> aloja el sitio web de la sociedad Internet Construdata21, S.A., por lo que en definitiva se hace uso de un dominio que se corresponde con las marcas de la demandante para desviar a los internautas a la pgina web de una sociedad del grupo empresarial de la demandada.

Por todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <construdatos.com>.

5.2. El demandado

En su contestacin a la demanda el demandado establece:

- Que el nombre de dominio controvertido no es idntico o similar a las marcas de la demandante, pues no existe entre las partes del procedimiento identidad de objetos sociales, ni de productos ni de prestaciones en el mercado.

- Que la demandante no registr su marca en la clase 38 hasta dos aos despus del registro del dominio <construdatos.com> por la demandada.

- Que, del mismo modo, los dominios <construdatos.es>, <construdatos.net>, <construdatos.org>, <construdatos.info> y <construdatos.biz> de la demandante son todos ellos posteriores a la fecha de registro del dominio controvertido <construdatos.com>.

- Que cuando la demandada empez a desarrollar su actividad en Internet, en lugar de utilizar el dominio <construdatos.es> que ya tena registrado, lo hizo operando con el dominio <construarea.com>.

- Que la demandada ostenta intereses legtimos sobre el dominio que nos ocupa, pues es conocida corrientemente en el mercado de la construccin por el dominio <construdatos.com>, dominio que usa junto con <construdata21.com> para ofrecer y prestar sus servicios.

- Que no ha existido mala fe en el registro y uso del nombre de dominio, por cuanto la demandante no ha probado la notoriedad de su marca en el sector y apenas est iniciando su actividad a travs de Internet.

- Que la demandante pretende ahora iniciar su actividad en Internet aprovechndose de la difusin que ha obtenido el dominio <construdatos.com> de la demandada, por lo que solicita al Grupo Administrativo de Expertos que declare la existencia de un “secuestro a la inversa” del nombre de dominio objeto de la controversia, al entender que la Poltica ha sido utilizada de mala fe por la demandante con el nico propsito de intentar privar del nombre de dominio a un legtimo titular que est haciendo un buen uso del mismo.

 

6. Debate y conclusiones

6.1. Cuestiones preliminares

El apartado 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Poltica Uniforme y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn residencia en Espaa de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Poltica Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional espaol.

Por otra parte, por el mismo motivo, el Panel ha decidido dictar la presente resolucin en espaol, idioma en el que tambin las partes han formulado sus correspondientes escritos.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimacin de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la poltica uniforme

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por la demandada sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1. Semejanza entre el nombre de dominio y las marcas

Existe identidad o semejanza entre las marcas de la demandante y el nombre de dominio controvertido <construdatos.com>, pues los registros de marca y nombre comercial de la actora se refieren a la propia denominacin CONSTRUDATOS, a una versin mixta de la denominacin CONSTRUDATOS con un logo y a la denominacin CONSTRUDATOS, S.L. que identifica la demandante. Las marcas de la demandante son muy anteriores a la fecha de registro del dominio, con la nica excepcin de la correspondiente a la clase 38.

A juicio de este Panel, es claro que concurre el primero de los presupuestos del apartado 4.a) de la Poltica Uniforme, dadas las evidentes correspondencias entre las marcas y el nombre comercial.

En relacin con la objecin planteada por la demandada en el sentido de que las marcas de la parte actora se refieren a productos, servicios o actividades distintos de la prestacin de servicios en Internet (y al hecho de que la demandante registr su marca en la clase 38 con posterioridad al registro del nombre de dominio controvertido), es preciso sealar que la Poltica Uniforme en ningn momento exige que la demandante deba ser titular de una marca de servicios de telecomunicaciones en la clase 38 del Nomencltor internacional ni exige que los productos y/o servicios de las marcas hagan expresamente referencia a Internet. Como se seala en la decisin OMPI No. D2004-0257, Ingeniera de Software Bancario, S.L. (ISBAN) v. D. Ral Gutirrez, que la propia demandada seala en su escrito de contestacin, “el principio de especialidad, elemento bsico del derecho marcario, en virtud del cual el registro de una marca slo extiende sus efectos a la concreta clase para la que ha sido concedido, es inaplicable en el entorno de Internet, pues, evidentemente, en el mundo digital por su propia unicidad no existe diferenciacin de clases porque potencialmente todo nombre de dominio puede servir para identificar cualquier actividad en la red”.

Es ms, con independencia de si la demandante ha desarrollado su actividad comercial mediante publicaciones en papel o en el mbito digital, de la documentacin aportada por las partes se desprende con claridad que en ambos casos stas dirigen sus servicios al mbito de la construccin, por lo que en todo caso existe una coincidencia en el mismo mbito comercial.

6.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legtimos a favor del demandado titular del nombre de dominio objeto de este procedimiento

La demandada indica que el nombre de dominio <construdatos.com> est siendo utilizado legtimamente por Internet Construdata21, S.A., sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial. Efectivamente, el dominio <construdatos.com> aloja el sitio web identificado como Construdata21, antes descrito.

Sin embargo, la demandada no ha aportado ninguna prueba consistente que respalde su afirmacin de que es conocida corrientemente en el mercado de la construccin por el dominio <construdatos.com>, pues, de hecho en los propios recortes de prensa y documentacin similar aportados por la demandada se identifica efectivamente a la compaa como Construdata21 y en ningn caso como “Construdatos”. Como se recuerda en la decisin OMPI No. D2004-0890, Banco Esprito Santo S.A. v. Bancovic:

“Since a ‘legitimate interest’ is sufficient in order to defeat a Complaint under the Policy, a Panel must be careful when considering whether or not a claim by the Respondent that he or she has ‘been commonly known’ by the domain name is legitimate. It is not sufficient for the Respondent to merely assert that he or she has been commonly known by the domain name in order to show a legitimate interest. The Respondent must produce evidence in order to show that he or she has been ‘commonly known’ by the domain name.”

Es ms, el sitio web “www.construdata21.com” tiene exactamente el mismo contenido que el sitio web “www.construdatos.com”, por lo que parece evidente que el grupo empresarial de la demandada no necesita ni tiene ninguna razn especial para utilizar el dominio <construdatos.com>, pues el dominio <construdata21.com> cumple exactamente la misma funcin y adems identifica el correspondiente sitio web con mucha mayor veracidad.

En definitiva a juicio de este Panel la demandada no ha acreditado la existencia de ningn derecho o inters legtimo sobre el nombre de dominio <construdatos.com> distinto a la mera tenencia y utilizacin del propio dominio, que explique la coincidencia de ste con las marcas registradas y propia denominacin social de un competidor. La mera tenencia y utilizacin del nombre de dominio no puede constituir prueba o indicio de la existencia de derechos o intereses legtimos, como recuerda la decisin OMPI No. D2000-1658, Oakley, Inc. v. Kenneth Watson, siendo adems necesario recordar que en casos como el presente en los que existe una apariencia de buen derecho en el caso planteado por la demandante, es la demandada la que debe cabalmente probar sus derechos o intereses como recuerda la ya citada decisin OMPI No.D2004-0890:

“A number of UDRP cases have established that, by virtue of paragraph 4(c) of the Policy, once a Complainant establishes a prima facie case that none of the three circumstances establishing legitimate interests or rights applies, the burden of production on this factor shifts to the Respondent. See e.g. Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., WIPO Case No.D2000-0270, and Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak, WIPO Case No. D2003-0022. In this case, the Panel deems that the Complainant has established a prima facie case that none of the three circumstances under paragraph 4(c) of the Policy applies and the burden of proof therefore shifts to the Respondent, who has to show that he has rights or legitimate interests in the domain name at issue.”

6.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio controvertido

En relacin con este punto, la demandada insiste en su argumento de que la sociedad actora no ha tenido presencia hasta fecha muy reciente en el mbito de Internet, por lo que no existi mala fe por parte de la demandada en el momento del registro, al estar ste dentro de un proyecto de negocio a desarrollar nicamente en Internet, cuando la demandante nicamente actuaba mediante publicaciones en papel y en todo caso en el mbito “off-line”. Sin embargo, a juicio de este Panel la demandada no facilita ningn tipo de explicacin plausible sobre el motivo por el que adopt como nombre de dominio la denominacin “CONSTRUDATOS”, que de hecho se corresponda literalmente con las marcas de la demandante, marcas vigentes para productos y servicios dirigidos al propio mbito del mercado de la construccin, segn ha quedado acreditado mediante la documentacin aportada por la demandante e incluso en la aportada por la demandada.

El hecho de que el dominio coincida con unas marcas que ya estaban siendo utilizadas abiertamente en el correspondiente sector comercial permite apreciar la concurrencia de mala fe, tal y como se recuerda en la decisin OMPI No. D2004-0055, Programa Multi-Sponsor PMS S.A. v. D. Jess Antonio Alczar Verde.

Una supuesta diferenciacin terica entre el comercio electrnico y el comercio “real” a travs de publicaciones en papel no puede compensar el hecho indudable de que el nombre de dominio controvertido se corresponde con unas marcas que estaban siendo ya utilizadas en relacin con publicaciones y otros productos y actividades destinados exactamente al mbito comercial de la construccin que en buena lgica la demandada deba conocer bien. Parece evidente que al registrar el nombre de dominio la demandada era consciente de que dicho nombre de dominio se corresponda con unas marcas de las que no era titular, y que de hecho eran propiedad de una sociedad competidora.

A juicio de este Panel, la conducta de la demandada puede considerarse contemplada en los apartados ii), iii) y iiii) del prrafo 4.b de la Poltica Uniforme, pues al obtener el nombre de dominio <construdatos.com> la demandada evit que Construdatos, S.L. pudiera adoptar dicho dominio, identificndose as en el mbito “.com” con la denominacin bajo la que era conocida en el correspondiente sector comercial y que se corresponda literalmente con las marcas de su titularidad y con su propia denominacin social. Del mismo modo, mediante el registro y uso del dominio controvertido la sociedad demandada ha motivado que cualquier usuario de Internet que pretenda localizar en el mbito “.com” a la sociedad demandante se vea en realidad desviado al sitio web identificado como <construdata21.com>, y no al sitio web del titular de las marcas CONSTRUDATOS.

A este respecto, es irrelevante la notoriedad o importancia econmica que la compaa Construdata21, S.A. pueda tener en el correspondiente sector comercial, pues no es sta la cuestin que se debate. Segn se ha apuntado, a juicio de este Panel la sociedad demandada no ha facilitado ninguna explicacin plausible o fundada sobre la adopcin del nombre de dominio <construdatos.com>, correspondiente a las marcas de la demandante, cuando adems el contenido del sitio web correspondiente coincide exactamente con el del dominio <construdata21.com> que s identifica correctamente a la compaa de la misma denominacin.

Por consiguiente, el Panel considera que en ningn caso puede considerarse que por parte de la demandante pueda producirse un secuestro a la inversa del nombre de dominio controvertido, pues en definitiva mediante su demanda la parte actora nicamente pretende poder utilizar como nombre de dominio “.com” una denominacin que la identifica de forma veraz y que se corresponde plenamente con sus marcas registradas en Espaa, pas en el que residen ambas partes y cuya Ley de Marcas establece en su artculo 34.3 que el titular de una marca podr prohibir el uso de la misma como nombre de dominio por un tercero.

En suma, de las circunstancias expuestas se desprende a juicio de este Panel la concurrencia de la mala fe en el registro y utilizacin del nombre de dominio.

 

7. Decisin

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el nombre de dominio <construdatos.com> es confundible con las marcas del demandante, que dicho registro se produjo sin existir derecho o inters legtimo alguno, y que el registro y uso de dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, en conformidad con los prrafos 4.i) de la Poltica y 15 del Reglamento el Panel ordena la transferencia del nombre de dominio <construdatos.com> a la demandante.

 


 

Alberto de Elzaburu
Panelista nico

Fecha: 17 enero 2005

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2004/d2004-0975.html

 

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