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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Planeta de Agostini, Profesional y Formacin, S.L. v. Eduardo Perez Orue

Caso No. D2006-0036

 

1. Las Partes

La Demandante es Planeta de Agostini, Profesional y Formacin, S.L, con domicilio en Barcelona, Espaa, representada por Herrero & Asociados, Madrid, Espaa.

El Demandado es Eduardo Perez Orue, con domicilio en Bilbao, Espaa, representado por Andoni Garca Imaz, San Sebastian, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <deusto.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Direct Information Pvt Ltd d/b/a PublicDomainRegistry.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 11 de enero de 2006. El 11 de enero de 2006, el Centro envi a Direct Information Pvt Ltd d/b/a PublicDomainRegistry.com va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 13 de enero de 2006, Direct Information Pvt Ltd d/b/a PublicDomainRegistry.com envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tcnico y de facturacin.

En respuesta a una notificacin del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present una modificacin a la Demanda el 25 de enero de 2006. El Centro verific que la Demanda junto con la modificacin a la Demanda cumplan los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2defebrero de 2006. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 22 de febrero de 2006. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de febrero de 2006.

El 6 de marzo de 2006, tras la recepcin por parte del Centro del escrito de contestacin a la demanda, el Demandante remite al Centro un correo electrnico en el que aporta nuevas alegaciones, en respuesta a la contestacin a la demanda. A la vista de esas nuevas alegaciones, ese mismo da (6 de marzo de 2006), unas horas ms tarde, el Demandado enva al Centro dos correos electrnicos en los que contesta a las afirmaciones y alegaciones suplementarias de la Demandante.

Debido a la dificultad experimentada por el Centro en el nombramiento de un Experto Unico imparcial e independiente, el Centro nombr a ngel Garca Vidal el da 16 de marzo de 2006, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Demandado solicit un Experto nacional de Singapur, manifestando su oposicin a que fuese un Experto espaol. A este respecto, el Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, toda vez que cuando la controversia va a ser decidida por un Experto nico, ni en la Poltica ni en el Reglamento que rigen este procedimiento se reconoce a las partes la posibilidad de solicitar un Experto de una determinada nacionalidad, ni de manifestar su oposicin a que el Experto sea de una determinada nacionalidad.

Idioma del procedimiento

El idioma de registro del nombre de dominio <deusto.com> es el ingls. Sin embargo, el Demandante solicita en la demanda que el procedimiento se desarrolle en espaol, razn por la cual redacta dicha demanda en esa lengua. En cambio, el Demandado contesta en ingls, e invocando el prrafo 11 del Reglamento solicita que el idioma del procedimiento sea el ingls.

Pues bien, debe recordarse que el prrafo 11 del Reglamento dispone que:

“a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma el procedimiento administrativo ser el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolucin, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

b) El grupo de expertos podr exigir que los documentos presentados en idiomas distintos al del idioma del procedimiento administrativo vayan acompaados de una traduccin total o parcial al idioma del procedimiento administrativo”.

Es evidente, a la vista de estos preceptos, que aunque en principio el idioma del procedimiento administrativo ser el idioma del acuerdo de registro, se le reconoce al grupo de expertos la facultad de tomar otra resolucin, a la vista de las circunstancias del caso. De hecho, existen multitud de resoluciones en las que el grupo de expertos decide que el idioma del procedimiento no sea el del acuerdo de registro, en atencin a circunstancias como la nacionalidad y domicilio de las partes, o el idioma en el que se encuentra redactada la pgina web ofrecida bajo el nombre de dominio en conflicto. Vase, a ttulo meramente ejemplificativo las resoluciones de los Casos OMPI Caso N. D2004-0735, Microsoft Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos, S.L., y OMPI Caso N. D2000-1017, Comunidad Autonma de Galicia vs Jess Sancho Borraz.

As las cosas, este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el prrafo 11 a) del Reglamento, y a la vista de que tanto el Demandante como el Demandado son de nacionalidad espaola, tienen su domicilio en Espaa, y que el nombre de dominio se utiliza en una pgina web cuyos contenidos figuran en espaol, y teniendo en cuenta que el Demandado no desconoce el espaol y que por lo tanto no se produce indefensin alguna, decide que el idioma del procedimiento sea el espaol, razn por la cual esta decisin se dicta en esa lengua.

Por lo dems, este Experto no considera necesario que se proceda a la traduccin de ninguno de los documentos presentados por el Demandado que estn redactados en ingls, pues ni el Demandante ni su representante alegan desconocer dicho idioma.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Planeta de Agostini, Profesional y Formacin, S.L (sociedad integrada en el Grupo Planeta) es titular de las siguientes marcas registradas en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas: Marca num. 734.222, EDICIONES DEUSTO, S.A. en clase 16, con fecha de publicacin de concesin 1 de febrero de 1977 y fecha de resolucin de concesin 18 de octubre de 1976; Marca num. 2.462.899 DEUSTO en clase 9, con fecha de publicacin de concesin 1 de octubre de 2002 y fecha de resolucin de concesin 5 de agosto de 2002; Marca num. 2.462.900 DEUSTO en clase 16, con fecha de publicacin de la concesin de 16 de diciembre de 2002; Marca num. 2.462.901 DEUSTO en clase 41, con fecha de publicacin de concesin 1 de octubre de 2002 y fecha de resolucin de concesin 5 de agosto de 2002; Marca num. 733.812 MICRO EDICIONES DEUSTO en clase 16; Marca num. 1.645.472 EDICIONES DEUSTO, S.A. en clase 16; Marca num. 2.462.898 EDICIONES DEUSTO en clase 16; Marca num. 1.719.915 DEUSTO BUSINESS REVIEW en clase 16; Marca num. 1.733.471 AGENDAS DEUSTO en clase 16; Marca num. 1.970.266 GUIA DEUSTO MERCANTIL en clase 16; Marca num. 1.970.267 GUIA DEUSTO LABORAL en clase 16; Marca num. 1.970. 268 GUIA DEUSTO FISCAL en clase 16; Marca num. 1.970.269 GUIA DEUSTO DE CONTABILIDAD en clase 16; Marca num. 1.984.388 ASESOR DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.048.036 CURSOS DEUSTO en clase 41; Marca num. 2.048.037 CURSOS DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.048.038 CURSOS DEUSTO en clase 9; Marca num. 2.050.067 CURSOS EMPRESARIALES DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.050.070 BIBLIOTECA EMPRESARIAL DEUSTO en clase 16; Marca num. 2.070.432 DEUSTO SISTEMAS en clase 38; Marca num. 2.091.452 D DEUSTO en clase 38 mixta

- El nombre de dominio <deusto.com> fue registrado en 1997.

- En la actualidad, bajo el nombre de dominio <deusto.com> se ofrece una pgina web en la que se contiene un foro sobre literatura, libros digitales, la posibilidad de comprar libros y se incluyen diversos anuncios publicitarios.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:

- La Demandante es titular de marcas idnticas al nombre de dominio en conflicto. Los productos “Deusto” gozan de conocimiento y prestigio desde los comienzos de su actividad en el ao 1960, por Ediciones Deusto, hasta hoy con Planeta De Agostini, Profesional y Formacin, S.L.

- El Demandado carece de derechos legtimos sobre el nombre de dominio en conflicto. Alega el Demandante que el titular del dominio <deusto.com> no es titular de ningn registro de marca, ni de sociedad alguna que incluya la denominacin de Deusto, que en el mercado el Demandado tampoco es conocido por Deusto, y que el hecho de denominar Deusto a una pgina web relacionada con el mundo literario y editorial no obedece a ningn derecho demostrable sobre dicho trmino. Adems, segn la Demandante, el dominio fue registrado cuando sus marcas relacionadas con el mundo editorial ya eran clebres; y el transcurso del tiempo no justifica ni subsana una situacin ilcita desde el principio.

- El nombre de dominio <deusto.com> ha sido registrado y est siendo usado de mala fe. En opinin de la Demandante, el Demandado pudo haber elegido cualquier otro nombre para su web sobre libros, pero eligi una de las marcas de uno de los grupos editoriales ms importantes de Espaa. Adems, la Demandante ofrece otra serie de argumentos para justificar la mala fe, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio (la web del Demandado slo aparece referenciada en un lugar preeminente en el buscador Google cuando se asocia la marca Deusto a la bsqueda; la web del Demandado ofrece una imagen confusa y tendente al equvoco, al generar dudas sobre quin es el responsable de dicha pgina; se produce un menoscabo del prestigio alcanzado en el mercado por la web de la Demandante <e-deusto.com>, en especial por incluir un enlace a una pgina web de lencera).

- Asimismo, en la parte de los fundamentos de derecho de la demanda se insiste en la notoriedad de la marca Deusto, citando diversa normativa y jurisprudencia espaola e internacional sobre la proteccin de las marcas notorias, doctrina cientfica y resoluciones de Grupos de expertos en las que se protege a los titulares de marcas contra el registro de nombres de dominio.

- Por todo lo expuesto, la Demandante solicita que se dicte una resolucin por la que el nombre de dominio <deusto.com> le sea transferido.

Por su parte, en las alegaciones suplementarias, la Demandante mantiene lo siguiente:

- Que la peticin por parte del Demandado de que el panelista no sea de nacionalidad espaola no es ms que una estrategia de mala fe, pues la Poltica no permite al Demandado realizar peticiones sobre la nacionalidad del panelista.

- Que tambin supone actuar de mala fe el hecho de negar los contactos previos iniciados por la Demandante para encontrar una solucin amistosa, as como las afirmaciones que realiza el Demandado sobre la no existencia de derechos por parte de la Demandante sobre la marca “Deusto” y otras marcas similares.

- Que no es cierto que la compaa Casa del Libro, perteneciente al mismo grupo de sociedades que la Demandante, haya autorizado al Demandado para publicitar su pgina en la web http: “www.deusto.com”.

- Que la Demandante no ha tenido intervencin alguna en la suspensin de los contenidos de la pgina web del Demandado

- Que la pgina web del registrador es propiedad del Demandado.

B. Demandado

Sintticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- Expresa el Demandado su sorpresa y desacuerdo con el hecho de que la demanda haya sido aceptada en espaol, toda vez que el acuerdo de registro del nombre de dominio estaba redactado en ingls, y toda vez que el Demandado haba solicitado expresamente al Centro que la demanda se interpusiese en ingls, pues se desenvuelve mejor en esa lengua. Adems, el Demandado solicita al Centro la designacin de un experto nacional de Singapur, y pide asimismo una explicacin sobre la suspensin de su nombre de dominio desde el da en que se interpuso la demanda.

- Afirma el Demandado que en ocho aos y medio nunca recibi comunicacin alguna de la Demandante hasta que hace un ao recibi una carta de los abogados de la Demandante.

- Alega asimismo que Deusto es un topnimo, que la Demandante no es titular de los dominios <deusto.es>, <deusto.net>, <deusto.org>; que los dominios <deusto.info> y <deusto. Biz> no estn todava registrados; y que al Demandante no le interesa la titularidad del nombre Deusto en Internet, sino el elevado nmero de visitantes de la web “deusto.com”.

- Afirma tambin el Demandado que al ser el trmino Deusto un topnimo, nadie puede ser titular de derechos de marca sobre el mismo, y que de hecho, las marcas registradas por la Demandante en 2002 y compuestas por la palabra Deusto slo cubren el trmino Deusto como logo con una especfica grafa; que existen cientos de marcas en Espaa que incluyen el trmino Deusto y que no todas son de la Demandante; que las marcas Deusto, fueron registradas en 2002, mientras que el nombre de dominio fue registrado en 1997, siendo usado desde aqul entonces; que la marca Deusto no es una marca notoria; que en su pgina web se hace un uso del signo Deusto que nada se asemeja a la grafa de las marcas de la Demandante.

- Para justificar la tenencia de derechos o intereses legtimos, el Demandado, tras insistir en que Deusto es un topnimo, afirma que durante seis aos de su vida estudi en la Universidad de Deusto y vivi en Deusto, siendo en esa localidad donde cre con algunos amigos su primera empresa. Asimismo, alega que deusto.com es una web de literatura, mientras que Ediciones Deusto est centrada en los libros de gestin empresarial; que el dominio <deusto.com> fue registrado en 1997 y que dos aos ms tarde la Demandante registr <e-deusto.com>, de modo que si no demandaron hasta el momento es porque no consideraban que existiese conflicto entre los dos dominios. Finalmente, afirma el Demandado que ha venido usando el nombre de dominio desde que fue registrado en 1997, con un xito considerable; y que las pginas web deusto.com y e-deusto.com no son confundibles.

- Con relacin a la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio, sostiene el Demandado que el hecho de aparecer en lugar preeminente cuando se realiza una bsqueda en Google es lgico si se tiene en cuenta que el dominio ha estado activo durante nueve aos; que no utiliza el trmino Libros Deusto en su web; que los links que contiene a libros de la Editorial Deusto, obedecen a un caso de “live advertisement” en el que los productos anunciados cambian constantemente, en virtud de un acuerdo con Tradedoubler para crear links a libros que contengan el trmino Deusto, ya sea en el ttulo, en el nombre de la editorial o en otros campos; y que cuenta con un acuerdo con Casa del Libro, en virtud del cual est autorizado para realizar enlaces a los libros de Casa del Libro, y que dicha compaa forma parte del Grupo Planeta, lo cual demostrara la mala fe del Demandante.

- El Demandado solicita que se dicte una resolucin en la que se declare que el Demandante ha actuado de mala fe y ha abusado del procedimiento.

Por su parte, en las alegaciones suplementarias, el Demandado mantiene:

- Que su peticin sobre la nacionalidad del experto se basa en las reglas que regulan el arbitraje en materia de propiedad intelectual; que no hubo contactos previos amistosos entre Demandante y Demandado; que la Demandante no tiene derechos sobre el trmino Deusto, sino tan slo sobre el vocablo Deusto como logo; que cuenta con una autorizacin de Casa del Libro; y que el Demandante est actuando de mala fe.

 

6. Cuestiones previas de procedimiento

Admisin de alegaciones suplementarias

Como ha quedado expuesto en el apartado referente al iter procedimental, tras la recepcin por parte del Centro del escrito de contestacin a la demanda, el 6demarzode 2006, la Demandante remite al Centro un correo electrnico en el que aporta nuevas alegaciones en respuesta a la contestacin a la demanda. A la vista de esas nuevas alegaciones, ese mismo da (6 de marzo de 2006), unas horas ms tarde, el Demandado enva al Centro dos correos electrnicos en los que contesta a las afirmaciones y alegaciones suplementarias de la Demandante.

Nada se dice en la Poltica ni en el Reglamento sobre las alegaciones y pruebas presentadas por las partes con posterioridad a sus escritos de demanda y de contestacin a la demanda, razn por la cual mltiples grupos de expertos han rechazado su admisin y se han negado a valorarlas (As, entre otros, los Casos OMPI Caso N D2000-0024, Easyjet Airline Company Ltd v. Easy-Jet Vacuums,Andrew Steggles; OMPI Caso N D2001-0824, Avanade Inc. v. Robert Tansey; u OMPI Caso N D2003-0128, Deutsche Post AG v. MailMij LLC Mr. Colby Fisher

No obstante, en otros casos, los Grupos de expertos han admitido y entrado a valorar las pruebas y alegaciones suplementarias, a la vista de las circunstancias del caso y de la relevancia e importancia de dichas pruebas y argumentos (Es lo que ocurre, entre otros muchos, en los casos OMPI Caso N. D2000-0757, Nabor B.V. Stanhome S.P.A. v. Organization Francisco Vicente, OMPI Caso N. D2003-0113, Wollongong City Council v. Viva La Gong, OMPI Caso N. D2005-0165, Socit pour l’oeuvre et la mmoire d’Antoine de Saint Exupry-Succession Saint Exupry-D’Agay v. The Holding Company; OMPI Caso N. D2005-0990, Gestin De Electrodomsticos, S.A. Gestesa v. Fastroson, S.L. ./Serafin Rodriguez Rodriguez).

En opinin de este Experto, las circunstancias que concurren en el presente caso aconsejan la admisin de los nuevos argumentos aportados por las partes de forma suplementaria tras la Demanda y la Contestacin a la Demanda. Todo ello teniendo en cuenta que, actuando de este modo, no se ve afectado, en modo alguno, el principio de igualdad de trato de las partes que establece el prrafo 10 b) del Reglamento, pues tanto el Demandante como el Demandado han presentado alegaciones suplementarias.

 

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el prrafo 15 a) del Reglamento de la Poltica de la ICANN, el Grupo de expertos resolver la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Poltica, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En este caso, y dado que el Demandante y el Demandado estn domiciliados en Espaa, hay que tener en cuenta la doctrina sentada en numerosas decisiones de Grupos de expertos segn la cual cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicacin, para suplir las eventuales lagunas de la Poltica y del Reglamento de la ICANN, la normativa de dicho Estado (Vanse a ttulo meramente ejemplificativo las resoluciones de los casos OMPI Caso N. D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson; OMPI Caso N. D2000-0004, Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, v. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, OMPI Caso N. D2000-0484, Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas; OMPI Caso N. D2000-0691, Seur Espaa, S.A. v. Antonio Llanos Alonso). De hecho, la parte Demandante en este procedimiento tiene en cuenta esta doctrina previa de los Grupos de expertos y realiza una serie de consideraciones en su demanda sobre el Derecho espaol de marcas, por entender que dicho ordenamiento puede ser utilizado por este Grupo de expertos para emitir la presente resolucin.

Por todas estas razones se proceder a analizar el presente caso a la luz de la Poltica y el Reglamento, utilizando, de modo complementario y siempre que no contradiga lo dispuesto en la Poltica y en el Reglamento, el Derecho espaol de marcas.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El primer requisito que establece el prrafo 4 a) i) de la Poltica para que prospere la pretensin del Demandante es que el nombre de dominio sea “idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas espaolas en las que figura la denominacin “Deusto”. La Demandante destaca muy especialmente tres marcas denominativas con grfico compuestas por el signo Deusto (marcas nm. 2.462.899, 2.462.900 y 2.462.901), pero tambin enumera un largo listado de marcas en las que el vocablo Deusto va acompaado de otros trminos , como Ediciones Deusto, Cursos Deusto, Asesor Deusto, etc.

El Demandado alega que el trmino “Deusto” no es susceptible de proteccin como marca de conformidad con el Derecho espaol, como lo demostrara, a su entender, el hecho de que las marcas de la Demandante compuestas por el signo “Deusto” no sean meras marcas denominativas, sino marcas denominativas con grfico. Adems, considera el Demandado que las marcas de la Demandante son engaosas, dado que los productos y servicios distinguidos con dichas marcas no tienen su origen en la poblacin de Deusto. Pues bien, frente a esta alegacin, este Experto quiere recordar que la sede adecuada para alegar la nulidad de una marca no es este procedimiento , sino los Tribunales de Justicia. En este sentido se han pronunciado otras resoluciones de Grupos de expertos. As, por ejemplo, en el OMPI Caso N. D2003-0525, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promocion Exterior de Tenerife, S.A. v. Jupiter Web Services Limited, el experto afirma que la cuestin de la validez o no de la marca espaola “Tenerife” para servicios de educacin, formacin, esparcimiento, actividades deportivas y culturales (clase 41), debe ser planteada ante las autoridades espaolas y no en este procedimiento administrativo . Tambin es significativo a este respecto el OMPI Caso N. D2004-0432, H&R Johnson Tiles Limited v. Cristal Ceramicas, S.A, en el que el Demandante era el titular de varias marcas britnicas, espaolas y comunitarias compuestas por el signo “Cristal” y el Demandado el titular del nombres de dominio <cristalceramicas.com>. Ante la alegacin del Demandado de que el trmino “Cristal” es una palabra comn, que tiene un concreto significado semntico y que por lo tanto, el Demandante no puede tener derechos de exclusiva sobre la misma, el experto sostuvo que en el procedimiento administrativo no es misin del grupo de expertos decidir si las marcas del Demandante son o no nulas por su carcter genrico.

Constatada la vigencia de las marcas de la Demandante, debe procederse a compararlas con el nombre de dominio <deusto.com>. Y a este respecto, debe tenerse presente que la comparacin entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tcnicos de los nombres de dominio impiden en stos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minsculas, una marca en la que figuran letras maysculas (Caso OMPI N. D-2000-1199, United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans).

Pues bien, con estos presupuestos, este experto considera que existe similitud entre las marcas nm. 2.462.899, 2.462.900 y 2.462.901, marcas denominativas con grfico y el dominio <deusto.com>. Y tambin existe similitud, en opinin de este Experto, entre las dems marcas de la Demandante y el nombre de dominio en conflicto.

Sobre la base de lo expuesto, se considera probada la concurrencia del requisito exigido por la Poltica en el prrafo 4 a) i).

B. Derechos o intereses legtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga xito la reclamacin del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legtimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos. (As se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI Caso N. D2000-0120 Eauto L.L.C. v. Available-Domain-Name.com d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc., D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o OMPI Caso N. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterrneo v. Antonio Acua Racero, por citar slo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legtimos, tal como dispone expresamente el prrafo 4 c) de la Poltica.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sera posible dictar una resolucin favorable a los demandantes. Y esta interpretacin debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos OMPI Caso N. D2000-0079, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, OMPI Caso N. D2004-0803, Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas).

Alega la Demandante que el titular del dominio <deusto.com> no es titular de ningn registro de marca, ni de sociedad alguna que incluya la denominacin de Deusto; que en el mercado el Demandado tampoco es conocido por Deusto; y que el hecho de denominar Deusto a una pgina web relacionada con el mundo literario y editorial no obedece a ningn derecho demostrable sobre el mismo. Adems, segn la Demandante el dominio fue registrado cuando sus marcas relacionadas con el mundo editorial ya eran clebres; y el transcurso del tiempo no justifica ni subsana una situacin ilcita desde el principio.

Ante estos indicios, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legtimos, pues de tenerlos, su prueba le resultar ciertamente sencilla.

Para justificar la tenencia de derechos o intereses legtimos el Demandado argumenta, en primer lugar, que el trmino “Deusto” es un topnimo, el nombre de una localidad en Bilbao, y que nadie se puede apropiar del mismo como marca, insistiendo en que las marcas de la Demandante no le otorgan un derecho de exclusiva sobre el trmino “Deusto”, sino sobre la particular grafa con la que esta palabra figura en el registro de marcas. En segundo lugar, afirma el Demandado que durante seis aos de su vida estudi en la Universidad de Deusto y vivi en Deusto, siendo por lo dems en esa localidad donde cre con algunos amigos su primera empresa. Asimismo, alega el Demandado como prueba de sus derechos o intereses legtimos, que deusto.com es una web de literatura, mientras que Ediciones Deusto est centrada en los libros de gestin empresarial; que el dominio <deusto.com> fue registrado en 1997, y que dos aos ms tarde la Demandante registr <e-deusto.com>, de modo que al no haber interpuesto la demanda hasta el momento demuestra que no consideraba que existiese conflicto entre los dos dominios. Finalmente, afirma el Demandado que ha venido usando el nombre de dominio desde que fue registrado en 1997, que en la web hay en la actualidad 1300 artculos, 3300 suscriptores del boletn de informacin, que en Google aparecen 55.000 referencias cuando se busca el termino deusto.com y que la web tiene aproximadamente 80.000 visitantes mensuales. Concluye el Demandado alegando que las pginas web deusto.com y e-deusto.com no son confundibles.

Pues bien, a la vista de estas alegaciones debe reconocerse que, como principio general, la utilizacin de un topnimo como nombre de dominio puede obedecer a un inters legtimo. Buena prueba de ello es, por ejemplo, el caso OMPI Caso N. D2000-0617, Kur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StMoritz.com, en el que el Demandado utilizaba el nombre de la localidad StMoriz como nombre de dominio para ofrecer servicios de informacin sobre dicha ciudad. Y en el caso OMPI Caso N. D2004-0242, Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. v. Latin America Telecom Inc, se reconoci al Demandado un inters legtimo sobre el nombre de dominio <mexico.com> porque bajo el mismo ofreca diferente informacin sobre ese pas.

Resulta, por tanto, legtimo el uso de un topnimo como nombre de dominio si existe algn motivo para haber elegido dicho nombre. En el presente caso, el Demandado alega que la eleccin del dominio obedece a que durante seis aos vivi y estudi en Deusto, siendo all tambin donde constituy su primera empresa. Sucede, no obstante, que dichos extremos no son probados por el Demandado, quien no aporta soporte documental alguno que permita constatar la veracidad de sus afirmaciones, razn por la cual este Experto no puede tenerlas en consideracin.

Cabe concluir, por tanto, que el Demandado careca de derechos o intereses legtimos en el momento en que procedi a registrar el nombre de dominio. No obstante, debe examinarse si el hecho de que el Demandado haya venido usando el dominio desde 1997 hasta la actualidad, con un elevado nmero de visitantes en su web, genera la existencia de un derecho o inters legtimo adquirido a posteriori.

El tenor literal del prrafo 4 a ii) de la Poltica establece como condicin para que prospere la demanda que el Demandado no tenga (en el presente) derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. (Literalmente. “Usted no tiene derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio”). Cabe, pues, que los derechos o intereses legtimos se adquieran con posterioridad al registro.

As las cosas, hay que analizar si el elevado nmero de visitas de la pgina web del demandado hace que el demandado sea conocido corrientemente por dicho nombre de dominio y pueda invocar el prrafo 4 c) i) de la Poltica. En este sentido, cabe recordar que el prrafo 4 c) ii) de la Poltica dispone que se entender que el Demandado tiene derechos o intereses legtimos cuando “usted [el Demandado] (en calidad de particular, empresa u otra organizacin) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”. En la mayora de casos, esta disposicin de la Poltica se aplica cuando el Demandado era conocido, con anterioridad al registro del nombre de dominio, por la palabra o nombre que despus registra como nombre de dominio. As, por ejemplo, OMPI Caso N. D2001-0537, G. A. Modefine S.A. v. A.R. Mani; OMPI Caso N. D2003-0571, Arizona Golf Properties, Inc. v. Mr. Dean Benigno d/b/a Realty Executives. Pero tambin es posible aplicar esta disposicin de la Poltica cuando el Demandado es conocido por el nombre de dominio, despus de su registro. Tal es lo que sucede, por ejemplo, en la resolucin del caso OMPI Caso N. D2000-0008, Digitronics Inventioneering Corporation v. @Six.Net Registered.

Debe tenerse tambin presente que el apartado 4 c) ii) no contiene restricciones en cuanto al tipo de uso del nombre de dominio que es aceptable o legtimo para que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio. Por el contrario, los dems ejemplos de derechos o intereses legtimos enumerados en el prrafo 4 c) de la Poltica s introducen criterios de lealtad. As, el apartado i) slo se aplica si existe “una oferta de buena fe de productos o servicios”, y el apartado iii) si se “hace un uso legtimo y leal o no comercial del nombre de dominio”. Parecera, por tanto, que cualquier tipo de uso del nombre de dominio que haya hecho que su titular sea conocido corrientemente por dicho nombre de dominio, bastara para reconocerle intereses legtimos al Demandado.

No obstante, este Experto considera que esta interpretacin no es la adecuada, pues aun cuando es verdad que el prrafo 4 c) ii) no contiene ninguna condicin de lealtad o legitimidad, es innegable que la exigencia de legitimidad est implcita en la propia Poltica, cuando se refiere a los derechos o intereses “legtimos” del titular del nombre de dominio. En conclusin, la intensa y prolongada utilizacin de un nombre de dominio, que hace que su titular sea conocido corrientemente por el nombre de dominio, no le otorga sin ms derechos o intereses legtimos sobre el dominio. Para ello se requiere que esa intensa y prolongada utilizacin del nombre de dominio haya tenido lugar de forma legtima.

Pues bien, a este respecto, no cabe desconocer que la actuacin del Demandado puede ser analizada a la luz del artculo 34 de la Ley espaola de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), como por lo dems afirma la Demandante en su demanda. Segn este precepto, “el titular de la marca registrada podr prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trfico econmico; (…) b) Cualquier signo que por ser idntico o semejante a la marca y por ser idnticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusin del pblico; el riesgo de confusin incluye el riesgo de asociacin entre el signo y la marca”. Y segn el apartado 3 de dicho art. 34 de la Ley espaola de marcas “cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podr prohibirse, en especial: (…) e) usar el signo en redes de comunicacin telemticas y como nombre de dominio”. Con anterioridad a esta Ley rega en Espaa la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, en cuyo artculo 31.1 se dispona que el titular de una marca poda interponer las acciones en defensa de su derecho frente a los terceros que utilizasen en el trfico econmico, sin su consentimiento, una marca o signo (cabe recordar que el nombre de dominio es un signo) idntico o semejante para distinguir productos o servicios idnticos o similares, cuando la semejanza entre los productos y servicios poda inducir a errores.

Aunque la determinacin de la existencia de una infraccin de derecho de marca le corresponde a los Tribunales de Justicia, los Grupos de expertos, al amparo del prrafo 15 del Reglamento, pueden resolver teniendo en cuenta cualesquiera normas y principios de derecho que consideren aplicables, siempre que no contradigan lo dispuesto en la Poltica y en el Reglamento. As las cosas, a la vista de la Ley espaola de marcas parecen existir sobradas razones para creer, razonablemente, que el nombre de dominio <deusto.com> entra en conflicto con los derechos de marca de la Demandante, pues existe similitud de signos y de productos distinguidos. Y tampoco parece que pueda el Demandado alegar la limitacin del derecho de marca contenida en el artculo 37 de la Ley de marcas de 2001 (y en el art. 33 de la Ley de 1988) segn la cual el titular de una marca no puede impedir a terceros el uso de un signo que indique la procedencia geogrfica de sus productos o servicios. Aunque “Deusto” es topnimo, no indica la procedencia geogrfica de los productos y servicios ofrecidos bajo la web <www.deusto.com>.

Siendo esto as, y existiendo una posibilidad razonable de que dichos Tribunales consideren que existe una lesin de marca, no cabe considerar, en el marco de este procedimiento, que el Demandado ha adquirido intereses legtimos sobre el nombre de dominio.

Queda por analizar en relacin con esta cuestin si el hecho de que el Demandado haya venido usando el nombre de dominio <deusto.com> desde 1997 sin haber recibido una demanda hasta el ao 2006 puede suponer una tolerancia por parte de la Demandante, que haga nacer en el Demandado intereses legtimos. A este respecto, la Demandante, en el escrito que el despacho de abogados que la representa remiti el 1dejuniode2005 a los representantes del Demandado (y que se aporta como anexo nm. 12 de la Demanda) afirma que no haba tenido conocimiento del dominio <deusto.com> hasta fechas recientes. Ante esta afirmacin, le corresponde al Demandado, si considera que el conocimiento ha tenido lugar antes, aportar las oportunas pruebas, cosa que a juicio de este experto, no se hace. Es cierto que los representantes del Demandado en carta enviada por burofax el 14 de junio de 2005 (anexo nm. 13 de la demanda), mantienen que “no pueden alegar desconocimiento de la existencia del web site “DEUSTO.COM” desde la obtencin del dominio en el ao 1997, porque si atendemos a sus argumentos, unido a que el dominio “DEUSTO.ES” pertenece, desde aqul mismo ao, a la Universidad de Deusto, debieron intentar su registro con anterioridad a su reclamacin y no optar por el mencionado “EDICIONES-DEUSTO.ES”. Pero esta afirmacin, aparte de un tanto confusa, no pasa de ser una mera conjetura. Y en el escrito de contestacin a la demanda tampoco se dan pruebas fehacientes que demuestren que el Demandante tuvo conocimiento de la existencia del nombre de dominio conflictivo antes del ao 2005.

A la vista de todo lo expuesto, se considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el prrafo 4 a) de la Poltica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resolucin favorable a la parte Demandante es necesario, finalmente, que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y adems al uso del nombre de dominio. As se deriva claramente de la diccin literal de los apartados a-iii) y b) del prrafo 4 de la Poltica, y as lo resaltan mltiples decisiones de Grupos de expertos. Destaca en este sentido la primera de las decisiones dictadas por un Grupo de expertos designado por el Centro de Mediacin y Arbitraje en aplicacin de la Poltica de la ICANN: OMPI Caso N. D1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, donde se indica que los trabajos de elaboracin de la Poltica confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilizacin del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si el nombre de dominio <deusto.com> ha sido registrado y usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante (prrafo 4 a de la Poltica), y para ello puede alegar todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo (buena prueba de ello es que el prrafo 4 b) de la Poltica se refiere constantemente a la intencin o a la finalidad del sujeto que registra o usa el nombre de dominio). Siendo, por tanto, un elemento fundamentalmente subjetivo y por ello de difcil prueba, basta con que el Demandante muestre indicios suficientes de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la resolucin del caso OMPI Caso N. D2000-1467, Intocast AG v. Lee Dae Yoon, o la resolucin del caso OMPI Caso N. D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterrneo v. Antonio Acua Racero).

Pues bien, en la parte de fundamentos de hecho de su demanda, la Demandante afirma que el Demandado registr el dominio <deusto.com> de mala fe, porque cuando lo solicit Deusto era ya una marca notoria en el sector editorial. En su opinin, el Demandado pudo haber elegido cualquier otro nombre para su web sobre libros, pero eligi una de las marcas de uno de los grupos editoriales ms importante de Espaa. Tambin se afirma, entre otros extremos, “que el producto DEUSTO se ha mantenido a lo largo de su historia, desde los aos 60 hasta hoy a travs de productos editoriales de gran notoriedad en el mercado profesional y empresarial”. Asimismo, mantiene que “no estamos ante una entidad pequea con escaso nivel de conocimiento entre el pblico. El GRUPO PLANETA es una de las ms importantes entidades en el sector editorial en Espaa, y sus productos “DEUSTO” gozan de conocimiento y prestigio desde los comienzos de su actividad en el ao 1960 por EDICIONES DEUSTO hasta hoy con PLANETA DE AGOSTINI, PROFESIONAL Y FORMACIN, S.L.”. Y en el apartado de fundamentos de Derecho de la Demanda se vuelve a insistir en el carcter notorio de las marcas de la Demandante, destacando que “es indudable que DEUSTO es una marca notoria y el titular del nombre de dominio no puede negar su desconocimiento puesto que en su pgina existen enlaces a otras en las que ofrecen los LIBROS DEUSTO”.

Adems, la Demandante ofrece otra serie de argumentos para demostrar la mala fe el Demandado, tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio; a saber: la web del Demandado slo aparece referenciada en un lugar preeminente en el buscador Google, cuando se asocia la marca Deusto a la bsqueda; la web del Demandado ofrece una imagen confusa y tendente al equvoco, al generar dudas sobre quin es el responsable de dicha pgina; y se produce un menoscabo del prestigio alcanzado en el mercado por la web de la Demandante <e-deusto.com>.

Por su parte, el Demandado responde, con relacin a la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio, que el hecho de aparecer en lugar preeminente cuando se realiza una bsqueda en Google es lgico si se tiene cuenta que el dominio ha estado activo durante nueve aos; que l no utiliza los trminos “Libros Deusto” en su web, sino la frase “Libros gratis digitales y literatura digital, libros antiguos y textos nuevos en Deusto”; que los links que contiene a libros de la Editorial Deusto, obedecen a un caso de “live advertisement” en el que los productos anunciados cambian constantemente, en virtud de un acuerdo con Tradedoubler para crear links a libros que contengan el trmino Deusto, ya sea en el ttulo, en el nombre de la editorial o en otros campos; y que cuenta con un acuerdo con Casa del Libro, va Tradedoubler, en virtud del cual est autorizado para realizar enlaces a los libros de Casa del Libro, que es una compaa del Grupo Planeta, lo cual demostrara la mala fe del Demandante.

A la vista de todas estas alegaciones, debe recordarse que uno de los factores que es tenido en cuenta por los grupos de expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio idntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca (As, entre otras muchas resoluciones, las de los casos OMPI N. D2002-0830, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L., OMPI Caso N. D2003-0295, BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele; OMPI Caso N. D2005-0556, Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc).

Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan la amplitud de uso de la marca y el carcter notorio o renombrado de la marca (As, entre otros muchos casos, OMPI Caso N. D2000-0239, J. Garca Carrin, S.A. v. M Jos Cataln Fras, OMPI Caso N. D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora; caso OMPI Caso N. D2001-1104, Freixenet S.A. v. L&T, o OMPI Caso N. D2003-0675, Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Jos).

Esta es la argumentacin de la Demandante, cuando afirma que el registro del nombre de dominio se ha realizado de mala fe, pues siendo la marca Deusto notoria, el Demandado no poda desconocer su existencia. Para valorar esta argumentacin debe tenerse presente, en primer lugar, que el nombre de dominio <deusto.com> fue registrado en 1997. Ello es sumamente relevante, porque impide tomar en consideracin las marcas de la Demandante que han sido registradas con posterioridad a esa fecha. Significa esto que no se pueden tener en consideracin a efectos de determinar la mala fe en el registro del nombre de dominio, las marcas de la Demandante registradas en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas nms. 2.462.899, 2.462.900 y 2.462.901, marcas denominativas con grfico compuestas por el vocablo “Deusto”, por haber sido concedidas en el ao 2002, mucho despus del registro del nombre de dominio <deusto.com>. Por lo tanto, se trata de determinar si en el ao 1997 las restantes marcas de la Demandante eran o no notorias. Y esas marcas son marcas en las que aparece la palabra Deusto, pero siempre acompaada de otros vocablos, (Ediciones Deusto SA, Micro ediciones Deusto, etc.). En sntesis, pues, no se trata de dilucidar si hoy en da las marcas “Deusto” son notorias. Se trata, por el contrario, de analizar si en 1997 eran notorias las marcas que por aquel entonces tena registradas la Demandante, marcas en las que el trmino Deusto aparece acompaado de otros elementos.

Pues bien, pese a las reiteradas alegaciones de la Demandante de que la marca Deusto es una marca notoria, lo cierto es que como nica prueba de estas afirmaciones, la Demandante acompaa, como anexos, una memoria del Grupo Planeta correspondiente al ao 2005 en el que se incluyen todas las lneas editoriales del grupo, incluida Deusto, y dos catlogos de productos Deusto correspondientes a los aos 2004-2005 y 2005-2006. A juicio de este experto estas pruebas resultan insuficientes. En primer lugar, porque la memoria aportada es una memoria “de parte”, que poco o nada prueba de modo objetivo sobre la notoriedad de la marca. En segundo lugar, porque por muy amplio que sea el catlogo de productos aportados, se refieren a los aos 2004-2005 y 2005-2006, cuando lo relevante a efectos de este procedimiento no es si las marcas de la Demandante eran o no notorias en 2004 o 2005 o si lo son en la actualidad, sino si eran notorias en el ao 1997, que fue cuando el Demandado registr el nombre de dominio. Ningn tipo de prueba aporta la Demandante a estos efectos. Se afirma en la demanda que “Deusto ha sido objeto de diferentes campaas de publicidad en medios de comunicacin: escritos y audiovisuales (televisin)”, pero no se especifican las fechas (antes o despus de 1997), ni la difusin de esos medios de comunicacin. En definitiva, la Demandante no ha aportado indicios suficientes que permitan concluir que el Demandado, en el momento en que registr el nombre de dominio <deusto.com>, poda conocer las marcas de la Demandante vigentes en 1997.

De hecho, cuando en el apartado de fundamentos de derecho de la demanda, cita la Recomendacin conjunta de la OMPI y de la Unin de Pars relativa a la proteccin de la marcas notoriamente conocidas, y enumera los criterios establecidos en esta Recomendacin para determinar la existencia de una marca notoriamente conocida, la Demandante se refiere, por ejemplo, al criterio del grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del pblico, afirmando que “PLANETA es lder en Espaa en el sector editorial”. Y en otras partes de la demanda insiste en la importancia y relevancia del Grupo Planeta. Sin embargo, no es la notoriedad o renombre del Grupo Planeta ni de la marca Planeta lo relevante en este procedimiento, pues el hecho de que un Grupo sea lder en un determinado sector, no convierte automticamente en notorias toda la cartera de marcas que ese Grupo pueda tener. Lo relevante, y lo que hay que probar, es que la marca “Editorial Deusto, SA” era una marca notoria en 1997.

En la demanda se insiste en que el titular del nombre de dominio conoce la marca de la Demandante puesto que en la propia pgina web del Demandado, incluida bajo el dominio <deusto.com>, existen enlaces a otras pginas en las que se ofrecen los libros de la Demandante. No obstante, la propia Demandante reconoce en la demanda que la inclusin de esos enlaces “se produjo despus del cruce de correspondencia entre las partes” (que tal y como consta en la documentacin aportada por la propia Demandante se produjo en junio de 2005). Nada prueba, pues, en relacin con la mala fe del Demandado al registrar el nombre de dominio, la inclusin de los referidos enlaces a pginas en las que se ofrecen libros de la Demandante, sobre todo cuando la propia Demandante reconoce que esa inclusin se produjo mucho tiempo despus del registro del nombre de dominio (ms de siete aos despus).

As las cosas, este Experto entiende que el Demandante no ha cumplido con la exigencia establecida en la Poltica, de modo que a falta de indicios sobre la existencia de mala fe en el registro del nombre de dominio <deusto.com>, no se cumplira una de las condiciones necesarias segn la Poltica para que prospere la demanda.

Tngase en cuenta adems, que con el registro del nombre de dominio <deusto.com> por parte del Demandado en 1997, no se habra producido una obstaculizacin a la Demandante, pues la Demandante siempre podra haber registrado sus marcas como nombre de dominio <edicionesdeusto-sa.com>, <edicionesdeusto.com>, etc. Y no cabe alegar que su marca era, sin ms, Deusto, pues en 1997 todas sus marcas estaban formadas por un conjunto de vocablos y no nicamente por la palabra Deusto. De igual modo, tampoco consta que el Demandado haya registrado el nombre de dominio con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante por un valor cierto que supere los costes documentados relacionados directamente con el registro del nombre de dominio.

Se hace innecesario, as, entrar a analizar si el nombre de dominio es usado o no de mala fe. Las conclusiones a las que pudiese llevar ese anlisis seran irrelevantes, pues como se ha indicado con anterioridad, para que prospere la demanda es necesario que exista mala fe en el registro y adems en el uso del nombre de dominio. En todo caso, ha de notarse, que aunque se llegase a la conclusin de que el nombre de dominio ha sido o est siendo objeto de uso de mala fe, ello no significara, automticamente que el registro se ha producido tambin de mala fe. En este sentido ya se han manifestado varias resoluciones de grupos de expertos, entre las que cabe citar, a modo de ejemplo, las de los casos OMPI Caso N. D2000-1403, John Fairfax Publications Pty Ltd v. Domain Names 4U and Fred Gray o OMPI Caso N. D2000-0005, Telaxis Communications Corp. v. William E. Minkle.

De igual modo, tampoco cambiaran las cosas aunque tras el anlisis del uso del nombre de dominio <deusto.com> se concluyese que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacin o promocin de su sitio web o de un producto o servicio que figure en su sitio web. Porque aunque este supuesto es uno de los que se mencionan en el prrafo 4 b) iv) de la Poltica como suficiente para entender que existe mala fe en el Demandado, hay que tener en cuenta que esta es una presuncin de uso de mala fe, y no de registro de mala fe, como se recuerda en Resoluciones como la del OMPI Caso N. 1999-0001, World Wrestling Federation Entertainment v. Michael Bosman u OMPI Caso N. D2000-0592, Canonais Sl v. Mara Dolores Daz Ros.

Adems, aunque se realizase el anlisis de la buena o mala fe en el uso del nombre de dominio <deusto.com> y se llegase a la conclusin de que en la actualidad existe mala fe, no se podra deducir, sin ms, que ha existido mala fe en el uso del nombre de dominio durante los casi nueve aos transcurridos desde su registro. Del eventual uso de mala fe en la actualidad no sera posible deducir, sin ms, que ya desde el primer momento el titular del nombre de dominio tena la intencin de usar de mala fe el nombre de dominio y que por ende lo habra registrado de mala fe. La mala fe en el uso del nombre de dominio slo podra ser utilizada como un indicio de la mala fe en el registro, cuando el procedimiento se hubiese iniciado poco tiempo despus del registro del nombre de dominio, o cuando se hubiesen aportado (cosa que no se ha hecho) pruebas sobre el contenido de las pginas web a lo largo de los nueve aos, y de esas pruebas resultase que durante todo ese tiempo se ha producido un uso del nombre de dominio de mala fe.

Finalmente, tambin hay que hace notar que aunque se pueda llegar a entender que el uso del nombre de dominio que hace en la actualidad el Demandado constituye una infraccin de los derechos de marca de la Demandante, ello no debe llevar tampoco a afirmar, necesariamente, que el nombre de dominio se ha registrado de mala fe. Tngase en cuenta que es posible que un nombre de dominio se haya registrado de buena fe, pero que el uso del mismo d lugar a la infraccin de la marca de un tercero. Ello es debido a que los requisitos para que prospere una demanda presentada en la va jurisdiccional (a la luz del Derecho espaol de marcas) son diferentes a los requisitos para que prospere una demanda en el procedimiento administrativo.

D. Inexistencia de un abuso del procedimiento por parte de la Demandante

El Demandado solicita que el Grupo de Expertos dicte una Resolucin en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento. Segn el apartado 15 e) del Reglamento, “si despus de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarar en su resolucin que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo”. A la hora de aplicar este apartado, los grupos de expertos han declarado en reiteradas ocasiones que para que proceda la declaracin de que la demanda se ha interpuesto de mala fe es preciso que el Demandante conozca la clara falta de mala fe del Demandado y pese a todo interponga la demanda (caso OMPI Case N. D2000-1224, Sydney Opera House Trust v. Trilynx Pty. Ltd., OMPI Caso N. D2000-1151, Goldline International, Inc. v. Gold Line), o que el Demandante interponga la demanda siendo consciente de que carece de derechos sobre la marca por l invocada: (OMPI Caso N. DBIZ 2002-00245, Dan Zuckerman v. Vincent Peeris, caso OMPI Caso N. D2002-0754, Her Majesty the Queen, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade v. Virtual Countries, Inc), o que la demanda sea entablada a pesar de que el Demandante conozca la existencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado (OMPI Caso N. D2000-0993, Smart Design LLC v. Carolyn Hughes).

Pues bien, este Experto Unico considera que no concurre ninguna de estas hiptesis, y por ello entiende que la demanda no se ha presentado de mala fe y que no se ha producido un abuso del procedimiento por parte de la Demandante.

 

8. Decisin

Por las razones expuestas, este Experto Unico desestima la Demanda.


ngel Garca Vidal
Experto nico

Fecha: 20 de marzo de 2006

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/d2006-0036.html

 

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