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Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI

 

DCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Colliers De Noisetier Inc., Genevive Lagac, Patrick Lafond contre Collier de Noisetier Avellana

Litige No. D2006-0090

 

1. Les parties

Les Requrants sont Colliers De Noisetier Inc., Genevive Lagac et Patrick Lafond, Martinville, Qubec, Canada, reprsents par Heenan Blaikie, Canada.

Le Dfendeur est Collier de Noisetier Avellana, Wotton, Qubec, Canada, reprsent par Fontaine, Panneton & Associs, Canada.

 

2. Nom de domaine et unit d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <collierdenoisetier.com>.

L’unit d’enregistrement auprs de laquelle le nom de domaine est enregistr est Tucows Inc.

 

3. Rappel de la procdure

Une plainte a t dpose par Colliers De Noisetier Inc., Genevive Lagac et Patrick Lafond auprs du Centre d’arbitrage et de mdiation de l’Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (ci-aprs dsign le “Centre”) en date du 19 janvier 2006.

En date du 20 janvier 2006, le Centre a adress une requte l’unit d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Tucows Inc., aux fins de vrification des lments du litige, tels que communiqus par les Requrants. L’unit d’enregistrement a confirm l’ensemble des donnes du litige en date du 20 janvier 2006.

Aprs avoir reu, le 6 fvrier 2006, les copies papier de la plainte, le Centre a vrifi que la plainte rpond bien aux Principes directeurs rgissant le Rglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprs dnomms “Principes directeurs”), aux Rgles d’application des Principes directeurs (ci-aprs dnommes les “Rgles d’application”), et aux Rgles supplmentaires de l’OMPI (ci-aprs dnommes les “Rgles supplmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prcits.

Le 10 fvrier 2006, le Centre a adress aux Requrants une notification d’irrgularit de la plainte conformment l’article 4(b) des Rgles d’application, ayant relev les irrgularits de formes suivantes:

- d’aprs les informations transmises par l’unit d’enregistrement, le dtenteur du nom de domaine en litige tel qu’apparaissant dans le registre Whois (Collier de Noisetier Avellana) n’est pas la personne cite comme dfendeur dans la plainte originale(Avellana Incet Julie-Anne Morin);

- la plainte ne prcise pas la ou les marques de commerce sur lesquelles s’appuie la plainte et ne dcrit pas les produits ou les services, le cas chant, pour lesquels la marque est utilise, conformment l’article 3.viii) des Rgles d’application.

En application de l’article 4.b) des Rgles, les Requrants ont dispos d’un dlai de cinq jours compter de la date de cette notification pour rgulariser leur plainte.

Le Centre a par ailleurs accept, en application du Paragraphe 11 des Rgles, sous rserve toutefois de l’absence d’opposition du Dfendeur, que la langue de la procdure soit le franais et non l’anglais, langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine, objet de la prsente procdure, compte tenu du fait que les deux parties sont rsidentes du Qubec et que le Centre a reu des communications en langue franaise de la part des conseils des deux parties. Le dfendeur a confirm ne pas s’opposer ce choix de langue.

En date du 15 fvrier 2006, les Requrants ont adress au Centre, par courrier lectronique, une plainte amende. Le 16 fvrier 2006, le Centre a accus rception du dpt de la plainte amende.

Conformment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rgles d’application, le 22fvrier2006, une notification de la plainte telle qu’amende et valant ouverture de la prsente procdure administrative, a t adresse au Dfendeur. Conformment au paragraphe 5(a) des Rgles d’application, le dernier dlai pour faire parvenir une rponse tait le 14 mars 2006. Le Dfendeur a fait parvenir sa rponse le 13 mars 2006.

En date du 24 mars 2006, le Centre nommait dans le prsent litige comme expert unique Christiane Fral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a t constitue conformment aux Principes directeurs et aux Rgles d’application. La Commission administrative a adress au Centre une dclaration d’acceptation et une dclaration d’impartialit et d’indpendance, conformment au paragraphe 7 des Rgles d’application.

 

4. Les faits

Les Requrants sont la socit Colliers De Noisetier Inc. d’une part, et Genevive Lagac et Patrick Lafond, dirigeants de cette socit, d’autre part. La socit Colliers De Noisetier Inc. a pour objet la fabrication et la vente de colliers en noisetier, galement appels “colliers de dentition”.

Genevive Lagac et Patrick Lafond ont dbut leur activit en 2002, en constituant une socit en nom collectif dnomme “Colliers de noisetier” et immatricule auprs du Registraire des entreprises le 7 novembre 2002. Cette socit a t dissoute et Genevive Lagac et Patrick Lafond ont poursuivi leur activit en constituant la socit “Colliers de noisetier Inc.”, immatricule auprs du Registraire des entreprises le 23octobre 2003.

Entre 2002 et 2003, les Requrants et Julie-Anne Morin, prsidente de la socit Dfenderesse, se sont trouvs en relation d’affaire. Pendant cette priode, Julie-Anne Morin a en effet exerc une activit d’achat et de revente des colliers de noisetier fabriqus par les Requrants.

Julie-Anne Morin a ensuite dbut sa propre activit de fabrication et de vente de colliers de noisetier. Le 31 janvier 2003, elle a procd son immatriculation auprs du Registraire des entreprises en tant qu’artisan fabricant de produits de noisetiers, sous son propre nom ainsi que sous le nom “Colliers de noisetier”. Le 25 mars 2003, Julie-Anne Morin a procd une modification de ce nom en adjoignant “Colliers de noisetier” le mot “Avellana”. Elle a ensuite poursuivi son activit par le biais de la socit en nom collectif “Avellana Colliers de noisetiers”, immatricule le 4 mars 2004, puis de la socit “Avellana Inc.”, immatricule le 10 fvrier 2005.

L’expression “colliers de noisetier” ou “collier de noisetier” n’a pas fait l’objet d’un enregistrement titre de marque par l’une ou l’autre des parties.

Les Requrants sont titulaires du nom de domaine <colliersdenoisetier.com>, depuis le 1er aot 2003. Cette adresse renvoie vers le site “www.collierdedentition.com” sur lequel les Requrants prsentent et commercialisent leurs produits.

Les Requrants ont constat que le Dfendeur est titulaire du nom de domaine <collierdenoisetier.com> depuis le 22 octobre 2004, et que cette adresse renvoie vers le site “www.avellana.ca” sur lequel le Dfendeur prsente et commercialise ses produits.

Considrant que cet enregistrement porte atteinte leurs droits, les Requrants ont saisi le Centre d’une demande de transmission leur profit du nom de domaine <collierdenoisetier.com> et subsidiairement d’une demande de radiation de ce nom de domaine.

 

5. Argumentation des parties

A. Requrants

Les Requrants font valoir que le nom de domaine <collierdenoisetier.com> utilis par le Dfendeur est semblable, au point de prter confusion, l’expression “Colliers de noisetier” qu’ils utilisent depuis 2002, pour commercialiser leurs produits.

Les Requrants estiment dtenir des droits exclusifs sur cette expression, bien que celle-ci ne soit pas enregistre titre de marque. Les Requrants soutiennent en effet que cette expression constitue une marque de commerce de Common law, sur laquelle ils ont seuls des droits, compte tenu de l’antriorit de leur activit par rapport celle du Dfendeur.

Les Requrants soutiennent que le Dfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine <collierdenoisetier.com> ni aucun intrt lgitime qui s’y attache. Ils considrent avoir utilis l’expression “Collier de noisetier” et ainsi dtenu une marque de commerce bien avant que le Dfendeur ne fasse son tour utilisation de cette expression. Ils rappellent par ailleurs que, Julie-Anne Morin ayant travaill avec les Requrants avant 2003, le Dfendeur savait pertinemment que les Requrants utilisaient “collier de noisetier” pour l’exercice de leur activit commerciale. Les Requrants font galement valoir l’antriorit de l’enregistrement du nom de domaine <colliersdenoisetier.com> sur l’enregistrement de <collierdenoisetier.com>.

Les Requrants estiment que le nom de domaine <collierdenoisetier.com> a t enregistr et est utilis de mauvaise foi. Ils considrent que l’enregistrement de ce nom de domaine a essentiellement pour objet de perturber les oprations commerciales des Requrants. De mme, ils estiment que cette utilisation est de mauvaise foi au motif qu’en redirigeant les internautes sur le site “www.avellana.ca”, le Dfendeur dmontre son intention d’attirer les internautes sur son propre site des fins lucratives et de semer la confusion dans l’esprit de ces internautes.

B. Dfendeur

Le Dfendeur constate que les Requrants admettent n’avoir enregistr aucune marque de commerce pour l’expression “Colliers de noisetier” et que ceux-ci fondent ainsi leur droit uniquement sur l’antriorit de l’usage de cette expression.

Le Dfendeur soutient toutefois qu’un tel usage ne peut confrer un droit une marque lorsqu’il s’agit de termes aussi gnriques que “Colliers de noisetier”. Le Dfendeur se fonde cet gard sur les dcisions Shopping.com v Internet Action Consulting, Litige OMPI No. D2000-0439et France Telecom v Les pages jaunes francophones, Litige OMPI No. D2000-0489.

Le Dfendeur considre par ailleurs qu’il justifie tout autant d’un intrt lgitime attach au nom de domaine <collierdenoisetier.com> compte tenu du fait que Julie-Anne Morin, Prsidente de la socit Dfenderesse, a commercialis ses produits en utilisant l’expression “Colliers de noisetier” ds le 31 janvier 2003, date de sa premire immatriculation au Registraire des entreprises, soit avant l’enregistrement par les Requrants du nom de domaine <colliersdenoisetier.com>.

Subsidiairement, le Dfendeur fait valoir qu’en vertu de la loi qubcoise sur la publicit lgale, l’inscription d’un nom dans les registres ne donne pas un droit sur ce nom.

Enfin, le Dfendeur fait valoir son absence de mauvaise foi dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <collierdenoisetier.com>. Il estime en effet avoir fait usage de l’expression “Colliers de noisetier” sur internet ds le 15 mai 2002, c’est--dire avant que les Requrants ne dbutent leur activit en constituant la socit en nom collectif “Colliers de noisetier” (immatricule le 7 novembre 2002).

En soutien de cet argument, le Dfendeur produit plusieurs pages imprimes partir de sites internet de rfrencement (“La Toile du Qubec”, “MSN”, “Francit”) et sur lesquels l’expression “Colliers de noisetier” est associe Julie-Anne Morin ou au site internet tenu l’poque par cette dernire.

Le Dfenseur observe galement que les Requrants ont tout d’abord prfr utiliser l’expression “Collier de dentition”, en dcembre 2001 sous la forme <collierdedentition.homestead.com> et partir du 4 janvier 2002 en enregistrant le nom de domaine <collierdedentition.com> auprs de l’unit d’enregistrement, le nom de domaine <colliersdenoisetier.com> exploit actuellement par les Requrants renvoyant d’ailleurs vers le site web “www.collierdedentition.com”.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Rgles d’application prvoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des critures et des pices qui lui ont t soumises et conformment au Principes directeurs aux prsentes Rgles et tout Principe ou Rgle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose aux Requrants de prouver contre le Dfendeur cumulativement que:

(a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prter confusion une marque de produit ou de service sur laquelle les Requrants ont des droits;

(b) le Dfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intrt lgitime qui s’y rattache;

(c) le nom de domaine a t enregistr et est utilis par le Dfendeur de mauvaise foi.

En consquence, chacune de ces conditions doit tre remplie par les Requrants afin que ces derniers obtiennent gain de cause.

Identit ou similitude prtant confusion

Les Requrants ont tabli tre titulaires du nom de domaine <colliersdenoisetier.com> pralablement l’enregistrement du nom de domaine, objet de la prsente procdure.

Il ne saurait tre contest que le nom de domaine <collierdenoisetier.com>, objet de la prsente procdure, reproduit quasiment l’identique l’expression “Colliers de noisetier” utilise par les Requrants.

En effet la seule diffrence entre le nom de domaine utilis par les Requrants et celui utilis par le Dfendeur rside dans l’emploi du mot “collier” au pluriel (pour les Requrants) ou au singulier (pour le Dfendeur).

Le risque de confusion entre les expressions en prsence ne fait donc aucun de doute.

En revanche, les Requrants ont admis ne pas dtenir de droits, titre de marque enregistre, sur l’expression “Colliers de noisetier”.

Les Requrants revendiquent nanmoins un droit exclusif sur l’expression “Colliers de noisetier” au titre de “marque de commerce de Common law”, c’est--dire de marque non enregistre.

La Commission considre qu’il est effectivement possible que des droits, titre de marque, soient acquis travers le seul usage d’une dnomination, sans qu’il y ait eu enregistrement effectif de celle-ci (Uitgerverij crux v. W. Frederic Isler, Litige OMPI No. D2000-0575).

Toutefois la Commission estime que pour pouvoir prtendre dtenir des droits sur une marque non enregistre, les Requrants doivent tablir en quoi celle-ci apparat comme distinctive (Skattedirektoratet v. Eivind Nag, Litige OMPI No. D2000-1314). La Commission considre qu’en l’espce la dnomination utilise, constitue de termes gnriques, ne saurait tre vue comme intrinsquement distinctive.

En effet, sont gnriques les termes dont le public a besoin pour dsigner une catgorie de biens ou de services et qui ne peuvent servir identifier un produit ou un service en particulier (Skattedirektoratet v. Eivind Nag, Litige OMPI No. D2000-1314).

En l’espce la dnomination “Colliers de noisetier”, utilise par les Requrants pour dsigner des colliers dont le bois de noisetier est la principale matire premire, doit tre, au sens de la Commission, qualifie de non distinctive au regard du caractre gnrique des termes en prsence.

Toutefois une dnomination, mme non intrinsquement distinctive, pourra prtendre la protection au titre de marque non enregistre, s’il est possible d’tablir que cette dnomination a acquis un “secondary meaning”, c’est--dire s’il est possible d’tablir qu’une partie substantielle du public associe la dnomination une source particulire du produit ou du service.

Les lments pris en compte pour tablir ce “secondary meaning” sont la dure et le montant des ventes ralises sous cette dnomination, la nature et l’ampleur de la publicit ralise pour les produits ou services portant cette dnomination, les tudes de consommation et la reconnaissance mdiatique de cette dnomination (Amsec Enterprises, L.C. v. Sharon McCall, Litige OMPI No. D2001-0083).

En l’espce, les seuls lments de preuves prsents par les Requrants concernent la dure de l’exploitation de la dnomination “Colliers de noisetier”. Ceux-ci tablissent avoir vendus leurs produits sous la dnomination “Colliers de noisetier” ds le 7 novembre 2002.

La Commission considre que cet lment, lui seul, n’est pas de nature tablir qu’une partie substantielle du public associe la dnomination “Colliers de noisetier” aux seuls colliers fabriqus par les Requrants.

La Commission en conclut qu’il n’est pas possible de considrer que les Requrants dtiennent des droits, titre de marque mme non enregistre, sur la dnomination “Colliers de noisetier”.

En consquence, la Commission considre que les Requrants ne satisfont pas la condition pose par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

Le fait que cette condition ne soit pas remplie tant rdhibitoire, il n’apparat pas ncessaire d’tudier plus avant les autres lments discuts par les parties.

 

7. Dcision

La condition pose l’article 4(a)(i) des Principes directeurs n’est pas remplie. La Commission, conformment l’article 15 des Rgles d’application, dcide en consquence de rejeter les demandes des Requrants visant obtenir le transfert leur profit du nom de domaine <collierdenoisetier.com> et subsidiairement la radiation de celui-ci.


Christiane Fral-Schuhl
Expert Unique

Le 7 avril 2006

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/d2006-0090.html

 

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