'  '













 'BugTraq:   '



Rambler's Top100



:

:


 

Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI

 

DCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

VORTEX et TELEFUN contre Publidev et Romain Barissat

Litige nD2006-0894

 

1. Les parties

Les requrants sont VORTEX et TELEFUN, socits ayant leur sige Paris, France; reprsents par le Cabinet Vittoz, France.

Les dfendeurs sont Publidev, Oxford, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Romain Barissat, Svres, France.

 

2. Noms de domaine et units d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine:

<askyblog.com>;

<dskyblog.com>;

<skyblogf.com>;

<skyblogh.com>;

<skyblogt.com>.

L’unit d’enregistrement auprs de laquelle le nom de domaine <skyblogf.com> est Walela Brook, Inc.

L’unit d’enregistrement auprs de laquelle le nom de domaine <skyblogh.com> est eNom, Inc.

L’unit d’enregistrement auprs de laquelle le nom de domaine <skyblogt.com> est @Com Technology LLC (ATCOM Technology LLC).

L’unit d’enregistrement auprs de laquelle le nom de domaine <akyblog.com> est PublicDomainRegistry.com.

L’unit d’enregistrement auprs de laquelle le nom de domaine <dskyblog.com> est Direct Information Pvt Ltd d/b/a WGB Registry, Inc.

 

3. Rappel de la procdure

Une plainte a t dpose par VORTEX et TELEFUN auprs du Centre d’arbitrage et de mdiation de l’Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (ci-aprs dsign le “Centre”) en date du 13juillet2006.

En date du 14juillet2006, le Centre a adress une requte aux units d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Direct Information Pvt Ltd d/b/a; PublicDomainRegistry.com; WGB Registry, Inc.; Walela Brook, Inc.; eNom, Inc.; @Com Technology LLC, aux fins de vrification des lments du litige, tels que communiqus par le Requrant. L’unit d’enregistrement a confirm l’ensemble des donnes du litige en date du 8aot2006.

Le Centre a vrifi que la plainte rpond bien aux Principes directeurs rgissant le Rglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprs dnomms “Principes directeurs”), aux Rgles d’application des Principes directeurs (ci-aprsdnommes les “Rgles d’application”), et aux Rgles supplmentaires de l’OMPI (ci-aprs dnommes les “Rgles supplmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prcits.

Conformment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rgles d’application, le 8aot2006, une notification de la plainte valant ouverture de la prsente procdure administrative, a t adresse au dfendeur.

Les requrants ont indiqu au Centre que des ngociations avec les dfendeurs avaient t engag et ont demand la suspension de la procdure, qui leur a t accorde dans un premier temps jusqu’au 24septembre2006. Cette suspension a t renouvele deux reprises, soit jusqu’au 23novembre2006. Les ngociations ayant achopp, la procdure a t restaure.

Conformment au paragraphe 5(a) des Rgles d’application, le dernier dlai pour faire parvenir une rponse aprs la dernire suspension tait le 26novembre2006. Le dfendeur n’a fait parvenir aucune rponse. En date du 28novembre2006, le Centre notifiait le dfaut du dfendeur.

En date du 6dcembre2006, le Centre nommait dans le prsent litige comme expert-unique Daniel J. Gervais. La Commission administrative constate qu’elle a t constitue conformment aux Principes directeurs et aux Rgles d’application. La Commission administrative a adress au Centre une dclaration d’acceptation et une dclaration d’impartialit et d’indpendance, conformment au paragraphe 7des Rgles d’application.

 

4. Langue de la procdure

Les socits requrantes ont demand que cette procdure administrative se droule en langue franaise malgr le fait que les contrats soient en langue anglaise. Elles soulignent que les noms de domaines concernent une station de radio base en France et que le contact (selon la base Whois) de la socit Publidev est Romain Barissat dont l’adresse au registre ainsi que le numro de tlphone sont en France. Les Dfendeurs ont correspondu avec le Centre en franais. En l’absence d’opposition, la Commission accepte de procder en franais, comme le permet le paragraphe 11(a) des Rgles d’application.

 

5. Les faits

Les deux socits requrantes sont des filiales du groupe franais ORBUS. Vortex est ditrice du programme de radio SKYROCK, nom qui a fait l’objet de dpt de demandes de marques en France et dans l’Union europenne. Elle gre aussi le nom de domaine <skyblog.fr>. Telefun gre les noms de domaine <skyblog.com> et <skyrock.com>.

Le mot skyblog est associ un service de “weblog” ou “blog” sur Internet. Le service de blogs des socits requrantes est au deuxime rang mondial dans ce type de service.

Au moment du dpt de la plainte, trois de cinq noms de domaine renvoyaient des sites de blogs, y compris ceux oprs par des concurrents des requrants et deux renvoyaient contenant des liens de nature plus gnrale.

 

6. Argumentation des parties

A. Requrants

A l’appui de leur plainte, les Requrants soutiennent que les noms de domaine sont identiques voire similaires au point de crer un risque de confusion car ils reproduisent entirement la marque SKYBLOG en relation avec des blogs. Mme si la marque SKYBLOG n’est qu’en cours d’enregistrement, les Principes directeurs permettent de demander le transfert d’un nom de domaine en se fondant sur une marque non enregistre. La marque SKYBLOG en relation avec un service de blog est trs bien connue dans les milieux pertinents en France et cite frquemment dans la presse spcialise.

Les dfendeurs n’ont aucun intrt lgitime faire valoir sur la racine sky en relation avec un service de blog, ni le mot skyblog. Les noms de domaine sont similaires la marque SKYBLOG laquelle a t ajoute une lettre (soit a, d, f, h et t pour chacun des cinq noms de domaines viss).

Les dfendeurs ont enregistr et utilis les noms de domaine de mauvaise foi. En plus des liens des sites concurrents, ce qui dmontre une connaissance des sites des requrants, les noms de domaine sont vendre.

Les requrants demandent que les enregistrements de noms de domaine soient radis.

B. Dfendeurs

Les Dfendeurs n’ont pas rpondu sur le fond la plainte des requrants et leur dfaut a t dment constat et notifi. Les Dfendeurs ont toutefois indiqu dans une communication avec les requrants et le Centre qu’ils taient disposs transfrer ou radier les noms de domaine et ont reconnu que ces noms de domaine leur reviennent “de droit”. Les ngociations concernant ce transfert ou cette radiation ont chou non pas en raison d’une mauvaise foi quelconque des Dfendeurs mais parce que les Requrants ont insist pour qu’un autre nom de domaine appartenant aux dfendeurs et qui ne fait pas l’objet de cette procdure (et qui ne contient pas la marque “skyblog”) leur soit transfr .

 

7. Discussion et conclusions

Le paragraphe15(a) des Rgles prvoit que “[l]a Commission statue sur la plainte au vu des critures et des pices qui lui ont t soumises et conformment aux Principes directeurs, aux prsentes Rgles et tout principe ou rgle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe4(a) des Principes directeurs impose au Requrant de prouver contre le Dfendeur cumulativement que :

(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prter confusion, une marque de produits ou de services sur laquelle le Requrant a des droits.

(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intrt lgitime qui s’y attache.

(c) Son nom de domaine a t enregistr et est utilis de mauvaise foi.

C’est au Requrant de faire la preuve des trois lments noncs ci-dessus (paragraphe4in fine). Toutefois, le paragraphe14(b) prcise que, en l’absence de circonstances exceptionnelles, si une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des prsentes rgles ou une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropries.

A. Identit ou similitude prtant confusion

Cette premire partie de l’analyse se scinde en deux branches. En premier lieu, les Requrants ont-ils fait la preuve qu’ils dtiennent des droits dans une marque? En second lieu, les noms de domaine en litige sont-ils similaires au point de prter confusion avec une marque dont les Requrants sont titulaires?

Les Requrants ont dpos en preuve des demandes d’enregistrement qui remontent 2002. Si ces demandes sont accordes, elles pourront rtroagir la date de dpt de la demande. Voir Htels Unis de France c. Christopher Dent / Exclusivehotel.com Litige OMPI No.D2005-1194. Cependant, les demandes n’ont pas encore t accordes (cequi peut tre le signe d’une procdure d’opposition en cours, mais cela n’est pas du ressort de la prsente procdure).

Les requrants ne peuvent pas non plus invoquer une protection naissant simplement de l’usage de leur marque comme c’est le cas en France et dans les pays de common law. On pourrait prtendre que puisqu’il s’agit d’un service disponible sur Internet, donc dans le monde entier, on peut appliquer les rgles de common law qui s’appliquent dans certains des pays ou le service est disponible. Cela requerrait au minimum une preuve crdible d’oprations dans un territoire pertinent (juridiction de common law), preuve qui n’a pas t fournie en l’espce.

Plusieurs commissions administratives appeles appliquer les Principes directeurs ont reconnu la protection dcoulant du droit relatif la concurrence dloyale dans des noms de personne par exemple. Voir Isabelle Adjani c. Second Orbit Communications, Inc., Litige OMPI No.D2000-0867; Billy Connolly c. Anthony Stewart, Litige OMPI No.D2000-1549; Alain Delon Diffusion S.A. c. Unimetal Sanayi ve Tic A.S., Litige OMPI No.D2000-0989; Julia Fiona Roberts c. Russell Boyd, Litige OMPI No.D2000-0210; Jeanette Winterson c. Mark Hogarth, Litige OMPI No.D2000-0235; Dr. Michael Crichton c. In Stealth Mode, Litige OMPI No.D2002-0874; Daniel C. Marino, Jr. c. Video Images Productions, et al. Litige OMPI No.D2000-0598; Israel Harold Asper c. Communication X Inc, Litige OMPI No.D2001-0540; Ahmanson Land Company c. Save Open Space and Electronic Imaging Systems, Litige OMPI No.D2000-0858; Rosa Montero Gallo c. Galileo Asesores S. L., Litige OMPI No.D2000-1649; et Ahmanson Land Company c. Vince Curtis, Litige OMPI No.D2000-0859. Dans Rosa Montero Gallo c. Galileo Asesores S.L., prcite, l’expert AntonioMill a bien expliqu la nature de cette protection dans les pays de tradition civiliste, mais son analyse portait surtout sur les noms de personnalits connues (ce qui n’est pas applicable en l’espce). Selon lui il faut interprter les Principes directeurs de faon large et librale dans le cas de disfonctionnements rsultant de la volont de personnes qui enregistrent des noms de domaine pour crer de la confusion dans l’esprit des utilisateurs d’Internet.

Par ailleurs, il est bien tabli que la prsence du dlit de commercialisation trompeuse (plus communment appel “passing off”) est suffisante pour faire natre un droit de la nature d’une “marque non enregistre” et que ce droit est suffisant pour invoquer l’application des Principes directeurs, il pourrait sembler logique de traiter la protection d’une “marque” en droit de la concurrence dloyale et parasitaire (art.1382du Code civil franais) de la mme faon.1 Il peut tre utile de lire une dcision de la Cour suprme du Canada, qui analyse en profondeur les liens entre le passing off de common law et le droit de la concurrence dloyale (voir Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., dcision du 29.10.19922).

Cependant, la Commission n’est pas dispose tendre le concept de “marque” employ dans les Principes directeurs de cette faon, soit en crant une quipollence entre, d’une part, les principes de common law et, d’autre part, toute violation potentielle des rgles de concurrence dloyale en droit civil. Les principes de passing off sont bien intgrs au droit de marques en common law (donc pour les marques mme non enregistres), mais il n’en va pas de mme du droit de la concurrence dloyale dans les pays de tradition civiliste.

Cela dit, certaines “marques non enregistres” sont protges en droit franais et europen, car les principes dcoulant de l’art. 6bis de la Convention de Paris y sont applicables. Cet article prvoit notamment ce qui suit:

(1) Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la lgislation du pays le permet, soit la requte de l’intress, refuser ou invalider l’enregistrement et interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de crer une confusion, d’une marque que l’autorit comptente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y tre notoirement connue comme tant dj la marque d’une personne admise bnficier de la prsente Convention et utilise pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de mme lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de crer une confusion avec celle–ci.

L’application de l’art. 6bis sans ncessit d’un enregistrement a t reconnue en droit franais et europen. L’article L711-4a) du Code de la proprit intellectuelle prvoit en effet que

“Ne peut tre adopt comme marque un signe portant atteinte des droits antrieurs, et notamment une marque antrieure enregistre ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la proprit industrielle.”

On pourrait citer galement l’art L713-5:

“L’emploi d’une marque jouissant d’une renomme pour des produits ou services non similaires ceux dsigns dans l’enregistrement engage la responsabilit civile de son auteur s’il est de nature porter prjudice au propritaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifie de cette dernire.
Les dispositions de l’alina prcdent sont applicables l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la proprit industrielle prcite.”

S’agissant du droit europen, l’art. 4(2)d) de la Premire directive 89/104/CEE du Conseil, du 21dcembre1988, rapprochant les lgislations des tats membres sur les marques3 prcise que l’expression “marque antrieure” comprend notamment “lesmarques qui, la date de dpt de la demande de marque, ou, le cas chant, la date de la priorit invoque l’appui de la demande de marque, sont ‘notoirement connues’ dans l’tat membre au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris”. L’article 8(2)c) du Rglement (CE) No 40/94 du Conseil du 20dcembre1993 sur la marque communautaire emploie la mme dfinition aux fins du mcanisme d’opposition l’enregistrement. L’article 8(5) de ce mme Rglement reconnat la protection des marques qui “jouissent d’une renomme dans la Communaut”.

On notera galement les articles 2 et 3 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives la protection des marques notoires adopte par l’Assemble de l’Union de Paris pour la protection de la proprit industrielle et l’Assemble gnrale de l’Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (OMPI) la trente-quatrime srie de runions des assembles des tats membres de l’OMPI (20au29septembre1999). L’article 2(1) b) nonce des facteurs prendre en compte pour dterminer la notorit d’une marqueet l’art. 2(2) a) prcise la notion de “secteurs concerns du public”. Ces principes ont t utiliss notamment par la Cour europenne de justice dans une affaire General Motors Corp v. Yplon SA.4

Enfin l’art. 3. demande aux tats membres de protger “les marques notoires contre les marques, signes distinctifs d’entreprise ou noms de domaine qui sont en conflit avec elles, au moins compter du moment o elles sont devenues notoires dans l’tat membre considr”.

On peut aussi mentionner dans ce contexte la rsolution adopte par le Comit Excutif de l’AIPPI tenu Barcelone en19905 concernant la “Protection des marques notoires non enregistres (Art. 6bis de la Convention de Paris) et la protection des marques de haute renomme”. Leparagraphe A de cette rsolution propose de dfinir comme marque notoire toute “marque connue d’une large fraction des milieux concerns par la production ou le commerce ou l’utilisation des produits en cause et qui est clairement perue comme indiquant une origine particulire de ces produits… dans le territoire o la protection est recherche”. La Rsolution distingue les marques notoires, qui sont celles connues d’une large fraction du public concern, des marques “de haute renomme” (“markshaving a high reputation”, en anglais, “berhmteMarke” en allemand), qui sont celles qui sont connues d’une large fraction du public en gnral. Les paragraphes 6et 7, qui s’appliquent aux marques “de haute renomme” ajoutent que la “protection d’une marque de haute renomme ne doit pas dpendre de son enregistrement dans le territoire concern” et qu’une “telle protection largie accorde une marque de haute renomme doit tre considre comme exceptionnelle et doit tre limite la protection contre l’usurpation par usage ou enregistrement”. Enfin, la Rsolution prcise que les tribunaux doivent tenir compte de la mauvaise foi du dfendeur, ce qui accrot le degr de paralllisme entre la protection des marques notoires et les Principes directeurs.

La Commission conclut donc que pour les fins d’application des Principes directeurs une “marque non enregistre” ne bnficiant pas de la protection de common law, il faut dmontrer la notorit de la marque au sens l’article 6bis. Cette conclusion semble correspondre celle de commissions administratives antrieures. Voir par exemple les affaires ISL Marketing AG, and the Union des Associations Europennes de Football c. The European Unique Resources Organisation2000 B.V., Litige OMPI No.D2000-0230, et SOPAL society c. PACKALPHA Litige OMPI No.D2004-0568, dans laquelle l’expert MartineDehaut a analys le droit applicable comme suit:

“En l’absence de dpt ou d’enregistrement de marque portant sur le signe SOPAL, le Requrant a galement invoqu, l’appui de sa plainte, un droit sur la marque SOPAL non enregistre, en se rfrant dans sa plainte l’expression ‘common law brand’.

“L’acquisition du droit sur la marque par l’usage, auquel se rfre le Requrant par la mention de ‘common law brand’, est limite certaines juridictions de droit anglo-saxon. A cet gard, la Commission note que le Requrant n’a pas prcis le ou les territoires dans lesquels il aurait acquis un droit de ‘common law’ sur la marque SOPAL.

“Par ailleurs, s’il est vrai que certaines dcisions, invoques par le Requrant, reconnaissent la lgitimit de plaintes fondes sur un nom patronymique clbre, c’est uniquement aprs avoir constat que lesdits noms patronymiques donnaient galement naissance un droit de marque de common law.

“En France, si l’on excepte le cas particulier des marques dites ‘notoires’, protges au titre de l’Article 6bis de la Convention d’Union de Paris, le droit de marque s’acquire exclusivement par l’enregistrement.”

L’expert avait ensuite not que l’affaire aurait d tre soumise un tribunal franais. Il en va de mme en l’espce.

En effet, la Commission doit disposer d’lments lui permettant d’identifier la marque des Requrants comme marque notoirement connue. L’article 6bis note que cette reconnaissance doit provenir de “l’autorit comptente du pays de l’enregistrement ou de l’usage”. Aucune dmonstration de cette nature n’a t faite. Au contraire, la Commission note un dlai de quatre ans depuis le dpt des demandes d’enregistrement. La proprit de la marque si elle existe (Requrants ou ORBUS) n’est pas tablie non plus dans la preuve dpose par les Requrants.

En tenant compte de cet aveu et de la preuve dpose, la Commission conclut que la notorit de la marque non enregistre n’a pas t dmontre. La Commission ne peut donc pas conclure en faveur des Requrants sur ce premier lment.

Il n’est pas ncessaire de poursuivre l’analyse, mais la Commission tient nanmoins souligner qu’elle n’aurait eu aucune hsitation conclure que les Requrant sont dmontr l’absence d’intrt lgitime du Dfendeur aux noms de domaine et que les Dfendeurs ont enregistr et utilis les noms de domaine de mauvaise foi au sens du paragraphe4(b) des Principe directeurs.

La prsente dcision ne porte aucunement atteinte aux droits des Requrants d’intenter une procdure judiciaire concernant les noms de domaine litigieux.

 

7. Dcision

Pour les raisons nonces ci-dessus, la Commission administrative dcide que les Requrants n’ont pas dmontr qu’ils sont titulaires de la marque SKYBLOG.

En consquence, conformment au paragraphe4(i) des Principes directeurs et 15des Rgles, la Commission rejette la plainte.


Daniel J. Gervais
Expert Unique

Le 20dcembre2006


1 Il en irait vraisemblablement autrement si les dfendeurs avaient pu dmontrer une utilisation antrieure (voir Les ditions en Direct contre Monsieur Mickael Query, Litige OMPI nD2002–0464).

2 [1992] 3 R.C.S. 120.

3 JO CE nL 40 du 11.2.1989, p. 1; rectificatif : JO CE nL 207 du 19.7.1989, p. 44.

4 C-375/97 (“Chevy”).

5 Annuaire1991/I, pages 271 - 273 Q100.

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/d2006-0894.html

 

:

 


 

:


ArtStyle Group

!

, , .

, .