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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Edipresse Hymsa, S.A. v. F9-Soft, S.L.

Caso No D2006-0940

 

1. Las Partes

La Demandante es Edipresse Hymsa, S.A., Barcelona, Espaa, representada por Josep Carbonell Callic, Barcelona, Espaa.

La Demandada es F9-Soft, S.L., Madrid, Espaa, representada por Gonzalo Fernndez Pieiro, Pontevedra, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <lecturas.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 24 de julio de 2006, por correo electrnico y el 26 de juliode2006 por correo urgente. El Centro envi a Network Solutions, LLC, va correo electrnico, una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 25y27de julio de 2006, Network Solutions envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la entidad que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tcnico y de facturacin.

En respuesta a una notificacin de deficiencia de la demanda, con respecto al idioma del procedimiento y al envo de una copia completa a la Demandada, la Demandante envo su respuesta al respecto con fecha 14 y 18 de agosto de 2006 respectivamente.

El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el22deagosto de 2006. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 11 de septiembre de 2006. La Demandada contest a la Demanda el 12 de septiembre de 2006.

El Centro nombr a Alberto Bercovitz como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 28 de septiembre de 2006, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. ElExperto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma del procedimiento es el espaol.

 

4. Antecedentes de hecho.

La Demandante es la sociedad Edipresse Hymsa, S.A. (anteriormente denominada El Hogar y la Moda, S.A.). Esta sociedad se dedica a la edicin de revistas, entre las que se encuentra la revista del llamado “sector del corazn” denominada Lecturas.

La entidad Demandante es titular registral de las marcas espaolas

- N 59.366 LECTURAS (clase 16) solicitada el 30 de abril de 1925;

- N 1.079.938 LECTURAS (clase 16) solicitada el 2 de octubre de 1984;

- N 1.081.321 LECTURAS (clase 16) solicitada el 2 de octubre de 1984;

- N 1.139.504 LECTURAS DEL DOMINGO (clase 16) solicitada el 18demarzode 1986;

- N 1.620.674 LECTURAS SUPLEMENTO SEMANAL CON MIL IDEAS (clase 16) solicitada el 28 de febrero de 1991;

- N 1.620.675 MIL IDEAS DE LECTURAS (clase 16) solicitada el 28defebrerode 1991;

- N 1.620.676 LECTURAS CON MIL IDEAS (clase 16) solicitada el 28defebrero de 1991;

- N 1.620.677 LECTURAS Y SUS MIL IDEAS (clase 16) solicitada el 28defebrero de 1991,

- N 1.664.787 LECTURAS DE LA TELE (clase16) solicitada el 31deoctubrede1991;

- N 2.052.772 LECTURAS COCINA FACIL (clase 16) solicitada el 17deoctubrede 1996; y

- N 2.052.773 COCINA FACIL LECTURAS (clase 16) solicitada el 17deoctubrede 1996.

Todas estas marcas se encuentran actualmente en vigor.

La revista Lecturas de la Demandante es una publicacin muy conocida en Espaa.

La Demandada es la sociedad F-9 Soft, S.L. cuyo objeto social consiste en “el desarrollo de programas informticos, material y accesorios informticos”. La Demandada registr el nombre de dominio <lecturas.com> en el ao 1997.

Bajo el nombre de dominio impugnado, <lecturas.com> tan solo cuelga una pgina web vaca en la que aparece la informacin: “Servidor privado” (Private Server) E-Mail: “webmaster@f9-soft.com”. La Demandada no ha probado que la pgina web haya tenido contenido alguno desde su registro en 1997.

 

5. Alegaciones de las partes

A. Demandante

La Demandante afirma:

- La entidad demandante es titular registral de las marcas espaolas n 59.366 LECTURAS (clase 16) solicitada el 30 de abril de 1925; n 1.079.938 LECTURAS (clase 16) solicitada el 2 de octubre de 1984; n 1.081.321 LECTURAS (clase 16) solicitada el 2 de octubre de 1984; n 1.139.504 LECTURAS DEL DOMINGO (clase 16) solicitada el 18 de marzo de 1986; n1.620.674 LECTURAS SUPLEMENTO SEMANAL CON MIL IDEAS (clase 16) solicitada el 28 de febrero de 1991; n 1.620.675 MIL IDEAS DE LECTURAS (clase 16) solicitada el 28 de febrero de 1991; n 1.620.676 LECTURAS CON MIL IDEAS (clase 16) solicitada el 28 de febrero de 1991; n 1.620.677 LECTURAS Y SUS MIL IDEAS (clase 16) solicitada el 28 de febrero de 1991, n 1.664.787 LECTURAS DE LA TELE (clase 16) solicitada el 31 de octubre de 1991; n 2.052.772 LECTURAS COCINA FACIL (clase 16) solicitada el 17 de octubre de 1996; y n 2.052.773 COCINA FACIL LECTURAS (clase 16) solicitada el 17 de octubre de 1996. Todas estas marcas se encuentran actualmente en vigor. La entidad demandante es tambin titular de los nombres de dominio <lecturas.es>, <lecturas.com.es>, <lecturas.tv>, , <lecturasdecoracion.com>,<lecturasdecoracion.es> ,<lecturasmoda.com>,<lecturamoda.es>, <lecturascocina.com> y <lecturascocina.es>.

- La revista Lecturas, publicada por primera vez en 1921 por la Demandante, goza de una gran tradicin, implantacin y conocimiento en el mercado espaol, siendo una de las publicaciones del llamado “sector del corazn” de mayor tirada en nuestro pas. Por ello, la marca LECTURAS goza de un evidente renombre, siendo conocida e inmediatamente asociada con la Demandante. El alto grado de conocimiento de la marca LECTURAS en el mercado espaol ha sido posible gracias a las diversas campaas publicitarias y a las grandes inversiones realizadas por la Demandante a lo largo de su larga trayectoria profesional en el mundo de la prensa del corazn y del periodismo en general.

- Existe una identidad absoluta entre el nombre de dominio <lecturas.com> registrado por la Demandada y las marcas notorias LECTURAS de las que es titular la Demandante y que son anteriores al registro del nombre de dominio. Esta identidad implica que el consumidor final pueda confundirse respecto del origen empresarial.

- La Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. La Demandada no es titular de ningn registro marcario en relacin con la denominacin lecturas. Adems, actualmente bajo el nombre de dominio impugnado tan solo cuelga una pgina web vaca. Por otra parte, la actividad de la Demandante, el desarrollo de programas informticos, no tiene ninguna relacin con el vocablo lecturas.

- La Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe. La intencin de la Demandada no ha sido nunca hacer un uso legitimo del mismo sino obstaculizar el acceso de la Demandante al nombre de dominio que coincide con su marca registrada, as como atraer al consumidor hacia su propio negocio. Esto es evidente si se tiene en cuenta que:

- El registro del nombre de dominio se produjo en 1997 y nueve aos despus la pgina web sigue inactiva. Tan slo aparece en la web el mail de la Demandada.

- La marca LECTURAS es una marca notoria e incluso renombrada en el mercado espaol espaol por lo que es palmario que la Demandante no ha elegido este nombre de dominio al azar, sino con la intencin de aprovecharse de la reputacin ajena y con el fin de impedir que la Demandante pueda hacer uso efectivo del nombre de dominio.

- La Demandada es asimismo titular del nombre de dominio <revilla.com> sobre el que tampoco ostenta inters ni derecho alguno y que tambin se corresponde con otra marca renombrada en Espaa y registrada a favor de un tercero.

- La Demandante advirti a la Demandada, mediante requerimiento, de sus derechos marcarios sobre la denominacin Lecturas que fue rechazado de plano por la Demandada.

La Demandante termina su escrito solicitando se dicte resolucin por la que el nombre de dominio <lecturas.com> sea transferido a la parte Demandante.

B. Demandada

La Demandada alega en su defensa:

- Resulta evidente que la palabra “lecturas” utilizada en el nombre de dominio <lecturas.com> es idntica a la denominacin de la marca registrada por la Demandante.

- La Demandada tiene evidentes derechos e intereses legtimos sobre el nombre de dominio dado que lo registr para un proyecto de explotacin del fenmeno del libro electrnico en Internet directamente relacionado con el vocablo “lecturas”. Si el nombre de dominio permanece temporalmente inactivo se debe a que no ha llegado el momento comercial oportuno para su aprovechamiento. La empresa tuvo una experiencia anterior con el alquiler de software mediante Internet para el que registr el nombre de dominio <alquisoft.com> que constituy un estrepitoso fracaso. Por lo que decidi esperar para lanzar el nuevo proyecto de libro electrnico a la popularizacin de este tipo de productos. Adems, la palabra “lecturas” es una palabra comn en el lenguaje espaol y otras compaas trabajan con denominaciones similares.

- El nombre de dominio no ha sido registrado ni se utiliza de mala fe. Esto es evidente si se tiene en cuenta que:

- La exigua prueba aportada por la Demandante no acredita la notoriedad de la marca LECTURAS.

- La Demandada es una empresa constituida en Vigo en el ao 1995 y en el ao 1996 present su producto informtico “Paquete Integrado de Gestin Comercial, Contabilidad, Cobros y Pagos”. La Demandada ha informatizado hasta la fecha cerca de medio millar de pequeas y medianas empresas en todo el territorio nacional.

- La denominacin “lecturas” es genrica por lo que carece de carcter distintivo.

- La Demandada no ha intentado, en ningn momento, vender o ceder el nombre de dominio a la Demandante ni a competidor alguno.

- El registro del nombre de dominio no se ha realizado con el fin de impedir al titular de la marca su registro como nombre de dominio. La ausencia de toda competencia entre Demandante y Demandada pone de manifiesto que no se ha registrado el nombre de dominio con la intencin de perturbar la actividad de aquella.

- El hecho de que en la pgina web a la que conduce el nombre de dominio aparezca la direccin de correo de la Demandada no supone que haya habido intencin de atraer hacia el negocio de sta a los posibles clientes de la Demandante. Este correo electrnico se utiliza solo para contactos tcnicos o solucin de problemas a usuarios internos y adems existe una total disparidad entre los potenciales clientes de la Demandante y la Demandada.

- El hecho de que la pgina web a la que se accede a travs del nombre de dominio est vaca es la mejor prueba de que no hay intencin de atraer a los clientes de la Demandante. No se puede atraer a clientes si no existe una oferta comercial. Y por esta misma razn no puede darse confusin con los productos o servicios de la Demandante.

- Existen un buen nmero de antecedentes de resoluciones del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI que pueden servir de precedentes a este caso, pues en todos ellos se trataba de la utilizacin en el nombre de dominio de palabras sencillas y genricas. En todos estos casos se deneg la demanda por entender los Expertos que, cuando menos, no se haba podido demostrar la mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio.

- La Demandada registr el nombre de dominio <revilla.com> por tratarse de un nombre toponmico correspondiente a un pueblo de Espaa. No existe pues una pauta de conducta que pueda fundamentar una actuacin de mala fe de la Demandada. De hecho, la Demandada nunca ha enturbiado la actividad de otras empresas y nunca antes haba tenido ninguna queja.

- El tiempo transcurrido entre el conocimiento de registro y la presentacin de la demanda pone de manifiesto que la Demandante ha consentido la coexistencia de su marca y actividad con el registro del nombre de dominio por parte de la Demandada.

La Demandada solicita la desestimacin de la demanda.

 

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables.

El prrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisin de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Poltica y en el propio Reglamento y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn nacionalidad y domicilio de la Demandante y la Demandada son de especial atinencia, junto con las reglas de la Poltica, las leyes y principios del Derecho nacional espaol.

B. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la Demanda contenidos en el prrafo 4.a) de la Poltica

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin.

La Demandante ha demostrado que es titular de las marcas espaolas n 59.366 LECTURAS (clase 16) solicitada el 30 de abril de 1925; n 1.079.938 LECTURAS (clase 16) solicitada el 2 de octubre de 1984 y n 1.081.321 LECTURAS (clase 16) solicitada el 2 de octubre de 1984. Todas estas marcas estn en vigor.

Es evidente que el nombre de dominio <lecturas.com> es idntico a las marcas de la Demandante que han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro del nombre de dominio.

La nica diferencia existente entre el nombre de dominio y las marcas consiste en la adicin del gTLD “.com”, pero es bien sabido que esta adicin es irrelevante a los efectos de establecer la identidad (The Coca-Cola Company v. Nelitalida, S.L., Caso OMPI ND2005-1139; Casino de Perelada, S.A, Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A. v. Montera 33, S.L. Caso OMPI ND2002-0830; Torell Llopart, S.A. v. Alejandro Torell Sibill, Caso OMPI ND2005-1353).

Se cumple, pues, el primero de los extremos de “la Poltica”.

Derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio.

De las alegaciones de la Demandante y de la prueba aportada se desprende que la Demandada no tiene ninguna licencia o relacin contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca LECTURAS o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningn momento ha recibido autorizacin de la demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <lecturas.com>. Por el contrario, la Demandante ha requerido a la Demandada para que renunciara al citado nombre de dominio.

Por otra parte, la actividad de la Demandada, el desarrollo de programas informticos, no guarda ninguna relacin directa con la denominacin “lecturas” y tampoco existe ninguna vinculacin entre la denominacin “lecturas” y el nombre por el que es conocida la Demandada.

Sostiene la Demandada que eligi este nombre de dominio, que incluye un trmino genrico, para un proyecto de explotacin del fenmeno del libro electrnico en Internet, si bien no puso en prctica este proyecto al haber fracasado estrepitosamente otro proyecto similar iniciado con anterioridad por la empresa debido a la falta de popularizacin de este tipo de productos. Pero lo cierto es que la Demandada en ms de nueve aos no ha ofrecido los servicios que menciona y la pgina web permanece al da de hoy vaca. Por otra parte, la entidad Demandada no ha aportado ni un slo principio de prueba que permita acreditar, lo cual sera muy fcil, los intereses profesionales que justificaran el haber solicitado el nombre de dominio. Tampoco ha probado la Demandada que la pgina web haya tenido contenido en algn momento del perodo de tiempo comprendido entre la fecha del registro y la de esta Resolucin. En este punto, hay que tener presente que cuando las alegaciones de mala fe de la Demandante no son insustanciales, el Panel debe exigir una prueba persuasiva del inters legtimo y del uso y registro de buena fe (The Coca-Cola Company v. Nelitalia, S.L., Caso OMPI ND2005-1139; Bankinter, S.A. v. Daniel Moncls Prez,Caso OMPI ND2000-0483).

Finalmente, no puede admitirse en este caso que exista derecho o inters legtimo en razn de una supuesta extemporaneidad de la Demandante para iniciar el procedimiento. No se puede negar que el retraso en el ejercicio de los Derechos tiene una clara relevancia a la hora de decidir sobre la titularidad del nombre de dominio. Aunque la Poltica nada establece en este sentido, la llamada “prescripcin por tolerancia” se recoge en el artculo 9 de la Primera Directiva Comunitaria de Marcas (89/104 CE) y en el artculo 52 de la nueva Ley espaola de Marcas (Estudios Universitarios Superiores de Andaluca, S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI NDES2006-0005). Sin embargo, para que el retraso en el ejercicio de los derechos pueda ser relevante debe ir acompaada de un uso efectivo por parte del demandado. Y este es el extremo que falta en el presente caso. La pgina web a la que se accede a travs del nombre de dominio no ha tenido ningn contenido a lo largo de estos nueve aos.

As pues, hay que concluir que la Demandada, segn los datos que constan en el expediente, no tiene derecho o inters legtimo sobre el nombre de dominio <lecturas.com>.

Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la marca LECTURAS de la Demandante es una marca notoria, e incluso renombrada, en el mercado espaol, es decir que es conocida con carcter general por el gran pblico. La Demandante ha aportado una abundante prueba que acredita la amplia difusin de la marca con una media de 250.000 ejemplares vendidos al ao (Anexo VII). Asmismo, ha acreditado la Demandante la antigedad del uso de la marca (Anexos XI, XII, XIII y XIV). Debe adems sealarse que el Experto tiene conocimiento de la notoriedad e incluso renombre de la marca LECTURAS.

Por consiguiente, hay una base slida para considerar que la Demandada, que tiene su domicilio en Espaa, tena perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su notoriedad, e incluso renombre, al inscribir el nombre de dominio.

Por ello, es de aplicacin a este caso la doctrina reiterada por los Panelistas en diversos casos sometidos a ellos, segn la cual en el caso de marcas notorias o renombradas, el registro de un nombre de dominio confundible con dicha marca se considera siempre hecho de mala fe pues se presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca (Banco espaol de Crdito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Tave, Caso OMPI ND2000-0018; The Coca-Cola Company v. Nelitalia, S.L., Caso OMPI ND2005-1139; Bankinter, S.A. v. Daniel Moncls Prez, Caso OMPI ND2000-0483; y Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafn Rodrguez Rodrguez, Caso OMPI ND2001-1183.

Siendo esto as y faltando en este caso todo inters legtimo para el registro, no parece dudoso que el registro del dominio no fue casual sino que con toda probabilidad se hizo de mala fe.

A esto hay que aadir que la pgina web a la que se accede a travs del nombre de dominio ha permanecido vaca desde su registro hace nueve aos. Es decir, la Demandada no ha utilizado nunca la pgina para ofrecer sus servicios, ni ha probado la realizacin de ningn preparativo serio para la oferta de servicios para la que, segn la propia Demandada, registr el nombre de dominio. De hecho cabe afirmar que la Demandada lleva nueve aos sin hacer uso del nombre de dominio para ofrecer ningn tipo de servicio. No parece razonable registrar nombres de dominio para no utilizarlos durante periodos de tiempo muy prolongados.

Parece, pues, claro que la actuacin de la Demandada equivale a mantener el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca (Bankinter, S.A. v. Daniel Moncls Prez, Caso OMPI ND2000-0483). Hay que recordar que el no uso del nombre de dominio constituye una forma de uso en la medida en que se utiliza el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca (Transportes y Distribucin, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso Caso OMPI ND2002-1088; y Dermofarm, S.A. v. Pedro Jos Casado Ferreira, Caso OMPI ND2004-0833).

Alega la Demandada que la denominacin “lecturas” es genrica por lo que carece de carcter distintivo. No es cierto que la marca LECTURAS sea genrica. Si fuera genrica no podra estar protegida como marca puesto que la regulacin del Derecho de Marcas en Espaa siempre ha establecido la prohibicin absoluta de registro de las marcas genricas (esta prohibicin estaba en el antiguo Estatuto sobre Propiedad Industrial, en la Ley de Marcas de 1988 y en la vigente Ley de Marcas de 2001). Por ello, si la Oficina Espaola de Patentes y Marcas concedi el registro de la marca LECTURAS fue porque consider que no era genrica para distinguir revistas y publicaciones. Adems, el carcter notorio, e incluso renombrado, de la marca LECTURAS refuerza el carcter distintivo de la misma (Bankinter, S.A. v. Daniel Moncls Prez, Caso OMPI ND2000-0483). Precisamente porque estamos ante una marca notoria y renombrada es por lo que no son de aplicacin ninguna de las resoluciones que cita la Demandada en su contestacin.

A todo esto hay que aadir un dato significativo, como es que la Demandada es titular de otro nombre de dominio que coincide con una marca renombrada en Espaa. Se trata del nombre de dominio <revilla.com> que coincide con la marca REVILLA ampliamente conocida en Espaa. Alega la Demandada que solicit el nombre de dominio <revilla.com> sin intencin alguna de daar al titular de la marca sino simplemente porque constitua el nombre de un pueblo de Espaa. Sin embargo, no deja de llamar la atencin que entre los cientos de nombres de pueblos espaoles, la Demandada haya tenido que elegir precisamente aquel que coincide con una marca renombrada en este pas. Adems, es tambin significativo que los nombres de dominio <lecturas.com> y <revilla.com> fueran registrados al mismo tiempo. Una actuacin de este tipo denota la existencia de mala fe en el registro, pues no se intuye que la Demandada tenga ninguna relacin con las empresas titulares de estas marcas (Transportes y Distribucin, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI ND2002-1088).

Finalmente, alega la Demandada que el tiempo transcurrido entre el conocimiento de registro y la presentacin de la demanda pone de manifiesto que la Demandante ha consentido la coexistencia de su marca y actividad con el registro del nombre de dominio por parte de la Demandada. Como ya se ha sealado con anterioridad al analizar la falta de inters legtimo, el retraso por la Demandante en el ejercicio de sus derechos habra sido relevante si durante el tiempo transcurrido, la Demandada hubiera llevado a cabo algn tipo de uso del nombre de dominio relacionado con la oferta de sus servicios En ese caso el retraso jugara en contra del titular de la marca puesto que el tiempo transcurrido ha sido mucho. Pero al no haber hecho la Demandada uso alguno del nombre de dominio la situacin no puede resolverse sino a favor de la Demandante.

Todo ello pone de manifiesto que el registro y el uso del nombre de dominio <lecturas.com> se ha realizado de mala fe.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con los prrafos 4.i) de la Poltica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <lecturas.com> sea transferido a la Demandante.


Alberto Bercovitz
Experto nico

Fecha: 12 de octubre de 2006

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/d2006-0940.html

 

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