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Centre darbitrage et de mdiation de lOMPI

DCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Socit Franaise du Radiotlphone - SFR Contre Sylvain Andrieu-Guitrancourt

Litige nD2007-0084

 

1. Les parties

Le requrant est la Socit Franaise du Radiotlphone - SFR, Paris, France, reprsent par le Cabinet Vidon, Rennes, France.

Le dfendeur est Sylvain Andrieu-Guitrancourt, Shanghai, Chine.

2. Noms de domaine et unit d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <sfr-box.com> et <sfrbox.com>.

L’unit d’enregistrement auprs de laquelle les noms de domaine sont enregistrs est Schlund + Partner AG, Karlsruhe, Allemagne.

3. Rappel de la procdure

Le 23janvier2007, une plainte a t dpose lectroniquement par la Socit Franaise du Radiotlphone - SFR auprs du Centre d’arbitrage et de mdiation de l’Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (ci-aprs dsign le “Centre”).

Le 25janvier2007, le Centre a adress une requte l’unit d’enregistrement auprs de laquelle les noms de domaine en litige ont t enregistrs, Schlund + Partner, aux fins de vrification des lments du litige, tels que communiqus par le requrant.

Le 26janvier2007, l’unit d’enregistrement a confirm l’ensemble des donnes du litige.

Le 31janvier2007, le Centre a vrifi que la plainte rpondait bien aux Principes directeurs rgissant le Rglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprs dnomms “Principes directeurs”), aux Rgles d’application des Principes directeurs (ci-aprs dnommes les “Rgles d’application”), et aux Rgles supplmentaires de l’OMPI (ci-aprs dnommes les “Rgles supplmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prcits.

Le 31janvier2007, le Centre a reu une copie de la plainte sur support papier.

Le 31janvier2007, conformment au paragraphe 4(b) des Rgles d’application, le Centre notifie le requrant que sa plainte est affecte du vice suivant:

“[…] il s’est avr qu’au paragraphe “VIII. For” dans la dernire phrase vous faites rfrence au nom de domaine <sfr-box.fr>. […]”

Le 31janvier2007, vitant ainsi l’extinction prescrite par le paragraphe 4(b) des Rgles d’application, le requrant remdie ce vice par un courriel indiquant :

“Nous vous confirmons par le prsent e-mail qu’une erreur s’est glisse dans le paragraphe“VIII. For”.

Ainsi, la dernire phrase retenir pour ce paragraphe est la suivante :

“Le choix du for est le mme pour chaque nom de domaine, objet de la plainte, soit pour le nom de domaine sfrbox.com’ et pour le nom de domaine ‘sfr-box.com’.”

Le 31janvier2007, conformment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rgles d’application, une notification de la plainte valant ouverture de la prsente procdure administrative a t adresse au dfendeur.

Le 20fvrier2007, le dfendeur a fait parvenir sa rponse, l’intrieur des dlais prescris par le paragraphe 5(a) des Rgles d’application.

Le 6mars2007, le Centre adressait aux parties un avis de nomination de HuguesG.Richard comme expert unique dans le prsent litige.

La Commission administrative constate qu’elle a t constitue conformment aux Principes directeurs et aux Rgles d’application. Elle a adress au Centre une dclaration d’acceptation et une dclaration d’impartialit et d’indpendance, conformment au paragraphe 7des Rgles d’application.

Le requrant ayant rdig sa plainte en franais et le dfendeur y ayant rpondu dans cette langue, la Commission administrative l’adopte pour la dcision, en application du pouvoir qui lui est confr par l’article 11(a) des Rgles d’application.

4. Les faits

Parce que non contest par le dfendeur, le contenu des dclarations suivantes du demandeur, lorsqu’il porte sur des faits, est tenu pour avr.

Dclarations soumises l’appui des exigences du paragraphe 4a) i) des Principes directeurs:

1. “En deux dcennies, SFR s’est affirme non seulement comme une marque choisie par plus de 17millions de clients, mais galement comme une entreprise part entire : conomiquement performante, attentive satisfaire ses clients et valoriser ses collaborateurs, thiquement responsable, l’coute de l’ensemble de ses publics.

“Alors que le tlphone portable devient aujourd’hui terminal universel et mdia part entire, la vocation de SFR est d’inventer les services qui rendent les individus, les entreprises et la socit plus mobiles, plus proches, mieux informs, ouverts sur le monde.

“Plus qu’un oprateur de tlphonie mobile, son ambition est d’tre un oprateur crateur de mobilit au sens le plus large du terme. SFR est le 2me oprateur de tlphonie mobile en France avec plus de 17,5millions de clients (dont 2millions de clients exclusivement 3G) et 35,8% de part de march (octobre2006). Son chiffre d’affaires s’levait 8,6milliards d’euros en2005.

Un rseau de distribution dynamique et innovant (prs de 700espaces SFR dans toute la France,5000points de vente SFR en France), un service client performant (avec quelque7000chargs de clientle qui gre la relation client de bout en bout), un rseau de qualit, une politique de dveloppement des nouveaux usages et d’innovation constante (1er oprateur lancer la 3G et la 3G+), etc. sont autant d’atouts qui caractrisent SFR.”

2. “Le Requrant utilise ses marques -exclusivement ou notamment composes du sigle SFR- essentiellement en France et en Europe avec une notorit mondiale du fait des accords de roaming et est titulaire d’environ 430marques franaises. Le Requrant est aussi titulaire d’une dizaine de marques protges dans divers pays du monde, tats-Unis et Royaume-Uni principalement mais aussi de quelques marques communautaires valables dans l’ensemble des pays de l’Union Europenne ainsi que de 2marques internationales dsignant divers pays du monde (cf extraits de base de donnes de marques “THOMSON COMPUMARK” [annexe 4].

Le Requrant utilise essentiellement sa marque SFR en France et en Europe avec une notorit mondiale du fait des accords de roaming et pour toutes ses activits de tlphonie (produits, radiotlphones notamment et services, services de radiotlphonie, notamment).”

3. “Les marques sur lesquelles la prsente plainte est plus particulirement fonde sont les suivantes :

- la marque internationale “SFR” n643842du 2aot1995dsignant les classes 9, 35et 38;

- la marque internationale “SFR le monde sans fil est vous” n635603du 27janvier1995dsignant les classes 9, 35et 38;

- la marque communautaire “SFR” n004648309du22septembre2005dsignant les classes 9, 38, 41et 42;

- la marque communautaire “SFR le choix des internationaux” n001880061du 19septembre2001dsignant les classes 9, 16, 35, 38, 41et 42

et

- la marque franaise “SFR” n 003071323du 15dcembre2000dsignant les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41et 42.

La copie des certificats d’enregistrement ou publication de ces marques est jointe aux prsentes [annexe 5]. ”

4. La plainte est galement base sur la dnomination sociale “SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR” et le nom commercial “SFR” rgulirement inscrits auprs du Registre du Commerce et des Socits de Paris sous le n RSC B 403106537depuis le 14dcembre1995(copie d’un extrait K-Bis galement jointe en annexe 5). ”

5. “Le Requrant est par ailleurs titulaire de nombreux autres noms de domaine composs du terme ‘sfr(-)box, notamment’ :

- <sfrbox.fr>

- <sfrbox.net>

- <sfrbox.mobi>

- <sfr-box.fr>

- <sfr-box.net>

- <sfr-box.mobi>

mais galement de nombreux noms de domaine composs du nom ‘SFR’ seul ou associ un autre terme, notamment :

- <sfr.com>

- <sfr.net>

- <sfr.fr>

- <sfr.mobi>

- <sfr-3gplus.fr>

- <sfr-3gplus.com>

- <sfr-adsl.fr>

- <sfr-adsl.net>

- <sfr-adsl.com>

- <sfr-billetterie.fr>

- <sfr-billetterie.com>

- <sfr-cegetel-vodafone.fr>

- <sfr-cegetelvodafone.fr>

- <sfr-connect.fr>

- <sfr-connexion.fr>

- <sfr-connexion.net>

- etc...

Une copie des recherches effectues dans la base de donnes WHOIS SERVER Version 1.3sur l’ensemble de ces noms de domaine le 9janvier2007est jointe [annexe6].”

6. “Le sigle SFR est en outre notoire en France ds lors que la socit SFR est le 2me oprateur de tlphonie mobile sur le territoire franais. Or cette notorit ne pouvait pas tre ignore du Dfendeur, d’autant que ce dernier est lui-mme de nationalit franaise et qu’ l’poque de l’enregistrement des noms de domaine, il rsidait encore en France (adresse pralablement indique sur les bases de donnes WHOIS tait en effet : Sylvain ANDRIEU-GUITRANCOURT […….] L’Etang la Ville, voir [Annexe 2-bis]).

“En tout tat de cause, la notorit de la socit de droit franais SFR dpasse les frontires franaises du fait de son activit transfrontire (accords de roaming) et comme en attestent ses enregistrements de marques valables dans d’autres pays du monde, dont la Chine (lieu de rsidence actuel du Dfendeur la plainte).”

Dclarations soumises l’appui des exigences du paragraphe 4a) ii) des Principes directeurs:

7. “Le Requrant certifie que le Dfendeur n’a aucun droit ni aucun intrt lgitime utiliser sa propre marque dpose “SFR”. Le Dfendeur n’est pas et n’a jamais t licenci de la socit requrante et il n’a jamais t autoris par le requrant utiliser ses marques SFR.”

Dclarations soumises l’appui des exigences du paragraphe 4a) iii) des principes directeurs:

8. “En effet, au moment de leur enregistrement (juin2006), le dtenteur de ces noms de domaine, qui est - rappelons le - de nationalit franaise et qui, au moment de l’enregistrement des deux noms de domaine contests rsidait encore en France- ne pouvait pas ignorer l’existence du 2me oprateur de tlphonie mobile franais SFR et ne pouvait pas ignorer non plus que le mot “box” est communment utilis dans le domaine des tlcommunications.”

9. “Il est impossible que le Dfendeur n’ait pas eu connaissance des marques et du nom commercial de la socit SFR au moment de l’enregistrement des deux noms de domaine contests, d’autant que la notorit de la socit SFR et de ses marques dpasse les frontires franaises avec notamment un dpt international revendiquant une protection dans plus de 20pays, dont la Chine (lieu de rsidence actuel du dfendeur).”

5. Argumentation des parties

A. Requrant

Le requrant soutient :

En relation avec le paragraphe 4a) i) des principes directeurs, que:

1. “Les noms de domaine ‘sfrbox.com’ et ‘sfr-box.com’ prtent indniablement confusion avec les nombreuses marques antrieures “SFR” du Requrant de mme qu’avec sa dnomination sociale ou son nom commercial ‘SFR’ en ce que ces 2noms de domaine contests sont composs en attaque de la combinaison des mmes 3lettres distinctives S-F-R.”

2. “La juxtaposition du terme ‘BOX’ au sigle ‘SFR’ dans les noms de domaine en cause ‘sfrbox.com’ et sfr-box.com’ n’attnue en rien le risque de confusion. Eneffet, le terme ‘box’ est un terme dpourvu de caractre distinctif dans le domaine des tlcommunications puisqu’il signifie ‘appareil de tlcommunication permettant d’avoir accs diffrents services (tlvisionnumrique, appels illimits et essentiellement internet haut-dbit)’. Ceterme est d’ailleurs largement utilis par tous les oprateurs dans cette acception.

“Ainsi, le sigle SFR demeure prdominant dans les noms de domaine contests et le risque de confusion avec les marques, dnomination sociale et nom commercial du Requrant est d’autant plus grand qu’aujourd’hui tous les oprateurs de tlphonie proposent leur propre ‘box’.

“Ds lors il est certain qu’un internaute en tapant les noms de domaine ‘sfrbox.com’ et ‘sfr-box.com’ pensera qu’il visite les sites officiels de l’oprateur de tlphonie mobile franais SFR, sites consacrs son modem de tlcommunications.

“Un tel risque de confusion ne saurait tre tolr par le Requrant. Il constitue un parasitisme manifeste sa notorit, trs prjudiciable son image de marque.”

En relation avec le paragraphe 4a) ii) des principes directeurs :

Les prtentions que le Requrant rattache au paragraphe 4.a) ii) des principes directeurs sont rapportes au point 7de la partie 4(Les faits), puisqu’elles n’ont pas t contestes par le dfendeur.

En relation avec le paragraphe 4.a) iii) des principes directeurs, que:

3. “Le Requrant soutient que les noms de domaine ‘sfrbox.com’ et ‘sfr-box.com’ ont t enregistrs de mauvaise foi.”

4. “La combinaison de ces deux termes ‘SFR’ et ‘BOX’ dans un mme nom de domaine portera invitablement l’internaute croire que le site qui y est associ est celui de la clbre SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR.”

5. “La notorit de la marque ‘SFR’ a d’ailleurs prcdemment t reconnue par le Centre de Mdiation et d’Arbitrage (Socit Franaise du Radiotlphone SFR c. Modern Limited – Cayman Web Development, WIPO Cas nD2004-0385et SFR c. DLI Dale Miller, WIPO Cas nD2002-0425).”

6. “En outre, le Dfendeur ne semble pas tre connu sous les noms de domaine en cause : les adresses ‘sfrbox.com” et “sfr-box.com’ ne renvoient en effet qu’ un site en cours de construction dont la seule page est jointe aux prsentes [annexe7]. Or il a t prcdemment jug par le Centre de Mdiation et d’Arbitrage que la passivit du Dfendeur pouvait tre considre comme une preuve de sa mauvaise foi (Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, WIPO Cas nD2000-0003et Atlantic Recording Corporation c. Paelle International, WIPO Cas nD2001-0065).”

7. “Enfin, la correspondance entre les parties prcdant le dpt de la plainte afin de tenter une rtrocession amiable des noms de domaine concerns (dont une copie est jointe [annexe 1]) laisse penser que le Dfendeur serait prt transfrer les deux noms de domaine contests, moyennant un ddommagement largement plus important que les seuls frais lis leur rservation. Cette donne renforce encore la mauvaise foi du Dfendeur en ce qu’il serait prt cder les deux noms de domaine moyennant une contrepartie financire qu’il espre importante venant d’un oprateur de tlcommunications aussi notoire que SFR.”

“En d’autres termes, il est manifeste que la rservation des noms de domaine en question a t faite dans un but purement parasitaire, spculatif et de chantage la rtrocession.”

“Dans cette correspondance (notamment e-mail du 4dcembre2006), le Dfendeur indique que le choix des noms de domaine en cause aurait t effectu en raison du raccourci pour “San Francisco Juke Box”. Or, il est unanimement reconnu que l’abrviation usuelle de la ville amricaine de SAN FRANCISCO est “Frisco” et non “SFr” (voir extrait du glossaire de la terminologie toponymique) [annexe8]. Cet lment participe encore dmontrer la mauvaise foi du Dfendeur.”

B. Dfendeur

Le dfendeur soutient :

En relation avec le paragraphe 4a) i) des principes directeurs, que:

1. “les noms de domaine en litige “ont t enregistrs le 2juin2006dans le cadre d’un projet de site internet communautaire consacr l’actualit musicale et aux vnements musicaux organiss dans la ville de San Francisco, Californie, tats-Unis. […] dont une premire version est prvue pour la mi-avril2007. Lacration de ce site se fait titre personnel, et avec la collaboration de M.PierreLapointe, rsidant dans la baie de San Francisco. Une quipe de 4personnes a t constitue pour mener bien le projet. Les noms de domaines ont t rservs en “.com” puisqu’il s’agit l de la terminologie la plus adapte au public amricain et la plus utilise aux tats-Unis, contrairement, par exemple la terminologie en “.fr”, rserve un public franais.”

2. “Le choix du nom de domaine s’est fait de manire spontane, par la contraction entre les lettres “SFr” faisant rfrence la ville de San Francisco et “Box” faisant rfrence au juke-box. En effet, c’est en1889, San Francisco, que le premier jukebox a t cr par Louis Glass et William Arnold. Cet objet, symbole de la musique avait t plac dans le Palais Royale Saloon, dans la mme ville de San Francisco.”

3. “Lors de l’enregistrement des noms de domaine, une recherche d’antriorit effectue auprs de l’INPI et dans la base de donnes WHOIS SERVER n’a pas permis au dfendeur d’envisager un quelconque intrt port par SFR ou tout autre personne au 4nom commercial “SFr Box”. En effet, au moment du choix du nom donner au projet de site communautaire, aucune marque ou nom de domaine l’identique de “SFR(-)BOX” n’avait t dpos par le requrant ou tout autre personne.”

4. “De plus, le dpt de la marque ‘SFR BOX’ auprs de l’INPI et l’enregistrement des noms de domaines composs du terme “sfr(-)box” (sfrbox.fr, sfrbox.net, sfrbox.mobi, sfrbox.mobi, sfr-box.fr, sfr-box.net et sfr-box.mobi) n’ont t effectus par le requrant qu’entre le 26septembre et le 5dcembre2006, soit plusieurs mois aprs que le projet de site communautaire ‘SFr Box’ ait t initi et que les noms de domaines correspondants aient t dposs par le dfendeur.”

5. “De plus la socit ‘SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONIE’ n’a jamais exploit et n’exploite pas commercialement le nom ‘SFR BOX’. En effet, et malgr une notorit leve incontestable en France, pour sa marque ‘SFR’, la ‘SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE’ ne commercialise ce jour aucun produit ou service sous l’appellation ‘SFR BOX’.”

6. “Ainsi, l’absence d’utilisation commerciale de la marque ‘SFR BOX’ limite trs nettement le risque de confusion entre le site internet communautaire destin un public amricain (‘SFr Box’), et la trs clbre entreprise franaise ‘SFR’. Dslors qu’un internaute souhaite visiter le site officiel de l’oprateur de tlphonie mobile franais SFR, il est certain qu’il tapera ‘sfr.com’ ou ‘sfr.fr’ et non pas ‘sfrbox.com’ ou ‘sfr-box.com’.”

7. “Ce risque de confusion tant trs nettement limit, il ne constitue en rien un parasitisme manifeste la notorit du requrant. Ainsi, d’autres noms de domaines et sites internet ont d’ores et dj t crs, portant en partie les trois lettres S-F-R, tel que “sfr-inc.com “, “sfr-creations.com” ou encore “sfr-software.com” et ne prsentent pas de risque de confusion avec la trs clbre entreprise “SFR “, alors mme que les mots “inc”, “creations” ou encore “software” sont des termes dpourvus de caractre distinctif dans le domaine des tlcommunications, au mme titre que le mot “box”.”

8. […]“le mot “box” n’est nullement spcifique au domaine des tlcommunications, et peut tre utilis dans de nombreux domaines. Ainsi, le mot “box” est trs couramment utilis en anglais dans la vie quotidienne; ses applications sont nombreuses et varies : de la bote de chaussures l’abri pour automobile en passant par le botier disques compacts, le terme “box” dsigne gnralement un contenant.”

En relation avec le paragraphe 4a) ii) des principes directeurs, que:

9. “le dfendeur n’a effectivement aucun droit ni intrt lgitime utiliser la marque “SFR”, dpose par le requrant. Le dfendeur atteste qu’il n’est pas et n’a jamais t licenci de la socit requrante et il n’a jamais t autoris par le requrant utiliser ses marques SFR.”

“En revanche, le dfendeur rappelle qu’il n’est pas question du droit ou de l’intrt lgitime utiliser la marque dpose “SFR”, mais bien du droit sur les noms de domaine “sfrbox.com” et “sfr-box.com”, qui font l’objet de la plainte.”

10. “Il est tabli que le dfendeur a toujours souhait utiliser le ou les noms de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Ils’agit l du projet de communaut musicale sur internet, dont une premire version est prvue pour la mi avril2007. Une maquette du site internet du projet est d’ailleurs disponible l’adresse internet ‘http://www.sfrbox.com/workinprogress/’.”

11. “Il est tabli que le dfendeur fait un usage non commercial lgitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de dtourner des fins lucratives les consommateurs en crant une confusion ni de tenir la marque de produits ou de services en cause.”

12. “Afin d’accentuer cette volont de ne pas crer de confusion entre le site internet de communaut musicale ‘SFr Box’ et le site internet officiel de la clbre marque ‘SFR’, le dfendeur s’engage ds aujourd’hui faire apparatre sur le site un message indiquant aux internautes un lien vers le site officiel SFR. Ainsi, il est certain qu’un internaute en tapant les noms de domaine ‘sfrbox.com’ et ‘sfr-box.com’ sera inform de l’adresse URL du site officiel de SFR : ‘http://www.sfr.com ou http://www.sfr.fr’.”

En relation avec le paragraphe 4.a) iii) des principes directeurs, que:

13. “Le ou les noms de domaine ‘sfrbox.com’ et ‘sfr-box.com’ n’ont pas t enregistrs ou acquis aux fins de vendre, de louer ou de cder d’une autre manire l’enregistrement de ces noms de domaine au requrant, en tant que propritaire prsum de la marque de produits ou de services, ou un concurrent de celui-ci, titre onreux et pour un prix excdant le montant des frais que le dfendeur a dbourss en rapport direct avec ce nom de domaine. En effet, les noms de domaine ‘sfrbox.com’ et sfr-box.com ont t enregistrs aux fins de crer une communaut sur internet autour de l’actualit et des vnements musicaux de San Francisco. Une maquette du site internet du projet est d’ailleurs disponible l’adresse internet ‘http://www.sfrbox.com/workinprogress/’.”

14. “Le ou les noms de domaine “sfrbox.com” et “sfr-box.com” n’ont pas t enregistrs en vue d’empcher le requrant de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le dfendeur n’est pas coutumier d’une telle pratique. Cela aurait d’ailleurs t impossible puisque la marque “SFR BOX” a t dpos le 5dcembre2006, soit prs de 6mois aprs l’enregistrement des noms de domaines “sfrbox.com” et “sfr-box.com” par le dfendeur.”

15. “Le requrant (SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE) et le dfendeur (simple personne physique) ne sont absolument pas concurrents. Deplus, le ou les noms de domaine n’ont absolument pas t enregistrs par le dfendeur en vue de perturber les oprations commerciales du requrant.”

16. “Le ou les noms de domaine “sfrbox.com” et “sfr-box.com” n’ont pas t enregistrs par le dfendeur en vue de tenter sciemment d’attirer, des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en crant une probabilit de confusion avec la marque du requrant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou de l’espace Web du dfendeur ou d’un produit ou d’un service qui y est propos. La langue utilise pour le site communautaire “SFrBox” est de surcrot l’anglais, ce qui rduit d’autant le risque de confusion avec un site appartenant au requrant (SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE), cette socit ne proposant aucun service destination des rsidents nord-amricains.”

17. “Le 12dcembre2006, alors que le requrant proposait au dfendeur d’acqurir les droits sur les noms de domaine “sfrbox.com” et “sfr-box.com” contre l’change d’une somme d’argent, le dfendeur a refus cette proposition car il souhaite mener bien son site communautaire consacr l’actualit et aux vnements musicaux San Francisco. Ce refus n’a pas de but parasitaire, spculatif et de chantage la rtrocession, mais dmontre la volont du dfendeur de crer un espace d’information et d’change autour d’un sujet qui lui tient particulirement coeur, la communaut musicale de San Francisco.”

18. “Afin de prouver nouveau sa bonne foi, le Dfendeur s’engage ds aujourd’hui faire apparatre sur le site un message indiquant aux internautes un lien vers le site officiel SFR. Ainsi, il est certain qu’un internaute en tapant les noms de domaine “sfrbox.com” et “sfr-box.com” sera inform de l’adresse URL du site officiel de SFR : sfr.com ou sfr.fr.”

6. Discussion et conclusions

A. Identit ou similitude prtant confusion

Existence d’une marque dans laquelle le demandeur aurait des droits

Le dfendeur n’ayant pas contest les prtentions du requrant selon laquelle ce dernier serait titulaire de la marque enregistre “SFR”, est donc tablie l’existence de cette marque, dans laquelle le requrant a des droits.

Similitude au point de prter confusion

Les noms de domaine en litige tant forms de la conjonction, avec ou sans traits d’union, des chanes de caractres “sfr” et “box”, la commission est donc invite se pencher sur l’existence d’une similitude prtant confusion fonde sur la combinaison d’une marque et d’un nom gnrique.

Le dfendeur, en insistant sur le fait que le mot “box” n’est nullement spcifique au domaine des tlcommunications, admet par le fait mme que le mot “box” est employ en liaison avec le domaine des tlcommunications. De cette admission implicite, la Commission retient que le dfendeur avait connaissance de la signification de ce mot tel que dfini par le Requrant, dfinition que le dfendeur n’a d’ailleurs pas contest.

La Commission souscrit l’opinion de la commission administrative dans la dcision Margadarsi Marketing Private Ltd. c. BitraNet India, Litige OMPI n D2000-1209et l’applique contrario l’espce pour conclure l’existence d’une similitude des noms de domaine en litige, au point de prter confusion, la marque “SFR”:

“Le caractre gnrique d’un mot ne saurait tre dtermin dans l’absolu; il doit plutt l’tre en relation avec des marchandises ou des services spcifiques. […] Aucuns des produits dont le plaignant fait commerce ne sont connus sous le nom de KALANJALI et donc, le mot KALANJALI ne saurait constituer un terme gnrique les dsignant.”

Le requrant faisant commerce de services de tlcommunications, juxtaposer sa marque un terme gnrique dsignant des appareil de tlcommunication permettant d’avoir accs diffrents services a pour rsultat un amalgame semblable, au point de prter confusion, une marque de services sur laquelle le Requrant a des droits.

B. Droits ou lgitimes intrts

Dans sa plainte, la dclaration non contredite du Requrant, sur l’absence de droit et d’intrt lgitime du Dfendeur utiliser la marque “SFR” apparat sous le sous-titre:

“B. Le Dfendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intrt lgitime qui s’y attache; (paragraphe 4.a)ii) des Principes directeurs; paragraphe 3.b) ix)2) des Rgles d’application)”

Le paragraphe 4a) ii) des Principes directeurs tablit que:

“Vous tes tenu de vous soumettre une procdure administrative obligatoire au cas o un tiers (le requrant) fait valoir auprs de l’institution de rglement comptente que vous n’avez aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intrt lgitime qui s’y attache”.

Par ailleurs, le paragraphe 3.b) ix)2) des Rgles d’application tablit que:

“La plainte doit […] exposer, conformment aux principes directeurs, les motifs sur lesquels la plainte est fonde, en indiquant notamment pourquoi le dfendeur (dtenteur du nom de domaine) doit tre considr comme n’ayant aucun droit sur le ou les noms de domaine qui font l’objet de la plainte ni aucun intrt lgitime s’y rapportant”.

Ceci tant, la Commission voit dans le sous-titre trs explicatif une rponse l’exigence de faire valoir l’absence de droit et d’intrt lgitime du dfendeur sur les noms de domaine en litige. Elle voit galement sous ce sous-titre une rponse l’obligation d’indiquer pourquoi le dfendeur doit tre considr comme n’ayant ni droit ni intrt lgitime sur ces noms.

Le dfendeur semble exiger que l’argument requis par le paragraphe 4a) ii) des Principes directeurs apparaisse sous le sous-titre ci-dessus recopi, pour ensuite taxer d’inadquat le texte y apparaissant. Une exigence de forme aussi rigide ne trouve cependant cho ni dans les Principes directeurs ni dans les Rgles d’application. La Commission estime donc que le requrant s’est acquitt de son fardeau de preuve.

En rponse, le requrant fait ensuite valoir des arguments inspirs des suggestions faites aux paragraphes 4c) i) et iii).

En ce qui concerne les prparatifs d’utilisation, ceux-ci auraient beau tre srieux qu’il faudrait galement que la preuve leur sujet le soit. De simples dclarations du dfendeur sont insuffisantes. La Commission trouve regrettable le choix de vocabulaire effectu dans la traduction franaise du paragraphe 4c) i) des Principes directeurs, celui-ci pouvant facilement induire en erreur les nophytes en droit sur la manire de l’invoquer. La version anglaise des Principes fait rfrence des prparatifs dmontrables (“demonstrable preparations to use”). La maquette du site, que la commission est invite consulter, ne constitue pas non plus une preuve pertinente, puisque la Commission doit fonder sa dcisions sur des preuves au soutient de faits survenus avant le dpt de la plainte.

L’usage effectu des noms de domaine en litige (page de stationnement o le titre “Sfr Box” ne chapeaute qu’un sous-titre “San Francisco Music Community” suivi d’un texte introductif) ne comportant aucune fonctionnalits, il ne constitue qu’une dclaration d’intention d’offrir des produits ou des services et non une offre de produit ou de service. Le paragraphe 4c) i) ne saurait donc trouver application. Quant au paragraphe 4c) iii), la Commission s’appuie sur l’infrence faite dans la section traitant de l’usage de mauvaise foi, pour conclure l’absence d’usage non commercial lgitime ou d’usage loyal.

Quant aux engagements que le dfendeur se dit prt prendre, la remarque faite au sujet de la maquette du site web leur est galement applicable.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Considrant que:

- la marque SFR a t enregistre avant les noms de domaine en litige,

- le dfendeur avait une connaissance de la signification spcialise du terme “box” dans le domaine des tlcommunications,

- le dfendeur connaissait cette marque et sa clbrit au moment de l’enregistrement des noms de domaine en litige,

- les noms de domaine en litige sont semblables, au point de prter confusion, une marque de services sur laquelle le requrant a des droits,

la Commission est d’avis que le nom a t enregistr de mauvaise foi.

La Commission est galement d’avis que normalement, lorsqu’on travaille sur un projet avec d’autres et qu’on runi une quipe de quatre personnes pour le mener bien, cela laisse des traces.

Considrant que:

- le dfendeur a fait dfaut, sans explication raisonnable, de se mnager des preuves objectivement vrifiables de cette collaboration, et qui auraient pu aider la Commission rsoudre ce litige,

la Commission en tire une conclusion dfavorable l’endroit du dfendeur quant l’utilisation des noms de domaine en litige, et considre que ceux-ci ont t utiliss de mauvaise foi.

7. Dcision

Considrantque :

- le requrant a tabli ses droits en vertu, notamment, des paragraphes 4i), ii) et iii) des Principes directeurs, conformment, notamment, l’article 15des Rgles d’application,

- le dfendeur n’a pas russi renverser la preuve fournie,

- la Commission ordonne que les noms de domaine <sfrbox.com> et <sfr-box.com> soient transfrs au requrant, la Socit Franaise du Radiotlphone SFR.


Hugues G. Richard
Expert Unique

Le 20mars2007

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-0084.html

 

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