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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya c. Col.legi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya

Caso ND2007-0168

 

1. Las Partes

El Demandante es el Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, con domicilio en Barcelona, Espaa, representado por JAUSAS, Espaa.

El Demandado es el Col.legi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya con domicilio en Barcelona, Espaa, representado por Eduard Elias i Vila.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <coeic.cat >, <coeic.com>, <coeic.info> y <coeic.net>.

Los registradores de los citados nombres de dominio son, respectivamente, Entorno Digital, S.A., eNom, Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 5defebrerode2007. El 8defebrerode2007 el Centro envi a Entorno Digital, S.A; eNom; e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com, va correo electrnico, una solicitud de verificacin registral en relacin con los nombres de dominio en cuestin. El8defebrerode2007 eNom envi al al Centro, va correo electrnico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y tcnico. El 28defebrerode2007, Entorno Digital, S.A. e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com enviaron al Centro, va correo electrnico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y tcnico. En respuesta a una notificacin del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present una modificacin a la Demanda el 5demarzode2007. El Centro verific que la Demanda junto con la modificacin a la Demanda cumplan los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la“Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “ReglamentoAdicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6demarzode2007. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 26demarzode2007. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25demarzode2007.

El Centro nombr a ngel Garca Vidal como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 11deabrilde2007, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento:

El idioma de registro de los nombres de dominio <coeic.net>, <coeic.info> y <coeic.com> es el ingls. No obstante, el Demandante solicita en la modificacin de la demanda que el procedimiento se desarrolle en espaol. A la vista de las circunstancias del caso (las dos partes del procedimiento son espaolas y estn domiciliadas en Espaa; la demanda y la contestacin estn redactadas en espaol y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el prrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espaol, razn por la cual esta decisin se dicta en esa lengua. No se considera necesaria la traduccin al espaol de la documentacin presentada en cataln.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- El Demandante es un Colegio profesional que se rige por los Estatutos aprobados por la Asamblea General de la entidad de fecha 18dediciembrede1986 y por la resolucin del Conseller de Justicia de la Generalitat de Catalua de 30deenerode 1987. El Demandante est inscrito con el nmero EI/C-2001, en el Registro de Colegios Profesionales del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalua.

- El Demandante es titular de la marca espaola registrada en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas con el N2.478.652, consistente en la denominacin COEIC concedida el 7deenerode2003, para los servicios de representacin, asesora y defensa de los ingenieros (clase 42).

- El signo COEIC es usado profusamente por el Demandante en impresos, publicaciones, directorios, panfletos, productos de papelera, tarjetas de felicitacin, material de escritura, libros de notas, papeles y cartones publicitarios, reproducciones grficas y representaciones grficas, psteres, fotografas, calendarios, etc. El Demandante ha venido usando este signo con anterioridad al registro de la marca.

- El Demandante es titular del nombre de dominio <eic.es> desde el 19deoctubrede1996.

- El Demandado es un Colegio Oficial creado por una Ley del Parlamento de una de las Comunidades Autnomas de Espaa, la Comunidad Autnoma de Catalua. La Ley referida es la Llei 3/2001, de 9deabril, de creaci del Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya publicada en el Butllet Oficial del Parlament de Catalunya N167, de 2deabrilde2001, y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, N3371, de 19deabrilde2001.

- Los Estatutos del Demandado, el Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya, fueron aprobados por “Resolucin del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalua JUS/2068/2002, de 9dejulio, por la que habindose comprobado previamente la adecuacin a la legalidad, se inscriben en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat de Catalua los Estatutos del Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya” (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya nm. 3680, de 18dejuliode2002). En el artculo 1deestos Estatutos se dispone que el Colegio tambin podr usar su acrnimo, formado por las letras COEIC (“El Collegi podr usar tamb el seu acrnim, format per les lletres COEIC”)

- El nombre de dominio <coeic.net> fue registrado el 12demarzo de 2001. Elnombre de dominio <coeic.info> fue registrado el 15defebrerode2006. Elnombre de dominio <coeic.com> fue registrado el 3demarzode2003. Elnombre de dominio <coeic.cat> fue registrado el 18defebrerode2006.

- El Demandado solicit el registro de la marca COEIC para distinguir servicios de la clase 41, solicitud que le fue denegada por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas por medio de resolucin publicada en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial el da 16denoviembrede2004.

- Los nombres de dominio <coeic.net> y <coeic.info> remiten al sitio web de los Col.legis Oficials d’Enginyeries en informtica de Catalunya, denominacin que engloba al Collegi Oficial d’Enginyeria Tcnica en Informtica y al Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica. El nombre de dominio <coeic.cat> no est en uso. Por su parte, bajo el nombre de dominio <coeic.com> se ofrece una pgina web en la que se puede encontrar diferente informacin sobre viajes, medios de comunicacin, vacaciones, etc.

- El 27deenerode2005, el Demandante remiti por carta un requerimiento al Demandado solicitndole formalmente que dejara de utilizar el acrnimo COEIC, as como el nombre de dominio <coeic.org>. De igual modo, el 23demayode2005 el Demandante requiri al Demandado por Acta Notarial para que cesara en el uso del referido acrnimo y del referido nombre de dominio.

- El 2deoctubrede2006, el Despacho de abogados que representa al Demandante remite por burofax al Demandado una comunicacin en la que afirma que la utilizacin de las siglas COEIC, en concepto de marca y/o de nombre de dominio, constituye una infraccin de los derechos de marca de la que es titular el Demandante; y en la que se le adverta al Demandado que se iniciaran las acciones oportunas en caso de no atender al requerimiento de cancelacin de los nombres de dominio que contienen las siglas COEIC. Dicho burofax es contestado por el Demandado mediante burofax remitido el 9deoctubrede2006, en el que manifiesta que no utiliza el acrnimo COEIC ni como logo ni marca, sino como nombre institucional, aduciendo adems que en el artculo 1 de los Estatutos del Colegio, inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalitat de Catalunya antes del registro de la marca COEIC por el Demandante, se dispone que el Colegio podr usar su acrnimo COEIC.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- El Demandado, segn el Demandante, habra actuado de mala fe al registrar los nombres de dominio, por cuanto siendo conocedor de que el acrnico COEIC es utilizado desde antao por el Col.legi dEnginyers Industrials de Catalunya, y pese a la existencia de la marca del Demandante, y al conocimiento que el Demandado tena de ella, registr los nombres de dominio apoyndose tan slo en que los Estatutos redactados por ella misma prevn que dicha entidad podr utilizar el acrnimo “COEIC”.

- La utilizacin por el Demandado de los nombres de dominio <coeic.cat >, <coeic.com>, <coeic.info> y <coeic.net> con denominacin idntica a la de la marca COEIC anteriormente registrada por el Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, constituye (segn el Demandante) una vulneracin del derecho de la marca del Demandante, por infringir el derecho de exclusiva que otorga la marca a quin la tiene registrada.

- A juicio del Demandante su marca goza de la condicin de notoria en el sentido del artculo 8dela Ley de Marcasde2001, citando numerosa jurisprudencia sobre el concepto y rgimen de la marca notoria.

- Tras recordar que los nombres de dominio <coeic.cat> y <coeic.com> no estn siendo usados, cita el Demandante la regulacin de la Ley espaola de marcasde2001 sobre el uso obligatorio de la marca registrada, as como diferente jurisprudencia sobre los tipos de usos de una marca que permiten concluir que se cumple la carga de uso obligatorio de la marca. Pero el Demandante no extrae ninguna consecuencia sobre la relevancia de esta normativa y de esta jurisprudencia en relacin a un nombre de dominio.

- A continuacin expone el Demandante que aunque la demanda se presenta seis aos despus del registro del nombre de dominio <coeci.net>, a efectos de evitar una eventual aplicacin de la Ley de marcas y considerar que ha prescrito la accin argumenta el Demandantes que el plazo de prescripcin habra sido interrumpido con las reclamaciones extrajudiciales dirigidas al Demandado.

- Tras las alegaciones de carcter general a las que se acaba de aludir, el Demandante pasa a realizar alegaciones en relacin con los requisitos que exige la Poltica para que prospere la demanda. As, considera que los nombres de dominio son idnticos a la marca sobre la que posee derechos y que, aunque no es necesario la comparacin de los productos o servicios a los que se aplica la marca, con los productos o servicios que se ofrecen bajo los nombres de dominio en conflicto, si se realiza dicha comparacin se comprueba que con los nombres de dominio <coeic.net> y <coeic.info> se crea confusin entre los agente del sector de la ingeniera, perjudicndose la labor y funcin que desarrolla el Demandante. De igual modo, entiende el Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre los nombres de dominio en conflicto, porque tres de ellos fueron registrados con posterioridad al registro de la marca por parte del Demandante; porque el Demandado no poda desconocer la notoriedad de la denominacin; porque el Demandado en ningn momento ha solicitado autorizacin de la Demandante para la utilizacin de su marca, y porque aunque el Demandado sea una Corporacin de Derecho pblico, con personalidad jurdica propia, e inscrito en el correspondiente registro oficial, dicha inscripcin no le otorga un derecho de marca sobre el acrnico COEIC. Finalmente, entiende el Demandante que los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe. En primer lugar, porque se han registrado con el fin de impedir que el Demandante reflejara la marca de la que es titular en un nombre de dominio. En segundo lugar, existira mala fe segn el Demandante, porque el registro se hizo con conocimiento del uso del acrnimo COEIC por parte del Demandante y de su marca, y siendo consciente el Demandado de que se poda inducir a error a los usuarios de Internet acerca de la verdadera identidad del titular del nombre de dominio. Finalmente, argumenta el Demandante que el Demandado ha registrado el trmino COEIC respecto de todos los dominios posibles, excepto el .eu, pretendiendo as que el Demandante no refleje su marca en un nombre de dominio.

- Por todo lo anterior, el Demandante solicita que se dicte una resolucin por la que se ordene la transferencia a su favor de los nombres de dominio <coeic.cat > <coeic.com>, <coeic.info> y <coeic.net>.

B. Demandado

Sintticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- Admite la evidente coincidencia entre las iniciales de su denominacin y las iniciales de la denominacin del Demandante, pero afirma que hasta la fecha no le consta que se haya producido confusin alguna.

- Afirma la existencia de derechos o intereses legtimos sobre los nombres de dominio, por contener sus Estatutos una disposicin en su artculo primero segn la cual el Colegio podr usar tambin su acrnimo, formado por las letras COEIC. Estos estatutos fueron hallados acordes a la legalidad el 9dejuliode2002 por la Generalitat de Catalua y eso establece el legtimo derecho del Demandado a usar dicho acrnimo, teniendo en cuenta que estos Estatutos son anteriores a la fecha del registro de la marca COEIC por parte del Demandante. Adems, considera el Demandado que los estatutos del Demandante no mencionan acrnimo alguno y que en el momento en que se creo el colegio demandante la lengua catalana estaba prohibida en Espaa, de modo que lo que se crea es el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, en castellano, cuyas iniciales son COIIC y no COEIC, denominacin que (siempre segn el Demandado) es usada por el Demandante de forma extraoficial sin ningn derecho real.

- Los nombres de dominio en conflicto no han sido registrados ni se estn usando de mala fe. Segn el Demandado, dichos nombres de dominio no se han adquirido con la finalidad de venderlos al Demandante, ni se han adquirido con la finalidad de impedir que el propietario de una marca la pueda reflejar en un nombre de dominio. Segn el Demandado, el Demandante abri su pgina web en el ao 1996 con el dominio <eic.es> y nunca mostr el ms mnimo inters por ningn dominio “coeic”. Segn el Demandado, tampoco se han registrado los nombres de dominio para atacar el negocio de un competidor. Porque Demandante y Demandado no son competidores, ya que los Ingenieros Industriales no se pueden colegiar en el Colegio de Informtica, ni los Ingenieros en Informtica pueden hacerlo en el de Industriales. Y tampoco puede un Colegio visar proyectos de los colegiados del otro. Adems, afirma el Demandado que un Colegio Oficial es un organismo de Derecho pblico, no un negocio, y por ello el uso de los nombres de dominio no supone un ataque a ningn negocio del Demandante. De igual modo, explica el Demandado que no usa los nombres de dominio de forma engaosa para atraer a usuarios con finalidad lucrativa, porque no est interesados en los ingenieros industriales, puesto que no los puede colegiar, ni en los proyectos que llevan a cabo, dado que no los pueden visar. Adems, reitera que no se ha producido ninguna confusin hasta la fecha.

- Con relacin a la mala fe de la que lo acusa el Demandante, el Demando afirma tambin que no tuvo conciencia del conflicto por el uso de las iniciales COEIC hasta el ao 2003, cuando el Demandante registr la marca y se entablaron las primeras conversaciones. El uso anterior de las iniciales COEIC por parte del Demandante no fue conocido por el Demandado, ni poda serlo, porque no exista un uso pblico y notorio, y as lo acreditara segn el Demandado, el hecho de que la documentacin aportada por el Demandante para probar ese uso notorio se refiera a documentacin interna o dirigida a terceros a las que el Demandado difcilmente podra tener acceso.

- Afirma asimismo el Demandado que en el ao 2002, recibi una propuesta de adquisicin del nombre de dominio <coeic.org>, por parte de una empresa americana que no le inspir ninguna confianza. Fue entonces, cuando decidi intentar el registro de la marca COEIC y posteriormente procedi al registro de los dominios <coeic.com>, <coeic.net> y <coeic.info>, que estaban libres. A su entender el Demandante ha actuado con absoluta dejadez en relacin con el registro como nombre de dominio de sus iniciales en cataln. Adems, el Demandado reconoce que por un error la redireccin de los dominios <coeic.com> y <coeic.cat> no est operativa, quedando el primero redirigido a la pgina por defecto del registrador e inaccesible el segundo.

- Considera finalmente el Demandado que el Demandante acta con prepotencia agresiva (pese a la antigedad del Demandante, el Demandante slo registra su marca en 2003, dos aos despus de la creacin del Demandado, segn el Demandado con la intencin de iniciar el presente conflicto), que silencia lo que no le conviene (en especial que su denominacin oficial es la espaola y no la catalana), que realiza argumentaciones torticeras (pues a juicio del Demandado pretende estar usando las iniciales COEIC de forma pblica y notoria cuando lo nico que ha aportado son documentos internos en los que las iniciales COEIC se usan residualmente), que realiza una exposicin parcial de los hechos, que utiliza un victimismo mentiroso (afirma el Demandante que el Demandado ha acaparado todos los dominios posibles, obligando al Demandante a solicitar el nombre de dominio con las siglas eic, cuando dicho dominio <eic.es> lo solicit en el ao 1996, lo cual demuestra que no tuvo que solicitarlo por culpa de los dominio del Demandado, que son muy posteriores); que existen contradicciones malvolas, mentiras descaradas; utilizacin malintencionada del procedimiento arbitral, incumplimiento sistemtico de la palabra dada, falsa voluntad de negociacin, y mala fe en dilatar los tiempos. Por todo lo anterior, entiende el Demandado que la demanda ha sido presentada de la mala fe, en un intento de sustraer los nombres de dominio a un titular que los utiliza de buena fe.

- Por todo lo anterior, el Demandado solicita que se desestime la demanda y que, de acuerdo con el prrafo 15.e) del Reglamento, se declare que la demanda ha sido presentada de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento administrativo.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el prrafo 4dela Poltica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El primer requisito que establece el prrafo 4dela Poltica para que prospere la pretensin del Demandante es que el nombre de dominio sea “idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que el Demandante es titular registral de una marca espaola constituida por la denominacin COEIC.

De igual modo, este Experto considera que existe identidad entre los nombres de dominio <coeic.cat > <coeic.com>, <coeic.info> y <coeic.net> y la marca del Demandante constituida por el signo COEIC. La comparacin entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tcnicos de los nombres de dominio impiden en stos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minsculas, una marca en la que figuran letras maysculas [--United Feature Syndicate, Inc. c. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans), Caso OMPI ND-2000-1199]. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa.

Por lo dems, es indiferente que los productos o servicios que se puedan ofrecer bajo los nombres de dominio y los productos para los que est registrada la marca del Demandante sean idnticos o semejantes. Porque frente a lo que sucede en el Derecho espaol y comunitario de marcas, en la Poltica lo nico que se exige es valorar si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el pblico normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer que se trata de los mismos signos, o al menos que el titular de la marca y el nombre de dominio coinciden, o que siendo diferentes media entre ellos algn tipo de vnculo. Y es claro que entre la marca COEIC y los nombres de dominio en conflicto puede originarse dicha confusin (con independencia de que al Demandado le consten o no casos concretos de confusin).

Sobre la base de lo expuesto, este Experto nico considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Poltica.

B. Derechos o intereses legtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga xito la reclamacin del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legtimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos. (As se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos -Eauto Inc c. Available-Domain-Names.com, OMPI ND2000-0120; D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. c. Carlos Zamora, o- Caja de Ahorros del Mediterrneo c. Antonio Acua Racero, Caso OMPI ND2002-1037, por citar slo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legtimos, tal como dispone expresamente el prrafo 4 c) de la Poltica.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legtimos sobre el mismo, porque de lo contrario en este tipo de procedimientos nunca sera posible dictar una resolucin favorable al demandante. Y esta interpretacin debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones en- Motorola, Inc. c. NewGate Internet, Inc, Caso OMPI ND2000-0079, - Soria Natural, S.A. c. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI ND2004-0803).

El Demandante afirma en su demanda que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre los nombres de dominio en conflicto, porque tres de ellos fueron registrados con posterioridad al registro de la marca por parte del Demandante; porque el Demandado no poda desconocer la notoriedad de la denominacin COEIC; porque el Demandado en ningn momento ha solicitado autorizacin del Demandante para la utilizacin de su marca; y porque pese a ser el Demandado una Corporacin de Derecho pblico, con personalidad jurdica propia, e inscrita en el correspondiente registro oficial, dicha inscripcin no le otorga un derecho de marca sobre el acrnimo COEIC.

Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legtimos

Para intentar probar sus derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio controvertido, el Demandado alega sus Estatutos, en cuyo artculo primero se contiene una disposicin segn la cual el Colegio podr usar tambin su acrnimo, formado por las letras COEIC. Estos Estatutos fueron hallados acorde a la legalidad el 9dejuliode2002 por la Generalitat de Catalua, y segn el Demandado eso establece el legtimo derecho del Demandado a usar dicho acrnimo, antes del registro de la marca COEIC por parte del Demandante.

Pues bien, este Experto considera que el Demandado goza de un derecho o inters legtimo sobre los nombres de dominio en conflicto, en la medida en que dichos nombres de dominio estn compuestos por el signo COEIC, que es el acrnimo de su denominacin oficial. Adems el artculo 1delos Estatutos del Demandado recoge expresamente la posibilidad de que el Demandado use su acrnimo COEIC.

Todas estas circunstancias permiten constatar la existencia de un inters legtimo a favor del Demandado. En este mismo sentido, mltiples resoluciones de Grupos de expertos precedentes han reconocido que un demandado en un procedimiento sometido a la Poltica no slo puede salir exitoso del procedimiento si demuestra que posee un derecho de marca. Puede tambin hacer valer que el nombre de dominio que utiliza coincide totalmente o parcialmente con su denominacin social. As, entre otras muchas resoluciones OMPI, -Eauto, Inc. c. Eauto Parts, Inc, Caso OMPI ND2000-0121; - “VeriSign Inc. c. Venesign C. A, OMPI caso ND2000-0303. Y si constituye un inters legtimo usar como nombre de dominio total o parcialmente la denominacin de una sociedad, tambin lo es usar la denominacin de un Colegio Profesional, ya sea en extenso, ya en forma de acrnimo, mucho ms cuando el uso de dicho acrnimo es habitual y adems se prev en los estatutos del Colegio Profesional.

De hecho, tambin existen resoluciones precedentes que han reconocido que una persona fsica que registra como nombre de dominio las iniciales de su nombre y apellidos, tiene un inters legtimo sobre el nombre de dominio. Y ello sin necesidad de ser generalmente conocido por esas iniciales. As, por ejemplo, International Youth Hostel Federation c. Ivor Yevgeni Haya-Filkov, Caso OMPI ND2002-0720.

De este modo, si en estos casos se reconoce un inters legtimo sobre el nombre de dominio, con mayor razn cuando el uso de las iniciales es habitual, como es el caso, y adems se prev con anterioridad al registro de la marca que ahora invoca el Demandante.

El Demandante insiste repetidamente en su derecho de marca y en la existencia de una vulneracin del mismo, con cita de jurisprudencia espaola en la que se ha reconocido que un nombre de dominio puede lesionar una marca registrada (tal como por lo dems dispone el artculo 34dela Ley espaola de marcas, Ley 17/2001, de 7dediciembre). No obstante, un Grupo administrativo de expertos no es competente para determinar si se produce o no una infraccin de marca de conformidad con la Ley espaola. Esa es una tarea que slo a los Tribunales de justicia compete, y que claramente excede de los limitados mrgenes de los procedimientos regidos por la Poltica, en los que nicamente se trata de dilucidar si se ha producido un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio.

En sentido similar de negar la competencia de un Grupo de expertos para determinar la eventuales colisiones entre la marca del demandante y el nombre de dominio del demandado, desde el punto de vista de la legislacin espaola, por ejemplo, Larios Pernod Ricard, S.A. c. Interalis Consulting, S.A. y Dn. Daro Fernndez de Villavicencio Greb, Caso OMPI ND2003-0149

El apartado 15 a) del Reglamento dispone que el Grupo de expertos resolver la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Poltica, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Esto hace que en numerosas decisiones de Grupos de expertos se entienda que cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicacin, para suplir las eventuales lagunas de la Poltica y del Reglamento de la ICANN, la normativa de dicho Estado (Vanse a ttulo meramente ejemplificativo las resoluciones de los casos -Robert Ellenbogen c. Mike Pearson, Caso OMPI ND2000-0001; - Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, c. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, Caso OMPI ND 2000-0004;- Transacciones Universales S.A. c. Mario Ariel Castillo Vargas, Caso OMPI ND2000-0484; -Seur Espaa, S.A. c. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI ND2000-0691).

Pero la aplicacin de la legislacin nacional de forma complementaria a la Poltica no significa que el Grupo de Expertos pueda irrogarse unas competencias propias de los Tribunales de Justicia.

As pues, si el Demandante considera que el Demandado hace un uso del signo COEIC que vulnera su derecho de marca, siempre tiene abierta la va jurisdiccional para entablar las acciones que le reconoce la Ley espaola de marcas. Pero debe tenerse en cuenta que los requisitos para que prosperen esas acciones son diferentes a los requisitos para que prospere una reclamacin en un procedimiento UDRP. Por ello es posible que un nombre de dominio que no ha sido registrado de forma especulativa y por lo tanto que no es recuperable o cancelable por un procedimiento UDRP sea utilizado de tal modo que infrinja una marca registrada de conformidad con la legislacin espaola. Esto es as por las diferencias de rgimen entre la Poltica y la Ley de Marcas espaola.

De este modo, este Experto no puede ms que reconocer que en el presente caso el Demandado ha acreditado debidamente la existencia de intereses legtimos sobre el nombre de dominio. Y una vez reconocido este extremo, es claro que no se cumplen los presupuestos de la Poltica para que la demanda sea acogida.

Slo a los Tribunales de justicia les corresponde decidir si el uso que el Demandado hace de los nombres de dominio lesiona o no la marca de la Demandante, si resulta de aplicacin al caso el artculo 37dela Ley de marcas segn el cual “el derecho conferido por la marca no permitir a su titular prohibir a terceros el uso en el trfico econmico, siempre que ese uso se haga conforme a las prcticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su direccin”; y si en caso de que eventualmente se acreditase ante los Tribunales la existencia de una infraccin de marca, si puede o no procederse a una aplicacin analgica de la Disposicin adicional decimosptima de la Ley de marcas, ordenando el cambio de denominacin del Demandado. [Cuestin sta, dicho sea de paso, que no est exenta de debate jurisprudencial, pues aunque el Tribunal Supremo espaol ha venido admitiendo la proteccin de los signos distintivos registrados frente a denominaciones sociales inscritas posteriormente, reconociendo el ius prohibendi del titular de la marca, y ordenando cancelar la inscripcin de la denominacin social en el Registro Mercantil, no es menos cierto que an se sigue manteniendo una lnea jurisprudencial que admite la pacfica convivencia entre una denominacin social y un signo distintivo igual o similar, siempre que la denominacin no se use a ttulo distintivo de productos o servicios. Y aunque esta ltima lnea jurisprudencial es minoritaria en la actualidad, tampoco se puede desconocer que las Conclusiones presentadas el 18deenerode2007, por la Abogada General Sra. Eleanor Sharpston en el asunto que se sigue ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, C-17/06, Cline Srl contra Cline SA parecen venir en apoyo de la lnea jurisprudencial minoritaria, al defender la Abogada General que es posible la pacfica convivencia entre una denominacin social y un signo distintivo igual o similar, siempre que la denominacin social no se use a ttulo distintivo de productos o servicios. Por ello, en caso de que finalmente el TJCE asuma los planteamientos de la Abogada General, los tribunales espaoles se vern obligados a seguirlos).

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

En definitiva, en la medida en que no se cumple el segundo de los requisitos de la Poltica, y teniendo en cuenta que para que la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en el prrafo 4dela Poltica, no tiene sentido a entrar a analizar el requisitos relativo al registro y uso de mala fe del nombre de dominio objeto del procedimiento.

D. Inexistencia de un abuso del procedimiento por parte de la Demandante

El Demandado solicita que el Grupo de Expertos dicte una Resolucin en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento. Segn el apartado 15 e) del Reglamento, “si despus de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarar en su resolucin que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo”. A la hora de aplicar este apartado, los grupos de expertos han declarado en reiteradas ocasiones que para que proceda la declaracin de que la demanda se ha interpuesto de mala fe es preciso que el Demandante conozca la clara falta de mala fe del Demandado y pese a todo interponga la demanda (-Sydney Opera House Trust c. Trilynx Pty. Ltd., Caso OMPI ND2000-1224;- Goldline International, Inc. c. Gold Line, Caso OMPI ND2000-1151), o que el Demandante interponga la demanda siendo consciente de que carece de derechos sobre la marca por l invocada: (Caso OMPI DBIZ-Dan Zuckerman c. Vincent Peeris, Caso OMPI DBIZ 2002-00245; -HER MAJESTY THE QUEEN, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc, Caso OMPI ND2002-0754), o que la demanda sea entablada a pesar de que el Demandante conozca la existencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado (Caso OMPI-Smart Design LLC c. Hughes, Caso OMPI ND2000-0993).

Pues bien, este Experto considera que la demanda no se ha presentado de mala fe y que no se ha producido un abuso del procedimiento por parte del Demandante. Este Experto entiende que el Demandante ha realizado una interpretacin errnea de la UDRP, creyendo que la titularidad de una marca coincidente con los nombres de dominio litigiosos priva de toda legitimidad al Demandado y le permite obtener, sin ms, la transferencia de los nombres de dominio. Pero una cosa es realizar una interpretacin desafortunada, y otra muy distinta es haber interpuesto una demanda de una mala fe y abusando del procedimiento.

7. Decisin

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.


Prof. Dr. ngel Garca Vidal
Experto nico

Fecha: 24deabrilde2007

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-0168.html

 

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