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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya v. Associaci Catalana d’Enginyers en Informtica de Catalunya

Caso No. D2007-0171

 

1. Las Partes

El Demandante es Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya con domicilio en Barcelona, Espaa, representado por JAUSAS. Espaa.

La Demandada es la Associaci Catalana d’Enginyers en Informtica de Catalunya, con domicilio Barcelona, Espaa, representada por Eduard Elias i Vila.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <coeic.org>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 7defebrerode2007. El 8defebrerode2007, el Centro envi a Network Solutions, LLC va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 9defebrerode2007, Network Solutions, LLC envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y tcnico. En respuesta a una notificacin del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present una modificacin a la Demanda el 1demarzode2007. El Centro verific que la Demanda junto con la modificacin a la Demanda cumplan los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5defebrerode2007. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 25demarzode2007. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25demarzode2007.

El Centro nombr a ngel Garca Vidal como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 11demarzode2007, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Cuestiones Preliminares

A. Idioma del procedimiento:

El idioma de registro del nombre de dominio <coeic.org> es el ingls. No obstante, el Demandante solicita en la modificacin de la demanda que el procedimiento se desarrolle en espaol. A la vista de las circunstancias del caso (las dos partes del procedimiento son espaolas y estn domiciliadas en Espaa; la demanda y la contestacin estn redactadas en espaol y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el prrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espaol, razn por la cual esta decisin se dicta en esa lengua. No se considera necesaria la traduccin al espaol de la documentacin presentada en cataln.

Improcedencia de la acumulacin con el procedimiento OMPI No. D2007-0168:

La Demandada solicita en su contestacin a la demanda que, de conformidad con el prrafo 4 f) de la Poltica, se consolide este procedimiento con el procedimiento OMPI No. D2007-0168. En caso de no aceptarse la consolidacin solicita la Demandada que se tenga por presentada para este caso la misma documentacin que se presenta para el caso OMPI No. D2007-0168.

La argumentacin principal de la Demandada para solicitar la acumulacin de ambos procedimientos es que la Associaci Catalana d’Enginyers en Informtica, tena desde su fundacin el objetivo principal de crear el Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya. Segn la Demandada, en la Asamblea de la Asociacin celebrada el 2demarzode 2001 se aprob la delegacin en el Colegio de toda la actividad y patrimonio de la Asociacin; y que, a todos los efectos, el Colegio deba ser considerado sucesor de la Asociacin.

Por razones prcticas, este Experto no acumular el actual procedimiento con el procedimiento OMPI No. D2007-0168. Sin embargo, dadas las estrechas relaciones que median entre los demandados de ambos procedimientos y atendiendo a la peticin de la Demandada, este Experto, haciendo uso de las facultades que le reconoce la Poltica y el Reglamento, y dado que es el Experto nico de ambos procedimientos, decide tener por presentada en este caso la documentacin aportada por el Demandado en el procedimiento OMPI No. D2007-0168.

 

4. Antecedentes de Hecho

- El Demandante es un Colegio profesional que se rige por los Estatutos aprobados por la Asamblea General de la entidad de fecha 18dediciembrede1986 y por la resolucin del Conseller de Justicia de la Generalitat de Catalua de 30deenerode 1987. El Demandante est inscrito con el nmero EI/C-2001, en el Registro de Colegios Profesionales del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalua.

- El Demandante es titular de la marca espaola registrada en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas con el N 2.478.652, consistente en la denominacin COEIC concedida el 7deenerode2003, para los servicios de representacin, asesora y defensa de los ingenieros (clase 42).

- El signo COEIC es usado profusamente por el Demandante en impresos, publicaciones, directorios, panfletos, productos de papelera, tarjetas de felicitacin, material de escritura, libros de notas, papeles y cartones publicitarios, reproducciones grficas y representaciones grficas, psteres, fotografas, calendarios, etc. El Demandante ha venido usando este signo con anterioridad al registro de la marca.

- El Demandante es titular del nombre de dominio <eic.es> desde el 19deoctubrede1996.

- La Demandada fue promotora de la constitucin del Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya, un Colegio Oficial creado por una Ley del Parlamento de una de las Comunidades Autnomas de Espaa, la Comunidad Autnoma de Catalua. La Ley referida es la Llei 3/2001, de 9deabril, de creaci del Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya publicada en el Butllet Oficial del Parlament de Catalunya N 167, de 2deabrilde2001, y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, N 3371, de 19deabril de 2001.

- Los Estatutos del Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya, fueron aprobados por “Resolucin del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalua JUS/2068/2002, de 9dejulio, por la que habindose comprobado previamente la adecuacin a la legalidad, se inscriben en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat de Catalua los Estatutos del Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya” (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya nm. 3680, de 18dejuliode2002). En el artculo 1 de estos estatutos se dispone que el Colegio tambin podr usar su acrnimo, formado por las letras COEIC (“El Collegi podr usar tamb el seu acrnim, format per les lletres COEIC”

Tras la constitucin del Collegi Oficial d'Enginyeria en Informtica de Catalunya, la Associaci Catalana d'Enginyers en Informtica no ha quedado disuelta. Buena prueba de ello son los propios Estatutos del Collegi Oficial d'Enginyeria en Informtica de Catalunya, en cuyo artculo 14 se dispone lo siguiente:

“Els Col.legis Oficials d’Enginyeria en Informtica de Catalunya articularan una especial via de col.laboraci amb les seves respectives associacions promotores, l’Associaci Catalana d’Enginyers en Informtica (ACEI) i Associaci Catalana d’Enginyeries Tcniques en Informtica (@cenit). El carcter associatiu d’aquestes permet una major facilitat estatutria per establir acords amb altres associacions professionals informtiques i impulsar el que afirma el prembul de la Llei 3/2001 quan assenyala que el Col.legi “dura a cap activitats a favor dels seus associats i de la societat, que no siguin les que la llei reserva en exclusiva als col.legis, mitjanant acords associatius amb altres entitats que agrupen els professionals informtics i que comparteixen els mateixos objectius, independentment de quina en sigui la titulaci”

- El nombre de dominio <coeic.org> fue registrado el da 12demarzode2001.

- Bajo el nombre de dominio <coeic.org> se ofrece el sitio web de los Col.legis Oficials d’Enginyeries en informtica de Catalunya, denominacin que engloba al Collegi Oficial d’Enginyeria Tcnica en Informtica y al Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica.

- El 27deenerode2005, el Demandante remiti por carta un requerimiento al Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya solicitndole formalmente que dejara de utilizar el acrnimo COEIC, as como el nombre de dominio <coeic.org>. Asimismo, el 23demayode2005, el Demandante requiri al Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya por Acta Notarial para que cesara en el uso del referido acrnimo y del referido nombre de dominio.

- El 2deoctubrede2006, el Despacho de abogados que representa al Demandante remite por burofax al Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya una comunicacin en la que afirma que la utilizacin de las siglas COEIC, en concepto de marca y/o de nombre de dominio, constituye una infraccin de los derechos de marca de la que es titular el Demandante, y se le adverta que se iniciaran las acciones oportunas en caso de no atender al requerimiento de cancelacin de los nombres de dominio que contienen las siglas COEIC. Dicho burofax es contestado por el Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya mediante burofax remitido el 9deoctubrede2006, en el que manifiesta que no utiliza el acrnimo COEIC ni como logo ni marca, sino como nombre institucional, aduciendo adems lo dispuesto en el artculo 1 de los Estatutos del Colegio, inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalitat de Catalunya antes del registro de la marca COEIC por el Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- El Demandante es titular de una marca registrada compuesta por el signo COEIC.

- La Demandada no ha desarrollado una pgina web propia a travs de la cual presente su actividad, o se presente con carcter pblico ante sus miembros. Por el contrario el nombre de dominio en conflicto dirige al sitio web del Col.legi Oficial d’Enginyers en Informtica de Catalunya, vinculado estrechamente a la Demandada.

- El registro del nombre de dominio <coeic.org> por parte de la Demandada y su uso por el Col-legi Oficial dEnginyers en Informtica para su utilizacin supone una vulneracin de la marca del Demandante.

- Argumenta el Demandante que su marca goza de la condicin de notoria en el sentido del artculo 8 de la Ley de Marcas de 2001, citando numerosa jurisprudencia sobre el concepto y rgimen de la marca notoria.

- El registro del nombre de dominio por parte de la Demandada impide su registro a favor del Demandante. Adems el nombre de dominio no se usa por su titular, sino que bajo ese dominio se reconduce a la pgina web principal del Col.legi Oficial d’Engynyers en Informtica, pgina web en la que no se encuentra ni la ms mnima referencia a la asociacin demandada.

- El registro del nombre de dominio <coeic.org> por parte de la Demandada y su cesin a favor a favor del Col-legi Oficial dEnginyers en Informtica para su utilizacin supone una vulneracin del ordenamiento jurdico nacional sobre propiedad industrial de conformidad con el artculo 39.3 de la Ley 17/2001 de Marcas, segn el cual “la marca se reputar usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.”

- Aunque la reclamacin se presenta seis aos despus del registro del nombre de dominio, a efectos de evitar una eventual aplicacin de la Ley de marcas y considerar que ha prescrito la accin argumenta que el plazo de prescripcin habra sido interrumpido con las reclamaciones extrajudiciales dirigidas al Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya.

- Tras las alegaciones de carcter general a las que se acaba de aludir, el Demandante pasa a realizar alegaciones en relacin con los requisitos que exige la Poltica para que prospere la demanda. As, considera que el nombre de dominio es idntico a la marca sobre la que posee derechos y que, aunque no es necesario la comparacin de los productos o servicios a los que se aplica la marca, si se compara dichos productos o servicios con las actividades desarrolladas bajo el nombre de dominio <coeic.org> se constata que la similitud de servicios es susceptible de crear confusin entre los agente del sector de la ingeniera, perjudicndose la labor y funcin que desarrolla el Demandante. De igual modo, entiende la Demandante que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio en conflicto, porque la Demandado no poda desconocer la notoriedad de la denominacin COEIC; y porque la Demandada en ningn momento ha solicitado autorizacin del Demandante para la utilizacin de su marca. Finalmente, entiende el Demandante que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, porque no hay constancia alguna de que la Demandada est usando, al menos en beneficio propio, el nombre de dominio, y porque el Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials, a cuya pgina se reenva desde el nombre de dominio <coeic.org>, ha solicitado el mayor nmero posible de nombres de dominio con el trmino coeic, incluso con posterioridad a haber recibido requerimientos del demandante, obligando al Demandante a solicitar el nombre de dominio con la siglas eic, siglas que utiliza tambin para identificar al Col.legi y a la Asociaci d’Engynyers Industrials de Catalunya de forma conjunta.

- Por todo lo anterior, el Demandante solicita que se dicte una resolucin por la que se ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio <coeic.org >.

B. Demandado

Sintticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandada son las siguientes:

- La Associaci Catalana d’Enginyers en Informtica, tena desde su fundacin el objetivo principal de crear el Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya. En la Asamblea de la Asociacin celebrada el 2demarzode2001, se aprob la delegacin en el Colegio de toda la actividad y patrimonio de la Asociacin, y que, a todos los efectos, el Colegio deba ser considerado sucesor de la Asociacin.

- No es correcto, segn la Demandada, la afirmacin del Demandante de que al reservar el dominio <coeic.org> y permitir su uso por el Colegio, no est haciendo uso del mismo. Adems, segn la Demandada, reserv dicho dominio en nombre del Colegio, cuando ste todava no tena capacidad de obrar, y en ello no hay ninguna mala fe ni mala utilizacin del nombre de dominio, como pretende la Demandante.

- La Demandada solicita al grupo administrativo que acumule el presente procedimiento con el procedimiento No. D2007-0168. En caso de no aceptarse la acumulacin solicita la Demandada que se tenga por presentada para este caso la misma documentacin que se presenta para el OMPI No. D2007-0168. En dicha documentacin el Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya, admite la evidente coincidencia entre las iniciales de su denominacin y las iniciales de la denominacin del Demandante, pero afirma que hasta la fecha no le consta que se haya producido confusin alguna; afirma la existencia de derechos o intereses legtimos sobre los nombres de dominio, por contener sus Estatutos una disposicin en su artculo primero segn la cual el Colegio podr usar tambin su acrnimo, formado por las letras COEIC. Estos estatutos fueron hallados acordes a la legalidad el 9dejuliode2002, por la Generalitat de Catalua y eso establece el legtimo derecho del Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya a usar dicho acrnimo, teniendo en cuenta que estos Estatutos son anteriores a la fecha del registro de la marca COEIC por parte del Demandante. Asimismo, en la documentacin presentada en el caso OMPI No. D2007-0168 tambin se niega que los nombres de dominio formados por el trmino COEIC hayan sido registrados y se estn usando de mala fe, porque no se han adquirido con la finalidad de venderlos al Demandante, ni se han adquirido con la finalidad de impedir que el propietario de una marca la pueda reflejar en un nombre de dominio. Segn los argumentos del Colegio, que hace suyos la Asociacin, el Demandante abri su pgina web en el ao 1996 con el dominio <eic.es> y nunca mostr el ms mnimo inters por ningn nombre de dominio <coeic>. Adems, el Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya argumenta (y la Asociacin Demandada hace suyos sus argumentos) que tampoco se han registrado los nombres de dominio para atacar el negocio de un competidor. Porque Demandante y Demandado no son competidores, pues los Ingenieros Industriales no se pueden colegiar en el Colegio de Informtica, ni los Ingenieros en Informtica pueden hacerlo en el de Industriales. Y tampoco puede un Colegio visar proyectos de los colegiados del otro. Adems, se afirma que un Colegio Oficial es un organismo de derecho pblico, no un negocio, y por ello el uso de los nombres de dominio no supone un ataque a ningn negocio del Demandante. De igual modo, se explica que los nombres de dominio compuestos por el signo COEIC no son usados de forma engaosa para atraer a usuarios con finalidad lucrativa, porque el Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya no est interesado en los ingenieros industriales, puesto que no los puede colegiar, ni en los proyectos que llevan a cabo, dado que no los pueden visar. Adems, no se ha producido ninguna confusin hasta la fecha. Por todo ello, en la contestacin a la demanda del caso OMPI No. D2007-0169 la parte demandada entiende que la demanda ha sido presentada de la mala fe, en un intento de sustraer los nombres de dominio a un titular que los utiliza de buena fe.

- Por todo lo anterior, el Demandado solicita que se desestime la demanda y que, de acuerdo con el prrafo 15.e) del Reglamento, se declare que la demanda ha sido presentada de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento administrativo.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el prrafo 4 de la Poltica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El primer requisito que establece el prrafo 4 de la Poltica para que prospere la pretensin del Demandante es que el nombre de dominio sea “idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca del Demandante.

Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de una marca espaola que protege la denominacin COEIC.

De igual modo, este Experto considera que existe identidad entre el nombre de dominio <coeic.org> y la marca del Demandante constituida por el signo COEIC. La comparacin entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tcnicos de los nombres de dominio impiden en stos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minsculas, una marca en la que figuran letras maysculas [ United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, Caso OMPI No. D2000-1199)]. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.

Por lo dems, es indiferente la comparacin de los productos o servicios que se puedan ofrecer bajo los nombres de dominio y la marca del Demandante. Porque frente a lo que sucede en el Derecho espaol y comunitario de marcas, en la Poltica lo nico que se exige es valorar si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el pblico normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer que se trata de los mismos signos, o al menos que el titular de la marca y el nombre de dominio coinciden, o que siendo diferentes media entre ellos algn tipo de vnculo. Y es claro que puede generarse confusin entre la marca COEIC y el nombre de dominio <coeic.org> (con independencia de que consten o no casos concretos de confusin).

Sobre la base de lo expuesto, se considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Poltica.

B. Derechos o intereses legtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga xito la reclamacin del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legtimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos. (As se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI No. D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017, o Caja de Ahorros del Mediterrneo v. Antonio Acua Racero, Caso OMPI No. D2002-1037, por citar slo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legtimos, tal como dispone expresamente el prrafo 4.c) de la Poltica.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sera posible dictar una resolucin favorable a los demandantes. Y esta interpretacin debe ser rechazada por absurda (en este sentido, entre otras, las decisiones en Caso OMPI Motorola, Inc. Vs. NewGate Internet, Inc, Caso OMPI No. D2000-0079, Caso OMPI Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803).

El Demandante afirma en su demanda que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio en conflicto, porque la Demandada no poda desconocer la notoriedad de la denominacin; y porque la Demandada en ningn momento ha solicitado autorizacin del Demandante para la utilizacin de su marca.

Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legtimos.

Para intentar probar sus derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio controvertido, la Demandada viene a alegar que registr el nombre de dominio para que lo usase el Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya y ese Colegio tendra derechos o intereses legtimos sobre el trmino COEIC, pues en el artculo 1 de sus Estatutos (hallados acorde a la legalidad el 9dejuliode2002 por la Generalitat de Catalunya), el Colegio podr usar tambin su acrnimo, formado por las letras COEIC.

Pues bien, en la medida en que la Demandada fue la promotora del Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya puede entenderse que la Demandada gozaba de un inters legtimo en el momento de registrar el nombre de dominio. En efecto, el Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya posee un inters legtimo sobre los nombres de dominio compuestos por el signo COEIC, como se expone detalladamente en la decisin del caso OMPI No. D2007-0168. Siendo esto as, la Asociacin promotora del Colegio tambin tendra un inters legtimo a la hora registrar el nombre de dominio en conflicto para posteriormente ceder su uso al Colegio. Sin embargo, el tenor literal del prrafo 4 a ii) de la Poltica establece como condicin para que prospere la demanda que el Demandado no tenga (en el presente) derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. (Literalmente. “Usted no tiene derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio”). Debe por ello analizarse si en la actualidad la Demandada, que figura como titular del nombre de dominio, cediendo su uso al Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya mantiene o no un inters legtimo sobre dicho nombre de dominio. Sin embargo, este Experto entiende que no es necesario llegar a una conclusin definitiva en este punto, toda vez que la existencia de un inters legtimo en el nombre de dominio a la hora de registrarlo hace que dicho nombre de dominio no se haya registrado de mala fe, como se expone a continuacin.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Este Experto considera que el Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya goza de un derecho o inters legtimo sobre los nombres de dominio compuestos por el signo COEIC, que es el acrnimo de su denominacin oficial, porque el artculo 1 de sus Estatutos recogen expresamente la posibilidad de que el Demandado use su acrnimo COEIC. Siendo esto as, no cabe apreciar mala fe en el hecho de que la Demandada, que recordemos es una asociacin promotora de la constitucin del Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya, haya registrado el nombre de dominio <coeic.org> para que fuese usado por dicho Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya.

El Demandante insiste repetidamente en su derecho de marca y en la existencia de una vulneracin del mismo, con cita de jurisprudencia espaola en la que se ha reconocido que un nombre de dominio puede lesionar una marca registrada (tal como por lo dems dispone el artculo 34 de la Ley espaola de marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre). No obstante, un Grupo administrativo de expertos no es competente para determinar si se produce o no una infraccin de marca de conformidad con la Ley espaola. Esa es una tarea que slo a los Tribunales de justicia compete, y que claramente excede de los limitados mrgenes de los procedimientos regidos por la Poltica, en los que nicamente se trata de dilucidar si se ha producido un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio.

En sentido similar de negar la competencia de un Grupo de expertos para determinar la eventuales colisiones entre la marca del demandante y el nombre de dominio del demandado, desde el punto de vista de la legislacin espaola, por ejemplo, Larios Pernod Ricard, S.A. v. Interalis Consulting, S.A. y Dn. Daro Fernndez de Villavicencio Greb, Caso OMPI No. D2003-0149.

El apartado 15.a) del Reglamento dispone que el Grupo de expertos resolver la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Poltica, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Esto hace que en numerosas decisiones de Grupos de expertos se entienda que cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicacin, para suplir las eventuales lagunas de la Poltica y del Reglamento de la ICANN, la normativa de dicho Estado (vanse a ttulo meramente ejemplificativo las resoluciones en Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001; Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, v. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, Caso OMPI No. D 2000-0004, , Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas, Caso OMPI No. D2000-0484; , Seur Espaa, S.A. v. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI No. D2000-0691).

Pero la aplicacin de la legislacin nacional, de forma complementaria a la Poltica no significa que el Grupo de Expertos pueda irrogarse unas competencias propias de los Tribunales de Justicia.

As pues, si el Demandante considera que la Demandada o el Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya hacen un uso del signo COEIC que vulnera su derecho de marca, siempre tiene abierta la va jurisdiccional para entablar las acciones que le reconoce la Ley espaola de marcas. Pero debe tenerse en cuenta que los requisitos para que prosperen esas acciones son diferentes a los requisitos para que prospere una reclamacin en un procedimiento UDRP. Por ello es posible que un nombre de dominio que no haya sido registrado de forma especulativa, y por lo tanto que no es recuperable o cancelable por un procedimiento UDRP, sea utilizado de tal modo que infringe una marca registrada de conformidad con la legislacin espaola. Esto es as por las diferencias de rgimen entre la Poltica y la Ley de Marcas espaola.

Slo a los Tribunales de justicia les corresponde decidir si el uso que la Demandada o el Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya hacen del nombre de dominio <coeic.org> lesiona o no la marca de la Demandante, si resulta de aplicacin al caso el artculo 37 de la Ley de marcas segn el cual “el derecho conferido por la marca no permitir a su titular prohibir a terceros el uso en el trfico econmico, siempre que ese uso se hada conforme a las prcticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su direccin”; y si en caso de que eventualmente se acreditase ante los Tribunales la existencia de una infraccin de marca, si puede o no procederse a una aplicacin analgica de la Disposicin adicional decimosptima de la Ley de marcas, ordenando el cambio de denominacin del Collegi Oficial d’Enginyeria en Informtica de Catalunya.

D. Inexistencia de un abuso del procedimiento por parte de la Demandante

La Demandada solicita que el Grupo de Expertos dicte una Resolucin en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento. Segn el apartado 15.e) del Reglamento, “si despus de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarar en su resolucin que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo”. A la hora de aplicar este apartado, los grupos de expertos han declarado en reiteradas ocasiones que para que proceda la declaracin de que la demanda se ha interpuesto de mala fe es preciso que el Demandante conozca la clara falta de mala fe del Demandado y pese a todo interponga la demanda (Sydney Opera House Trust v. Trilynx Pty. Ltd., Caso OMPI No. D2000-1224, Goldline International, Inc. v. Gold Line, Caso OMPI No. D2000-1151), o que el Demandante interponga la demanda siendo consciente de que carece de derechos sobre la marca por l invocada: (Dan Zuckerman v. Vincent Peeris, Caso OMPI No. DBIZ2002-00245, HER MAJESTY THE QUEEN, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade v. Virtual Countries, Inc, Caso OMPI No. D2002-0754), o que la demanda sea entablada a pesar de que el Demandante conozca la existencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado (Smart Design LLC v. Hughes, Caso OMPI No. D2000-0993).

Pues bien, este Experto considera que la demanda no se ha presentado de mala fe y que no se ha producido un abuso del procedimiento por parte del Demandante. Este Experto entiende que el Demandante ha realizado una interpretacin errnea de la UDRP, creyendo que la titularidad de una marca coincidente con el nombre de dominio litigioso le permite obtener, sin ms, la transferencia del nombre de dominio. Pero una cosa es realizar una interpretacin desafortunada, y otra muy distinta es haber interpuesto una demanda de una mala fe y abusando del procedimiento.

7. Decisin

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.


Prof. Dr. ngel Garca Vidal
Experto nico

Fecha: 24 de abril de 2007

 

: https://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2007/d2007-0171.html

 

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