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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

URALITA, S.A. v. Rafael del Rosal Macas

Caso N D2000-0219

 

1. Las Partes

La Parte Demandante es URALITA, S.A., una sociedad annima domiciliada en Madrid, España y conformada de acuerdo a las leyes de España (la "demandante"), representada por el abogado D. Pablo Pascual Huerta, de "Anguiano & Asociados", Madrid, España.

La Parte Demandada es el señor D. Rafael del Rosal Macas, residente en C/ Capitn Daoiz, 2, 8 B Derecha, Talavera de la Reina, Toledo, España (el "demandado").

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es uralita.com, registrado a nombre del demandado en Network Solutions, Inc., una corporacin de Delaware, con sede en Herndon, Virginia, Estados Unidos de Amrica (el "registrador").

 

3. Curso del Procedimiento

Con fecha 28 de marzo de 2000 el Centro OMPI recibi por va electrnica una demanda de acuerdo a la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Poltica"), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el "Reglamento Adicional"), recibiendo posteriormente el Centro la demanda en copia papel, con sus anexos.

El 29 de marzo de 2000 el Centro requiri a Network Solutions, Inc. confirmacin de los datos de registracin del dominio uralita.com. El 3 de abril de 2000 el registrador confirm que lo tena registrado, siendo Rafael del Rosal Macas el registrante, que estaba vigente el acuerdo de servicio versin 5.0 y que el dominio tena el status de "activo".

El 5 de abril de 2000 el Centro notific la demanda al demandado, junto con la notificacin de comienzo del procedimiento. El 21 de abril de 2000 el Centro recibi la contestacin de demanda fechada el 19 de abril de 2000. El 25 de abril de 2000 el Centro acus recibo de la contestacin.

Despus de recibir la declaracin de independencia e imparcialidad de Roberto A. Bianchi, el 3 de mayo de 2000 el Centro lo design como Panel Administrativo, comunicando la designacin a las partes y fijando plazo hasta el 17 de mayo de 2000 para que el Panel enve la decisin al Centro. El Panel fue por lo tanto constituido de acuerdo a la Poltica y su Reglamento.

No se dictaron rdenes de procedimiento ni se acordaron prrrogas.

El Panel coincide con el Centro OMPI en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la Poltica y su Reglamento.

Las partes son una sociedad mercantil constituida y con sede en España, y un individuo con residencia en España. La demanda y su contestacin se hicieron en español. De acuerdo al Reglamento, Prrafo 11 a), el Panel resuelve que el procedimiento se tramite en español.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Panel, ante lo afirmado en la demanda y no contestado por el demandado, y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

La demandante es titular de registros de la marca URALITA en España, Alemania, Reino Unido, Blgica, Luxemburgo, Portugal, Dinamarca, Suecia, Arabia Saud, Bolivia, Chipre, Costa Rica, Ecuador, Irn, Siria, Mxico, Paraguay, Turqua, Albania, Bulgaria, Francia, Italia, Irlanda, Holanda, Austria, Grecia, Noruega, Estados Unidos, Andorra, Canad, Colombia, Finlandia, Ghana, Jordania, Kuwait, Panam, Per, Somalia, Argelia, Bielorrusia, China, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Cuba, Egipto, Macedonia, Federacin Rusa, Letonia, Liechtenstein, Marruecos, Mnaco, Moldavia, Polonia, RPD Corea, Repblica Checa, Rumana, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Sudn, Suiza, Ucrania y Yugoslavia. Con ello se acredita que la demandante tiene fuertemente protegida su marca "Uralita".

El objeto social principal de URALITA S.A. es la fabricacin de toda clase de materiales para la construccin, que exporta a un buen nmero de pases del mundo, para lo cual tiene protegida su marca "URALITA".

URALITA, S.A. tiene presencia en muchos pases del mundo por la introduccin de sus productos y la implantacin de instalaciones industriales, almacenes de distribucin y sociedades comercializadoras. Tiene constituidas sociedades para el desarrollo de las citadas actividades en España, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Hungra, Estados Unidos, Portugal, Australia y Brasil.

La marca "URALITA" y la denominacin social "URALITA, S.A." son notoriamente conocidas en España, no slo dentro del sector de la construccin, sino tambin con carcter general.

Por las manifestaciones de ambas Partes y lo informado por el registrador al Centro OMPI, el demandado es titular del nombre de dominio uralita.com.

 

5. Alegaciones de las Partes

5.1 Demandante

Afirma la demandante que:

Prev invertir 2.500 millones de pesetas en la construccin de un portal sobre materiales de construccin bajo el dominio uralita.com. Dicha intencin trascendi a travs de la prensa española y dentro del portal financiero INVERTIA.

El demandado es titular del dominio uralita.com desde el 17 de noviembre de 1999. Hasta el 17 de marzo de 2000 el nombre de dominio estuvo inactivo, apareciendo la pantalla "Este dominio est reservado. This domain is reserved" y "Este dominio ha sido reservado con el servicio de reserva de dominio de Rapidsite".

El despacho de abogados de la demandante se puso en contacto con el demandado para llegar a un acuerdo amistoso para la trasferencia del dominio. Las partes se reunieron el 16 de marzo de 2000. El demandado, exhibiendo recortes de diarios, conoca perfectamente los proyectos de la demandante en cuanto a la construccin de un portal y su inversin prevista. El demandado requiri de la demandante la suma de 40 millones de pesetas por la transferencia. La dema ndante califica a ese pedido de "extorsin". La reunin termin sin acuerdo.

La demandante atribuye al demandado haberse servido del seudnimo "Michael Jordan" para enviar dos mensajes al foro "URALITA" dentro del portal financiero "INVERTIA", que rezan:

"Os imaginis que ahora la empresa quiere crear la tercera pata (la tecnolgica) como dice el consejero delegado Manuel Mas Nou resulta que no tiene el domino .com de la empresa. Cuanto dinero se podr llevar la persona que lo tenga a travs de subasta online Os lo imaginis? Yo no quiero ni pensarlo", y

"Cunto creis que debera pedirle a Uralita la persona que posee el dominio en cuestin? Me parece que se va a llevar una pasta no? El to ha estado pero que muy espabilado".

El da 17 de Marzo de 2000 el demandado puso el dominio "uralita.com" en subasta on line en el portal de subastas ibazar.com. El precio de salida de era de 40.000.000 Ptas., justo la cantidad que pidi a los Abogados de URALITA, S.A. con la indicacin de que la subasta durara desde el da 17 de Marzo de 2000 hasta el da 17 de Abril de 2000. Consultando en la pgina Web de "IBAZAR.COM", puede verse que la persona que ofrece el dominio se oculta bajo el seudnimo MICHAEL JORDAN (que es el mismo que utiliz la persona que mand los mensajes al Foro de URALITA, S.A. en "INVERTIA"), y que el dominio de su direccin de correo electrnico es "ARTFROMSPAIN.COM", que coincide con la direccin de correo electrnico del demandado que aparece en la Base de Datos "Whois" de Network Solutions, Inc. El nombre de domino "artfromspain.com" est registrado por un hermano del demandado.

El mismo 17 de Marzo el demandado dirigi un correo electrnico a URALITA, S.A., refirindose a la reunin con sus abogados y que quiere vender el dominio "uralita.com". El mensaje fue contestado por Pedro Sangro, Director de la Asesora Jurdica de URALITA, S.A.

Hay cierta confusin visual entre la pgina web que aparece al dirigirse a la direccin de URL de www.uralita.com (despus de ser redireccionado a la direccin URL http://artistaspain.net/uralita/index2.html) y la verdadera pgina Web de URALITA, S.A.

El dominio ha estado prcticamente siempre inactivo, y el contenido que muestra actualmente, colocado apresuradamente, no puede ser indicativo de inters legtimo, sino revelador de la voluntad del demandado de crear una apariencia ficticia de uso del dominio uralita.com y tratar de esta forma de burlar la Poltica.

Solicita la transferencia del dominio uralita.com a favor de la demandante. La demandante cita en apoyo de su pretensin las Leyes españolas 2/1991 de competencia desleal y 32/1988 de Marcas, art. 30, el Reglamento del Consejo de la Unin Europea art. 9.1. y el caso OMPI D 2000-0018 Banco Español de Crdito, S.A. vs. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira.

Otras alegaciones de la demandante se examinan en 6, abajo.

5.2 Demandado

Alega el demandado:

La reserva de uralita.com fue efectuada el 17 de noviembre de 1999.

Ante la actuacin de mala fe por parte de D. Pablo Pascual Huerta al calificarlo como "cybersquatter " profesional, y que adems lo agravia aclara que su profesin desde 1997 es nicamente el desarrollo mediante diseño, programacin y creacin de bases de datos de websites dedicadas al comercio electrnico o que estn estrechamente ligadas al mundo de Internet. Adems, desarrolla junto a su hermano desde el año 1997 la primera Tienda Virtual de Artesana Española y cuya direccin es:

www.artfromspain.com. Actualmente, trabaja en un importante portal inmobiliario a nivel nacional, del cual no puede dar ms datos.

Agrega que su plan era tener como web central el dominio rafaeldelrosal.com, registrado por el demandado, que actuara como servidor virtual en donde iran a alojarse todos y cada uno de los proyectos de cada dominio y a los cuales se accedera a travs de una redireccin. Por ejemplo, al teclear www.uralita.com, gracias a la redireccin se accedera a www.rafaeldelrosal.com/uralita/. Es mucho ms econmica la redireccin que la contratacin de un servidor virtual para cada dominio.

A continuacin explica sus proyectos para cada uno de los dominios. Con relacin a uralita.com declara que "uralita es un trmino conocido en España con carcter general". Dada esa circunstancia "tena pensado en dar informacin acerca del material del que est compuesto este nombre de uso comn dentro de España", adems de dar una serie de servicios al usuario como son tabln de anuncios, sala de chats y foro de discusin.

Atribuye mala fe a D. Pablo Pascual Huerta quien estara amenazando a la gente escudndose en una gran empresa como es Uralita, S.A. sabiendo que eso puede amedrentar a la persona en particular y calificando como "cybersquatter" profesional al demandado.

Al da siguiente de la reunin, 17 de Marzo de 2000, en el peridico Expansin, de fuerte tirada nacional, apareca la noticia del uso del dominio uralita.com por parte de la empresa Uralita, S.A. La empresa hacia uso de uralita.com dando por hecho que la ICANN ya hubiese resuelto el caso a favor del demandante. Eso le parece un agravio tanto hacia la ICANN como a la misma empresa Uralita, S.A. ya que no hace gala de la empresa casi centenaria que es. Se intenta engañar por medio de la prensa que la resolucin ya ha tenido lugar cuando las resoluciones que toma la ICANN tardan un mnimo de 45 das.

El mismo 17 de Marzo de 1999, D. Pablo Pascual Huerta le enva un e-mail informndole que se podr llegar a un acuerdo econmico de ms de 500.000 pesetas por el traspaso de uralita.com pero nunca llegando a la cantidad de 40.000.000 de pesetas. Dado que en la reunin mantenida el da 16 de marzo de 1999 con los abogados de "Anguiano y Asociados" se le dio a entender que al no tener activa la web la resolucin de la ICANN sera a favor del demandante, equivocadamente y cayendo en una trampa debido a su desconocimiento sobre el tema y la presin de la amenaza, se apresur a crear una web, sin mala fe y sin intencin de dañar a la demandante. Una vez creada la web y tal como indican los e-mails que recibi por parte de diferentes personas que pedan informacin acerca de los productos de la empresa Uralita, S.A. u ofreciendo servicios para colaborar en la construccin de su portal, lo nico que pudo crear su publicacin es un inters a favor de la empresa.

Reitera que la razn por la cual se oper la redireccin fue por el costo. Actualmente la redireccin se ejecuta sobre el servidor www.rafaeldelrosal.com ya que no quiere empañar el nombre de www.artistaspain.net el cual pertenece al demandado y a su hermano.

Los contenidos actuales de uralita.com una vez redireccionado a rafaeldelrosal.com son los siguientes: Informacin sobre la uralita; Link Gua de Madrid; Link Subastas hacia la direccin www.ibazar-es.com, que utiliza asiduamente por estar afiliado en el programa de afiliacin de banners de Ibazar España; Link Broker Online hacia la direccin www.bbvnet.com/plus/ del cual es cliente y utiliza diariamente para ejecutar ordenes de compra y venta de acciones; Link Bolsa: hacia la direccin www.invertia.com que utiliza diariamente para realizar el seguimiento de sus valores de bolsa; Link Noticias hacia la direccin www.expansiondirecto.com la cual tambin utiliza diariamente para conocer noticias del sector financiero.

Si el demandante pretende crear un portal de venta de materiales de construccin, no debera utilizar un nombre de dominio como uralita.com ya que "uralita" es un trmino conocido en España con carcter general. Debera utilizar su verdadera marca comercial que es Uralita Comercial, S.A. de la cual ya posee registrado www.uralitacomercial.com con anterioridad al registro de uralita.com por parte del demandado.

El demandado solicita al Panel que resuelva que el dominio uralita.com siga perteneciendo al demandado.

Otras alegaciones del demandado se examinan en 6, abajo.

 

6. Debate y Conclusiones

6.1 Normas aplicables

La versin 5.0 del acuerdo de registracin (service agreement) del registrador incluye a la Poltica de resolucin de disputas de la ICANN en vigencia para el registrador desde el 1 de enero de 2000. Ello obliga al demandado a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha Poltica y a su Reglamento.

Por otra parte, ya se ha resuelto en otros casos de la OMPI que cuando las partes son reside ntes en el mismo pas, los principios de derecho aplicables incluyen a los del pas de residencia. Ver Caso D00-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, prrafo 6. En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel puede tener en cuenta la legislacin española relevante y su aplicacin por los tribunales españoles. El Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio web oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm, y en particular las siguientes disposiciones: Art. 30: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el trfico econmico. Singularmente, el titular podr (...) utilizar la marca a efectos publicitarios". Art. 35: "El titular de una marca registrada podr ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". Art. 36: "En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podr pedir en la va civil: "a) La cesacin de los actos que violen su derecho" (...) "c) la adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacin (...).

6.2 Identidad o Similitud Confundible

Alega la demandante que el nombre de dominio uralita.com, registrado por el demandado es idntico a la marca sobre la que la demandante tiene derechos.

Al cotejar el Panel el nombre de dominio del demandado con las marcas URALITA, resulta obvia la coincidencia letra por letra del nombre de dominio de segundo nivel uralita con dichas marcas de la demandante. Con ello el Panel tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio uralita.com con tales marcas. La adicin de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia esa conclusin a los fines de la Poltica, Prrafo 4 a)i) porque estamos frente a una similitud confundible.

Carece de peso en este procedimiento la alegacin del demandado en cuanto a que "URALITA" sea un trmino conocido en España con carcter general. Dentro de la limitada competencia de un Panel Administrativo que acta conforme a la Poltica y al Reglamento, aqu no se discute si un nombre de dominio o una marca, en general, puede coincidir con una palabra que sea la designacin necesaria de un producto o de un servicio, o si dicha palabra ha venido a pasar al uso comn y por lo tanto no sera monopolizable como nombre de dominio o como signo marcario (por ejemplo, porque el titular marcario haya permitido, por su inaccin, que tal palabra pasara a ser del uso comn). Es cierto que de acuerdo a la Ley de Marcas española, artculo 11.1. a) y b), no pueden registrarse como marcas los signos genricos para los productos o servicios que pretendan distinguir o los que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios. Sin embargo, la Poltica Pargrafo 4(a)(i) menciona "una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellas registraciones que consiga acreditar suficientemente el demandante, como lo ha conseguido en este caso la demandante.

Un Panel Administrativo no est habilitado para pronunciarse sobre la validez o invalidez de una marca concedida por la Oficina de Marcas de un determinado pas a un demandante. Los nicos rganos competentes para declarar la invalidez de una marca son los del pas de registro o los del pas del tribunal que resulte competente. En España ello es evidentemente as de acuerdo al art. 47, 1. de la Ley de Marcas. Adems, an una eventual declaracin de nulidad dejara subsistente el hecho probado que la marca URALITA ha sido registrada en muchos otros pases, adems de España. Ver 4, arriba. En cada uno de esos otros pases hay un tribunal competente para pronunciarse sobre la nulidad de marca. Mientras subsistan registros marcarios en otros pases de titularidad de la demandante, an en uno slo de ellos, hay base para sostener como se lo hace en la demanda que existe identidad o similitud confundible entre el nombre de dominio y dichos registros. Ver Caso OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v. A ntonio Casals, , 6.4, pg. 11, resuelto por este mismo Panel.

En consecuencia, el Panel encuentra que el nombre de dominio uralita.com es idntico o confundiblemente similar a las marcas URALITA de la demandante.

6.3 Derechos e Intereses Legtimos Respecto del Nombre de Dominio

La demandante ha negado que el demandado tenga derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. Eso no ha sido especficamente contestado por el demandado como era su carga conforme al Prrafo 5(b)(i) del Reglamento. El demandado tena amplia oportunidad, de acuerdo al Prrafo 4(c) de la Poltica, de afirmar y probar que posea derechos sobre el nombre de dominio.

El demandado afirma que entre octubre y diciembre de 1999 "decidi invertir la cantidad de 500.000 pesetas en la compra de 30 nombres de dominio que consider interesantes para crearse un book de diseño de websites", "para desarrollar su carrera como diseñador y programador de Internet y para la cual tiene pensados diferentes proyectos para todos y cada uno de los dominios registrados".

Esa compra en masa de nombres de dominio poco hace para probar que el demandado tuviera derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento. El demandado no hace la menor referencia a que tenga derechos o intereses legtimos propios con relacin a URALITA. En particular, y como lo dice la demandante y no lo niega el demandado, este no se encuentra legitimado para el uso del nombre "Uralita" por no ser titular de ninguna marca "URALITA", ni tener derecho de ninguna clase para el uso de esa marca. No ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominacin "uralita.com" para llevar a cabo alguna oferta propia de productos o servicios. Ello se aprecia particularmente al comprobar que el sitio www.uralita.com deriva a otros destinos en la Red que nada tienen que ver con URALITA. El demandado tampoco ha efectuado ninguna preparacin para promover productos o servicios, antes de que el dominio le fuera reclamado. Esto no ha sido negado por el demandado. No es conocido en el mercado ni se le puede identificar de ninguna manera con la marca muy conocida "Uralita". Por el contrario, se ha acreditado la demandante es la propietaria de la marca "Uralita". El demandado tampoco ha mantenido relaciones laborales o comerciales con la empresa URALITA, S.A., ni vnculo profesional con el nombre o la marca " Uralita", ni su actividad est destinada a la informacin sobre la uralita. Ello tampoco es desmentido por el demandado, que no alega sino que URALITA es "un trmino conocido en España con carcter general". Sin embargo, la notoriedad o renombre de la marca URALITA en España, que no niega el demandado (ver 4, arriba), le obligaba a que explicara en este procedimiento cules eran sus derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio, lo que no ha hecho.

La demandante ha afirmado que el demandado se dedica de forma profesional a la actividad de vender a grandes empresas, o con denominaciones o marcas sobradamente conocidas, nombres de dominio que han sido registrados o adquiridos por l previamente, y que el demandado es un "cybersquatter" profesional, citando a "Panavision vs. Toeppen", y agregando que el negocio del demandado es la venta de dominios.

La demandante como prueba de ello ha indicado numerosos dominios reservados a favor del demandado:"opep.net" Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo; "cnmv.net" - Comisin Nacional del Mercado de Valores española; "bbcprime" Canal de la Televisin Britnica; "expansin financiera.com" Publicacin econmica lder en España; "cementosportland.com" Fabricante de Cemento lder en España y con importante presencia internacional; "nh-hoteles.net" Cadena Hotelera lder en España. Cotiza en el IBEX 35; "andaluciatelevision.com" - Canal de la Televisin Autnoma de Andaluca; "telemadrid.net" - Canal de la Televisin Autnoma de Madrid; "canalclasico.com" Canal temtico de Televisin Española; "talaveradelareina.com" Localidad de la Provincia de Toledo (España); "aluche.com" Distrito de Madrid (España).

Como se trataba de una alegacin muy especfica, tocaba al demandado contestarla tambin especficamente. Pero el demandado slo se ha referido, dentro de esa lista, a los dominios talaveradelareina.com, aluche.com y telemadrid.net, respecto de los que proporciona alguna explicacin. El Panel nota sin embargo que casos tan conspicuos como "bbcprime" y "nh-hoteles.net" que coinciden con el nombre de entidades europeas muy conocidas (BBC de Londres y NH hotelera de España) no han merecido comentario alguno del demandado, lo que autoriza a dudar de que tenga derechos o intereses legtimos sobre los mismos quien en su extensa contestacin de demanda no se molesta siquiera en referirse a ese punto, habida cuenta de lo dispuesto por el Prrafo 5 b) i) del Reglamento (carga de contestar especficamente a las alegaciones del demandante). Ello constituye una presuncin desfavorable en cuanto a la posible existencia de derechos e intereses legtimos propios del demandado en relacin a uralita.com.

Por todo lo que antecede, el Panel determina que el demandado no tiene ni derechos ni intereses legtimos sobre el nombre de dominio uralita.com.

6.4 Registracin de Mala Fe

La demandante afirma que el dominio ha sido registrado y usado de mala fe, y que fue registrado con la nica y exclusiva intencin de venderlo por un precio ms elevado que el que le cost adquirirlo al demandado. Relata que el 16 de marzo de 2000 el demandado se reuni con los abogados de la demandante en el despacho de estos ltimos, que all el demandado les requiri la suma de 40.000.000 pesetas por la cesin del nombre de dominio, y que dicha reunin termin sin acuerdo.

Por su parte, el demandado afirma que el 14 de marzo el abogado D. Jos Luis Bargallo lo llam a su mvil manifestndole la intencin de URALITA, S.A. de comprarle el dominio, concretndose la reunin el 16 de marzo en las oficinas de los abogados mencionados. Dice el demandado que nunca antes se haba puesto en contacto con los abogados y que, hasta ese llamado, desconoca el inters de la demandante en el dominio. Relata que en la reunin se le ofrecieron 750 dlares por la cesin. No aceptada dicha suma por el demandado, este relata que se le ofreci una cantidad de hasta 500.000 pesetas. El demandado dice textualmente:

"Lo que no tolero bajo ninguna circunstancia es que se me amenace tal y como hizo D. Pablo Pascual Huerta. Ante tal circunstancia que no tolero bajo ningn aspecto, por qu no poner un precio de venta a mi dominio tal y como me preguntaba insistentemente Don Jos Luis Bargallo. En mi familia somos ocho miembros familiares: cuatro hermanas, dos hermanos, mi padre y mi madre. Por qu no pedir una cantidad de dinero para cada uno de mis hermanos y mis padres? Mi decisin fue la siguiente: 5 millones de pesetas para cada miembro de mi familia. En total 40.000.000 de pesetas, de los cuales la parte correspondiente a mi madre no le vendra nada mal para tratar su cncer de mama.

Si eso es actuar de mala fe que baje Dios y me lo diga". Cont. de demanda, p. 10.

Prosigue el demandado relatando que el da 17 de marzo el abogado Huerta envi un email al demandado informndole que se podra llegar a un acuerdo econmico de ms de 500.000 pesetas por el traspaso, pero nunca llegando a la cantidad de 40.000.000 de pesetas.

Con lo dicho el Panel considera que el demandado no slo no ha negado su exigencia a la demandante de una suma notoriamente superior a "los costos diversos documentados que estn relacionados directamente con el nombre de dominio" (Prrafo 4 b) i) de la Poltica), sino que directamente la reconoce.

Habindose establecido en 6.3 arriba que el demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio, queda acreditado para este Panel, por reconocimiento expreso del demandado, que lo ha registrado de mala fe, segn lo describe la Poltica, Prrafo 4 b) i), ya que lo ha hecho "fundamentalmente con el fin de vender (...) el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios (...) por un valor cierto que supera los costos que estn relacionados directamente con el nombre de dominio".

No es bice para esta conclusin que el demandado haya alegado que fue la otra parte quien se contact con l, y que el demandado desconoca el inters de URALITA, S.A. en el dominio. Obviamente, de haber tenido el demandado derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio l podra haber vendido, como cualquier otra propiedad privada, tal nombre de dominio a quien quisiera pagarlo, al precio que se conviniera. Pero el demandado no tiene ni derechos ni intereses legtimos sobre el nombre de dominio. Ver 6.3 arriba. Parece razonable que el titular marcario, al advertir que la marca de la que es titular ha registrado como nombre de dominio por otro, contacte al registrante del dominio para intentar llegar a un acuerdo que evite un litigio o un procedimiento como el presente. La mala fe al momento de la registracin existe o no existe, y que el titular marcario sea quien haga el contacto no cambia la mala fe en el registrante, si tal fuera el caso. A la inversa, un registrante de buena fe, y con derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio, no pierde esa buena fe ni sus derechos por contactar al titular marcario para negociar la venta.

El demandado ha alegado que l en un principio estaba dispuesto a entregar el dominio - a Uralita, S.A. - a cambio de nada, al igual que hizo con america-iberica.com que habra regalado a la Editorial Amrica Ibrica. Sin embargo, este Panel considera que nada de lo ocurrido desde que las partes entraron en contacto prueba esa supuesta intencin benvola en el demandado en relacin a la demandante. Ver los mensajes de "Michael Jordan" al foro Uralita del sitio Invertia que se examinan en el punto siguiente.

Con ser suficiente lo indicado para concluir que el registro del demandado se hizo de mala fe, el Panel advierte que el demandado tambin incurre en otra circunstancia del mismo tenor, la indicada por la Poltica, Prrafo 4 b) ii), que dice:"(U)sted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa ndole".

El demandado saba que exista la sociedad URALITA, S.A. a la que considera en su contestacin de demanda "una gran empresa", y como "una empresa casi centenaria que es". Saba o al menos deba saber de la existencia de los productos URALITA y que estaban protegidos por una marca que se ha acreditado muy conocida en España. Por lo tanto, registrar esa marca ajena como nombre de dominio importaba impedir que el titular marcario reflejara la marca en el nombre de dominio correspondiente.

La Poltica, Prrafo 4 b) ii), requiere que el registrante-demandado "haya desarrollado una conducta de esa ndole". El Panel considera que el demandado, al conocer las circunstancias de titularidad y renombre de la marca ajena a la que es idntica o confundiblemente similar el dominio, y registrarlo sin derechos ni intereses legtimos propios ha incurrido en una conducta de tal ndole, con lo que se determina que el requisito descripto se encuentra presente.

El demandado tambin ha incurrido, si bien parcialmente, en la circunstancia de registro de mala fe de la Poltica, Prrafo 4 b) iii) que dice:"(U)sted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".

A todas luces, el demandado no es un "competidor" de la demandante. Tampoco consta que la finalidad del registro haya sido "fundamentalmente" conseguir esa perturbacin, que suele hacerse en el contexto de una competencia desleal directa para aumentar la cuota propia de mercado. Aqu la perturbacin se ha realizado para hostigar a la demandante y conducirla a negociaciones sobre venta del dominio, con lo que la correspondencia parcial de la conducta del demandado con el citado Prrafo 4 b) iii) queda enmarcada, as como la circunstancia de impedir que la marca se refleje en el dominio, en un designio global dirigido directamente a forzar la compra del dominio.

El Panel concluye que la demandante ha probado la circunstancia del prrafo 4(b)(i) de la Poltica.

Por otra parte, la finalidad de lucro ilegtimo por la venta del nombre de dominio no agota las circunstancias de registro de mala fe, que han sido enumeradas slo ejemplificativamente en la Poltica. Que el demandado haya registrado un nombre de dominio ".com", de uso comercial de acuerdo al "Request for Comment 1591" cuando al mismo tiempo afirma que "uralita" es un nombre de uso comn, habla de una inconsecuencia inadmisible en quien dice obrar de buena fe. Si tuviera buena fe el demandado entonces no debera haber pensado en registrar un nombre de dominio ".com", destinado a uso comercial. La publicacin en la pgina respectiva - por derivacin a otra de cuyo dominio es titular o controlante el demandado - de datos supuestamente tiles o instructivos sobre el material de construccin "uralita" confirma que la registracin ha sido hecha manifiestamente con la intencin de desviar a un eventual navegante de la Red que est buscando a la empresa URALITA, S.A. en su figuracin virtual, y no se compadece con algn uso legtimo de uralita.com. Como se vio, el demandado no ha probado derechos ni intereses legtimos propios sobre el nombre de dominio, ni mucho menos algn inters legitimo como, por ejemplo, realmente querer ilustrar al pblico sobre materiales de construccin en general o la "uralita" en particular. Por el contrario ha quedado acreditado que es muy conocida la marca del demandante en España. Asimismo, la demandante URALITA, S.A. es caracterizada por el demandado como una "gran empresa" y como "empresa casi centenaria que es", lo que prueba que conoca bien a la demandante, y no poda ignorar a pesar de lo que afirma el demandado que URALITA, S.A. poda tener inters en el nombre de dominio uralita.com.

Por todo lo expuesto, el Panel determina que el nombre de dominio uralita.com ha sido registrado de mala fe.

6.5 Utilizacin de Mala Fe

Reprocha la demandante al demandado no hacer un uso legtimo y leal, o no comercial del dominio, tratar de aprovecharse ilegtimamente de la marca, estar intentando empañar la imagen de URALITA, S.A. y atraer visitantes al sitio www.artistaspain.net, del que es titular su hermano, con una clara finalidad lucrativa. Agrega que el demandado ha intentado aprovecharse del prestigio de la marca "URALITA" para atraer visitantes a los sitios "artistaspain.net" y "artfromspain.com", con los que est vinculado, lo que es tambin un indicio de mala fe recogido expresamente el prrafo 4.b) de la Poltica.

Alega la demandante que el mismo 17 de Marzo de 2000, justo despus de la reunin con los abogados de URALITA, S.A., el demandado cambi la pgina Web a la que se accede desde el dominio www.uralita.com y coloc como nico contenido un breve texto con informacin general sobre el origen histrico y la forma de fabricar el amianto-cemento, el cual se inicia mediante la definicin del Diccionario de la Real Academia Española. Adems, con el deliberado propsito de producir confusin, el demandado incluye una referencia al Manual General de Uralita, manual editado por URALITA, S.A. y sobradamente conocido por el mundo empresarial al que se dirige. Al lado de este texto, en la pgina Web, el demandado coloc un "link" a la direccin www.artfromspain.com, con la que tiene estrecha relacin.

Considera la demandante que el sitio web ha sido puesto en funcionamiento de forma apresurada, que no tiene un verdadero contenido informativo, y que busca a) dar la apariencia de uso del domino; b) crear confusin con la propia Pgina Web de URALITA, S.A con la intencin de causar daño a la demandante apremindola para que acabe pagando un alto precio por el dominio, y c) dar promocin al sitio Web www.artfromspain.com, aprovechando el potencial de visitas a la pgina de visitas de Uralita (aprovechamiento ilcito de la imagen de terceros).

Refiere la demandante que en la tarde del da 17 de marzo de 2000 el sitio Web al que se acceda a travs de la direccin www.uralita.com, volvi a quedar "en construccin", siendo imposible acceder a la pgina, y quedando, por tanto, privado de cualquier contenido. Agrega que el demandado el da 19 de marzo volvi a enviar un nuevo mensaje, bajo el seudnimo "Michael Jordan" al Foro de la Empresa URALITA, S.A. en el Portal Financiero INVERTIA, en el que volva a insistir en que la empresa no era titular del nombre de domino "uralita.com".

Refiere la demandante que el da 21 de marzo el demandado volvi a cambiar el contenido de www.uralita.com. Al teclear www.uralita.com, la pgina se redirecciona automticamente a la direccin http://www.artistaspain.net/uralita/index2.html, de cuyo dominio tambin es titular el hermano del demandado, Manuel del Rosal Macas. Aparece una nica pantalla casi vaca de contenido, con una serie de links a los siguientes direcciones: "Bolsa" lleva a la pgina de inicio de www.invertia.com, pgina de informacin financiera donde fueron enviadas las no ticias relativas al dominio "uralita.com"; "Broker Online" lleva a la pgina de inicio de www.bbvnet.com/plus, pgina del Banco Bilbao Vizcaya, entidad sin relacin alguna con URALITA, S.A., ni con el demandado. "Noticias" lleva a la pgina de inicio de la edicin electrnica del diario Expansin, entidad sin relacin alguna con URALITA, S.A., ni con el demandado, pero donde han sido publicadas noticias relativas al inters de URALITA, S.A. en invertir en comercio electrnico. "Subastas" lleva a la pgina de inicio de www.ibazar.com, que es justamente el sitio de subastas donde se tiene en subasta online el domino "uralita.com"; siendo IBAZAR una entidad sin relacin alguna con URALITA, S.A., ni con el demandado. "Buscador" lleva a la pgina de inicio de www.yahoo.es, quien no tiene relacin de ninguna clase con URALITA, S.A., ni con el demandado. Es posible bajarse un documento "Word" comprimido con exactamente el mismo texto acerca de la fabricacin e historia del cemento que figuraba en la primera versin de esta pgina.

El demandado no ha conseguido rebatir ninguna de las afirmaciones precedentes.

Coincidentemente con lo alegado por el demandante, este Panel ha constatado mediante una visita independiente realizada el 6 de mayo de 2000 al sitio web www.uralita.com que quien lo visita es redireccionado automticamente al sitio del demandado www.rafaeldelrosal.com y que al entrar en la palabra "uralita" de este ltimo sitio se remite a una pantalla que por una parte contiene una referencia al significado de "uralita" como material de construccin y por la otra se proporcionan distintos vnculos o links. Entre ellos figuran los vnculos indicados por la demandante. Con ello el Panel comprueba en forma independiente que el demandado ha incurrido en la conducta descripta por la Poltica, cuando indica en el Prrafo 4 b):

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lnea, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacin o promocin de su sitio Web o de su sitio en lnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lnea".

El sitio al que se atrae usuarios ahora es el propio del demandado: rafaeldelrosal.com. Antes lo fue el del demandado y su hermano. El nimo de lucro resulta tanto de que ambos sitios son del tipo ".com", como de que existe oferta de servicios no gratuitos en el primero (uno de los links es "publicidad"). Todo ello sin aclarar que no existe relacin alguna con la marca del demandado. Provocar la posibilidad de confusin a los navegantes de la Web que deseen conectarse con el sitio que corresponde a la marca de la demandante - sin aclararles que su conexin no se ha hecho con un sitio del demandante - representa un uso evidente de mala fe. El Panel considera, por otra parte, que la explicacin del demandado, de que la redireccin de www.uralita.com hacia www.rafaeldelrosal.com o al anterior sitio fue por el costo, es poco creble, pero aunque as no fuera, ello no disminuye en nada la aplicabilidad directa del mencionado Prrafo 4 b)iv) de la Poltica a este caso.

El demandado ha alegado que "el contenido de la web www.uralita.com no es ningn acto de mala fe ni afecta de ninguna manera a la empresa Uralita, S.A., sino todo lo contrario como pueden atestiguar los e-mails recibidos de gente interesada en conocer la oferta de materiales de construccin de la empresa Uralita, S.A. o que pretenden participar de una manera u otra en la creacin del portal"; que "el grfico de cotizacin de la empresa Uralita, S.A. muestra que no ha parado de subir desde el da 16 de Marzo hasta la fecha actual", y que "se ofrece la posibilidad al usuario de insertar publicidad mediante banners publicitarios siempre que esta no perjudique a la empresa Uralita, S.A.". Todo ello no favorece al demandado, ya que el redireccionamiento de un nombre de dominio que representa a una marca ajena est expresamente contemplado en el citado prrafo, mientras que la venta de publicidad, con o sin contenidos perjudiciales a la demandante, habla del fin de lucro que contempla la citada norma.

La Poltica, Prrafo 4 (b) slo ha dado un listado no taxativo de circunstancias que constituyen una utilizacin de mala fe del nombre de dominio. Ello significa que el Panel puede considerar si en el caso existen cualesquiera conductas del demandado - activas u omisivas - que representen utilizacin de mala fe. Para ello el Panel est autorizado a contemplar el caso tambin a la luz del derecho español.

Como en el caso OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v Antonio Casals, este Panel ha tenido a la vista el Auto dictado el 2 de junio de 1999 en el caso "nocilla.com" por el Juzgado de Primera Instancia N 5 de Oviedo, España [1]. La actora era titular de la marca NOCILLA y peda medidas cautelares contra el titular de nocilla.com. El Juez, fundndose en la Ley de Competencia Desleal, arts. 5, 6, 9, 11, 12, 18 y 25; Ley de Marcas, arts. 30, 36 y 40; Ley de Patentes, art. 133 y Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 1428, resolvi la prohibicin y orden de cese inmediato a la demandada del uso en cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o actividades de la denominacin NOCILLA; la prohibicin y orden de cese inmediato del nombre de dominio de Internet http://www.nocilla.com por parte de la demandada, prohibindole incluir contenido alguno en el mismo, y de manera especial, la palabra NOCILLA, as como cualquier remisin a otros dominios de Internet; orden de embargo del nombre de dominio citado, comunicndolo al registrador Network Solutions, Inc; prohibicin de efectuar cualquier otro cambio en el nombre de dominio, salvo los ordenados expresamente por el Juzgado; se ordenaron adems astreintes, y se conden a la demandada al pago de las costas.

En dicho caso se juzg que no era obstculo para la procedencia de las cautelares que la pgina web se encontrara en construccin. Tambin se consider que el conocimiento de los productos de la parte actora, y de sus registros marcarios, y el mantenimiento de la pgina web en Internet con la denominacin "nocilla" an despus del requerimiento notarial hecho por la actora a la demandada, eran bases para las medidas cautelares.

Una resolucin similar mereci el reciente caso Metacampus ante el Juzgado de 1ra. Instancia N 9 de Madrid, Autos de Medidas Cautelares 141/2000 [2]. El 10 de marzo de 2000 se decidi inter alia la prohibicin y cese a las demandadas del uso de los nombres de dominio en Internet " www.metacampus.net " as como cualquier otro que incluya el trmino "METACAMPUS". Las cautelares haban sido pedidas por la Fundacion per a la Universidad Oberta de Catalunya, titular de la marca METACAMPUS registrada en España, contra la registrante del nombre de dominio Imago Mundi SL, de Madrid, y otra sociedad. La demandante de las cautelares se fundaba en el art. 40 de la Ley de Marcas. El auto se fund en el art. 30 citado en 6.1. arriba, y encontr que haba apariencia de buen derecho y peligro en la demora. La Magistrado-Juez consider que "el hecho que la Ley de Marcas no contenga previsin legal alguna sobre la asociacin de un dominio en Internet con una marca, no implica en modo alguno que dicha omisin haya sido buscada de manera intencionada". En consecuencia, se consider aplicable al caso dicha norma.

En opinin de este Panel, el caso presente exhibe notas del todo similares a las de los casos Nocilla y Metacampus.

Por otra parte, son particularmente demostrativos de una utilizacin de mala fe del nombre de dominio los mensajes de un tal "Michael Jordan " mencionados en 5.1. arriba, enviados al foro de "Uralita" en el sitio de Invertia. Con lo afirmado y documentado en la demanda y no contestado por el demandado incumpliendo su carga - el Panel considera que tales mensajes efectivamente emanaron del demandado o de personas bajo su control o asociadas al mismo. El dominio de la direccin de correo electrnico del remitente "Michael Jordan" es "ARTSFROMSPAIN.COM", el mismo de quien segn la demandante sin cuestionamientos del demandado - puso el dominio "uralita.com" en subasta on line el 17 de marzo de 2000 en el portal de subastas ibazar.com con precio de salida de 40.000.000 Ptas.

Surge de la consulta que realiz la demandante lo que tampoco fue contestado por el demandado - que el dominio de la direccin de correo electrnico de "Michael Jordan" es "ARTFROMSPAIN.COM", que coincide con la direccin de correo electrnico del demandado que aparece en la Base de Datos "Whois" de Network Solutions, Inc. El nombre de domino "artfromspain.com" est registrado por un hermano del demandado. Es decir, que quien enva los mensajes cargados de sorna al foro Uralita es quien al mismo tiempo quien pone el dominio en subasta con precio inicial idntico al reclamado a los abogados de la demandante. Esa persona es, por lo tanto, el demandado o personas bajo su control o de su relacin.

Eso no es todo al respecto. Una conexin independiente realizada por este panelista el 7 de mayo de 2000 al sitio www.invertia.com, foro "Uralita", permiti encontrar un mensaje enviado el 18 de marzo de 2000 por el usuario "Miguel Ángel" pidiendo informacin sobre el valor Uralita, y comentando que habra una opa [3] prximamente, que todo el mundo dice que la accin est barata y subir, pero que no acaba de despertar, que hay volatilidad anormal en ella, y que por ltimo quiere contrastar opiniones con el foro. Dicha consulta obtuvo la siguiente respuesta del tal "Michael Jordan":

"Quiz porque el dominio uralita.com no pertenece a la empresa".

Es decir, que ahora ya no se limita el demandado a hostigar a la empresa, sino que directamente atribuye en pblico la alta volatilidad del papel y el estancamiento de su precio en bolsa a que l posee el nombre de dominio y no la empresa.

Este panelista, en la misma conexin, determin que bajo el ttulo "Lo que hay que saber sobre Uralita.com" el demandado con fecha 30 de marzo de 2000 envi otro mensaje al foro "Uralita" en el que declara "Ya que por lo visto mucha gente sabe quien se esconde bajo el seudnimo Michael Jordan es Rafael del Rosal, propietario del dominio uralita.com, mantuve una reunin con los abogados representantes de Uralita, previa cita concertada por ellos" y contina relatando su versin de la reunin con los abogados de la demandante que coincide bsicamente con lo relatado al respecto en la contestacin de demanda. Por lo tanto, este Panel tiene por acreditado que "Michael Jordan" es en realidad el demandado.

El Panel considera que tales mensajes hablan de un notable cinismo del demandado al tiempo que explican cul fue la finalidad excluyente del registro de uralita.com: venderlo al titular marcario URALITA, S.A. con sumo provecho, y sin derecho para poder hacerlo, mofndose entretanto burdamente de la empresa frente al pblico interesado en la inversin burstil en un sitio y foro que es visitado por quienes tienen un inters concreto en informarse sobre la evolucin del ttulo valor de la demandante.

Cualquiera sea la apreciacin de dicha conducta a la luz de las normas que puedan regir en España para la difusin de rumores en un medio pblico en relacin a ttulos valores, el Panel no duda al considerar que el proceder del demandado al enviar los mensajes comentados incurri en una utilizacin de mala fe del nombre de dominio comprendida dentro del criterio amplio de la Poltica, Prrafo 4 b).

Por todo lo expuesto, el Panel determina que el nombre de dominio uralita.com ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado.

 

7. Decisin

El Panel ha determinado que el nombre de dominio uralita.com es idntico o confundiblemente similar a las marcas URALITA de la demandante. Asimismo, el Panel ha determinado que el demandado carece de derechos e intereses legtimos respecto de dicho nombre de dominio. El Panel tambin ha determinado que la registracin de dicho nombre de dominio por el demandado ha sido efectuada de mala fe, y que el nombre de dominio ha sido y est siendo usado de mala fe por el demandado.

Por todo ello y conforme a los Prrafos 4 i) y 15 de la Poltica, el Panel Administrativo resuelve requerir que la registracin del nombre de dominio uralita.com sea transferida a la demandante, URALITA, S.A.

 


 

Roberto A. Bianchi
Panelista Unico

12 de mayo de 2000

 


1. Texto del Auto publicado en http://www.dominijuris.com/documentacion/comentarios/nocilla.htm.

2. Texto del Auto publicado en http://www.dominiuris.com/documentacion/comentarios/metacampus.htm.

3. Oferta Pblica de Adquisicin.

 

: http://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-0219.html

 

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