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Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas

Caso N D2000-0484

 

1. Las Partes

La Parte Demandante es la sociedad TRANSACCIONES UNIVERSALES S.A., una sociedad annima organizada y existente de conformidad con las leyes de la Repblica de Guatemala y domiciliada en la ciudad de Guatemala (la "Demandante"), representada legalmente por el señor John Otto Knoke Schlosser, quien acta en su calidad de Gerente General y Representante Legal, de conformidad con la documentacin allegada a la demanda. A requerimiento de la "Demandante", sta acta en el presente proceso a travs de su abogada Ada Lisette Redondo Aguilera.

La Parte Demandada es el señor MARIO ARIEL CASTILLO VARGAS, residente en la 18 avenida 9-60 zona 6 de la ciudad de Guatemala, Guatemala 01006 (el "Demandado").

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es BANCARED.COM, registrado a nombre del "Demandado" en Network Solutions, Inc., una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Amrica, con domicilio en la ciudad de Herndon, Estado de Virginia, Estados Unidos de Amrica (el "Registrador").

 

3. Curso del Procedimiento

El 24 de mayo de 2000 el Centro de Arbitramento y Mediacin de la OMPI (el "Centro"), recibi por va electrnica una demanda de acuerdo a la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Poltica"), el Reglamento de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 29 de mayo de 2000, el "Centro" recibi la demanda en copia de papel, con sus anexos.

El 26 de mayo de 2000 el "Centro" requiri al "Registrador" la confirmacin de los datos del registro del dominio BANCARED.COM. El 31 de mayo de 2000 el "Registrador" confirm que lo tena registrado, siendo el "Demandado" el titular del registro del nombre de dominio BANCARED.COM, que estaba vigente el acuerdo de servicio versin 4.0 y que el dominio tena el status de "activo".

El 2 de junio de 2000 el "Centro" notific la demanda al "Demandado", junto con la notificacin de comienzo del procedimiento. El 6 de junio de 2000 el Centro recibi la contestacin de la demanda. El 7 de junio de 2000 el "Centro" acus recibo de la contestacin de la demanda.

Despus de recibir la declaracin de independencia e imparcialidad de Fernando Triana, el 20 de junio de 2000, el "Centro" lo design como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designacin a las partes el 22 de junio de 2000 y fijando plazo hasta el 6 de julio de 2000 para que el "Panel" enve la decisin al "Centro". El "Panel" fue por lo tanto constituido de acuerdo a la "Poltica" y su "Reglamento".

El "Panel" mediante comunicacin transmitida al "Centro" el 29 de junio de 2000, le solicit a la "Demandante" pruebas adicionales y aclaraciones sobre los fundamentos de hecho y de derecho de su escrito de demanda y de su rplica. Debido a la antedicha peticin, se acord una prrroga del trmino para emitir el fallo de diez das siguientes a la recepcin de todos los documentos y las aclaraciones solicitadas. El 11 de julio de 2000 la parte "Demandante" envi su respuesta al requerimiento del "Panel".

El 13 de julio de 2000, por solicitud del "Panel", se corri traslado de la respuesta al requerimiento al "Demandado", de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artculo 10 del "Reglamento". El 14 de julio de 2000 el "Panel" recibi la comunicacin del "Demandado" del 30 de junio de 2000, por medio de la cual ste le propone a la "Demandante" un acuerdo de transaccin, el cual nunca se concret.

El 17 de julio de 2000, la "Demandante" remiti comunicacin dando respuesta a las afirmaciones del "Demandado" del 30 de junio de 2000 y del 13 de julio de 2000. Finalmente, el 18 de julio de 2000, el "Demandado" da respuesta a lo anterior.

El 18 de julio de 2000, el "Panel" le solicita al "Centro" la aclaracin acerca de si la versin 4.0 del Acuerdo del "Registrador", vigente al momento del registro del nombre de dominio BANCARED.COM, incluye la "Poltica" y el "Reglamento". El 24 de julio de 2000, el "Centro" le contesta al "Panel" señalando que en efecto tanto la "Poltica", como el "Reglamento" estn incluidos dentro de la versin 4.0 del Acuerdo del "Registrador". El 27 de julio de 2000 se recibe de la "Demandante" un recuento de leyes para admitir y rechazar pruebas, segn las leyes de la Repblica de Guatemala.

El "Panel" coincide con el "Centro" en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la "Poltica" y el "Reglamento".

La "Demandante" es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes de la Repblica de Guatemala y el "Demandado" es un individuo de nacionalidad Guatemalteca, ambos con domicilio en la ciudad de Guatemala, Repblica de Guatemala. La demanda y su contestacin se hicieron en idioma español. Por lo tanto, de acuerdo al "Reglamento", Artculo 11 literal a), el "Panel" resuelve que el procedimiento se tramite en idioma español.

 

4. Antecedentes de Hecho

El "Panel", ante lo afirmado en la demanda, en la contestacin de la demanda, en la rplica de la "Demandante" y en la contra rplica del "Demandado" y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

La "Demandante" fue constituida el 14 de enero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil General de la Repblica de Guatemala el 23 de junio de 1993. La "Demandante", de conformidad con su objeto social, presta de manera principal los siguientes servicios: "...la administracin y centralizacin de la informacin de las interconexiones electrnicas de carcter financieras, burstiles, cajeros automticos, terminales punto de ventas y todo tipo de instrumento computadorizado o electrnico que tenga o pudiera tener relacin con ellos o que contribuya a facilitar la pronta y efectiva transmisin de informacin electrnica...".

El 25 de junio de 1993, la "Demandante" solicit ante el Registro de la Propiedad Industrial de la Repblica de Guatemala, el registro de la marca BANCARED Y DISEÑO para cubrir: "servicios en asuntos financieros y monetarios, relacionados con los institutos bancarios; servicios de crdito que no sean bancos; asuntos monetarios; las interconexiones financieras, burstiles, cajeros automticos, terminales punto de venta por la va electrnica o cualquier instrumento computadorizado" servicios de la Clase 36 Internacional.

La solicitud anteriormente descrita, procedi a registro siguiendo los trmites propios de la legislacin guatemalteca, inscribindose el 6 de octubre de 1998, bajo el nmero 92,384 con vigencia de diez años, es decir hasta el 5 de octubre de 2008. La marca registrada por TRANSACCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA es la siguiente:

 

La "Demandante" ofrece servicios financieros por medios electrnicos o Internet, utilizando su marca BANCARED Y DISEÑO. A los servicios prestados por la "Demandante" se puede acceder en las siguientes pginas web: www.bancared.com-gt, www.bancared.net.gt y www.bancared.net, las cuales contienen la misma informacin, presentacin y diseño.

De acuerdo a las manifestaciones de ambas Partes y a lo confirmado por el "Registrador" al "Centro", el "Demandado" es titular del nombre de dominioBANCARED.COM desde el 6 de septiembre de 1997, vigente hasta el 7 de septiembre de 2000.

Este "Panel", ingres al sitio www.bancared.com, y pudo comprobar que el "Demandado" no est utilizando su nombre de dominio.

De igual forma, la "Demandante" ha realizado publicidad sobre su marca BANCARED Y DISEÑO desde por lo menos el 22 de julio de 1996, de acuerdo a las pruebas aportadas por la misma.

El "Demandado" fue empleado de la empresa CABLENET, S.A. desde el 3 de marzo de 1997 hasta el 31 de mayo de 1998. En el mes de julio de 1997, la empresa CABLENET, S.A. mantuvo relaciones comerciales con la parte "Demandante", segn lo acredita la cotizacin enviada el 3 de junio de 1997, por Hans Thiel, Gerente General de dicha empresa a Otto Knoke Schlosser, Gerente General de la "Demandante" y la orden de compra del 18 de julio de 1997 emitida por la "Demandante" y dirigida a la mencionada empresa.

 

5. Alegatos de las Partes

5.1 Demanda

Afirma la "Demandante" que:

Que es una sociedad de nombre comercial BANCARED y que fue constituida el 14 de enero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil General de Guatemala el 23 de junio de 1993. Dicha sociedad se cre con el propsito de ofrecer entre otros, servicios financieros electrnicos utilizando tecnologa reciente.

El 25 de junio de 1993 la "Demandante" solicit el registro de la marca BANCARED Y DISEÑO para identificar: "Servicios financieros y monetarios, relacionados con los institutos bancarios; servicios de crdito que no sean bancos; asuntos monetarios, las interconexiones financieras, burstiles, cajeros automticos, terminales punto de venta por la va electrnica o cualquier otro instrumento computarizado", servicios de la Clase 36 Internacional. Dicha solicitud de registro fue concedida el 6 de octubre de 1998, con una vigencia de diez (10) años, es decir hasta el 5 de octubre de 2008.

Desde 1993 hasta la fecha la "Demandante" ha venido utilizando su marca BANCARED Y DISEÑO para promocionar y publicitar los servicios ofrecidos por ella en Guatemala y en Centroamrica.

La "Demandante" tiene como meta la expansin de los servicios electrnicos por Internet y la promocin de la banca digital en Internet en Guatemala y Centroamrica. De igual forma, la "Demandante" tiene como proyecto futuro prestar sus servicios por medios electrnicos a consumidores de Guatemala, Centroamrica, Latinoamrica y el mundo. Para stos fines, la "Demandante" precisa reflejar su marca BANCARED Y DISEÑO en el dominio de nivel superior genrico .com.

El "Demandado" obtuvo el registro del nombre de dominio BANCARED.COM el 6 de septiembre de 1997, en vigencia del contrato de servicios del "Registrador", versin 4.0 y efectu modificaciones sobre el mismo el 16 de noviembre de 1999, en vigencia del contrato de servicios del "Registrador", versin 5.0. La "Demandante" afirma que dado que el "Demandado" realiz modificaciones al registro en vigencia de la versin 5.0 del Acuerdo, la cual incluye la "Poltica" y el "Reglamento", stos le son aplicables.

Poco despus de haber registrado el nombre de dominio BANCARED.COM, el "Demandado" contact telefnicamente al señor Otto Knoke Schlosser, Representante Legal de la "Demandante" con el fin de venderle a la sociedad "Demandante" dicho nombre de dominio a un precio equivalente al costo del registro, gastos de mantenimiento y de reinscripcin y otros gastos extras en que haba incurrido por el registro.

La "Demandante" no acept esta oferta, ni las ofertas sucesivas que el "Demandado" le hizo, con el argumento de que es ella la titular del registro marcario.

Adicionalmente, desde 1997 a la fecha el "Demandado" no ha hecho uso del nombre de dominio BANCARED.COM para llevar a cabo actividad alguna.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" es la titular del registro de la marca BANCARED Y DISEÑO, de la cual ha venido haciendo un uso legtimo, y que el ordenamiento jurdico vigente en Guatemala le otorga el derecho de hacer cesar el uso o imitacin indebida de su marca, se encuentra facultada para interrumpir el uso de la marca BANCARED, como el registro del nombre de dominio por parte del "Demandado". Ms an si se considera que ste no se encontraba legitimado para solicitar el registro del nombre de dominio BANCARED.COM, ni para ofrecer dicho registro a la sociedad titular de la marca, es decir a la "Demandante".

El nombre de dominio BANCARED.COM es idntico a la marca BANCARED de propiedad de la "Demandante", ya que siendo el ".com" un dominio genrico de nivel superior, es una expresin inapropiable.

La "Demandante" señala que tiene motivos suficientes para considerar que el "Demandado" no tiene inters legtimo en el nombre de dominio BANCARED, toda vez que desde el 6 de septiembre de 1997, fecha en la cual el "Demandado" obtuvo el registro de dicho nombre de dominio, no lo ha utilizado para actividades comerciales, no comerciales o de cualquier otra naturaleza; no existen evidencias que apunten a que el "Demandado" se encuentra garantizando su presencia comercial o de cualquier ndole en el Internet; el "Demandado" no ofrece productos o servicios identificados con la marca BANCARED; el titular del nombre de dominio BANCARED lleva ms de dos años sin haber introducido contenido alguno a dicho nombre; y el nombre de dominio no corresponde a alguna sociedad, empresa, seudnimo o nombre del "Demandado", lo cual evidencia la falta de inters legtimo del "Demandado" a dicho nombre.

Al respecto, la "Demandante" afirma que s tiene presencia en la red, tal y como se puede comprobar al ingresar a sus pginas web, y que tiene inters de obtener el registro de su nombre de dominio en el nivel superior genrico ".com", toda vez que ste designa a las entidades que desarrollan actividades comerciales y tiene una connotacin internacional.

Solicita la transferencia del dominio BANCARED.COM a favor de la "Demandante". La "Demandante" cita en apoyo de su pretensin el artculo 4 b) i) de la "Poltica", dado que de las circunstancias antes citadas se puede desprender que el "Demandado" adquiri el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo o trasferirlo de alguna manera al titular de la marca, por un valor que supera los costos directamente relacionados con el registro del nombre de dominio, lo cual evidencia la mala fe de aqul. La "Demandante" igualmente cita el artculo 4 b) ii), afirmando que el "Demandado", al registrar el nombre de dominio BANCARED.COM obstaculiz que la "Demandante" reflejara su marca BANCARED Y DISEÑO en el nivel ".com". Por ltimo, la "Demandante" alega que el "Demandado" incurri en al conducta señalada en el artculo 4 b) iii), al registrar el nombre de dominio de mala fe, con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.

Otras alegaciones de la "Demandante" se examinan en el punto 6, abajo.

5.2 Contestacin de la Demanda

Alega el "Demandado":

El origen del nombre de dominio BANCARED.COM es un acrnimo del lema comercial: "Bosques y Areas Naturales para la Conversacin del Agua". Por carecer de una preposicin "-e" usada en los anglicismos para significar electrnico, se toma la terminacin RED, para su identificacin de estar en el Internet.

El "Demandado" dice hacer parte de un grupo de personas cuya preocupacin principal es los efectos de la contaminacin de mantos acuferos por el crecimiento desordenado y sin control de la industrializacin, lo cual se prueba con el hecho de que tambin tiene a su nombre el registro del nombre de dominio AGUAPURA.COM.

En el momento en que registr el nombre de dominio BANCARED.COM, los nicos nombres de dominio genricos de nivel superior disponibles eran: .COM, .NET y .ORG, lo que determin que registraran el nombre de dominio con el .COM, que era el que ms se asimilaba a las actividades por l desarrolladas.

La "Demandante" hasta ahora ha visto el valor del Internet, por lo que pretende sobreponer los intereses de entidades financieras con poder econmico y poltico sobre las personas que vieron la oportunidad primero, afrontaron el costo y an continan en buena fe intentando conciliar la situacin.

El "Demandado" señala que en su posicin de "CEO" del grupo, se encuentra en disposicin de acatar lo dispuesto por el "Panel", pese que la convencin de derechos de autora y de propiedad industrial, que se encuentra pendiente de aprobacin por su gobierno, protegera su autora sobre la expresin BANCARED.

Reitera que se encuentra en disponibilidad para llegar a un acuerdo con respecto al nombre de dominio BANCARED.COM, siempre que la "Demandante" le reintegre los gastos administrativos incurridos sin ningn margen de utilidad para l.

5.3 Rplica de la "Demandante" a la Contestacin de la Demanda

Indica la "Demandante" que el "Demandado" no tiene un inters legtimo en el nombre de dominio BANCARED.COM, toda vez que dicha expresin no es producto de su creatividad, toda vez que la "Demandante" ha utilizado su marca y nombre comercial BANCARED Y DISEÑO y ha efectuado publicidad sobre la misma desde el momento en que solicit el registro de su marca en 1993. Desde ese momento la "Demandante" ha venido realizando campañas agresivas de publicidad sobre su marca para dar a conocer los servicios financieros por medios electrnicos no solo en Guatemala, sino en otros pases de Centroamrica. Lo anterior, ha llevado a que la marca BANCARED Y DISEÑO goce de reconocimiento en Guatemala y que cualquier residente en la ciudad de Guatemala est muy familiarizado con dicha marca.

La manifestacin del "Demandado" en lo que respecta a la violacin de sus derechos de autor sobre la expresin BANCARED por parte de la "Demandante" es falsa y puede dar lugar a los delitos de injuria y calumnia.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" tiene proyectos relacionados directamente con el Internet, tiene la necesidad de reflejar su marca con el dominio del nivel superior genrico ".com", mediante el nombre de dominio BANCARED.COM, del cual es titular el "Demandado".

De otra parte, teniendo en cuenta que el "Demandado" fue empleado de la sociedad CABLENET S.A. durante el perodo correspondiente al 3 de marzo de 1997 al 31 de mayo de 1998, perodo dentro del cual sta sociedad mantuvo relaciones comerciales con la "Demandante", es de suponerse que el señor Mario Ariel Castillo Vargas pudo enterarse de los proyectos de Internet entre las mencionadas sociedades. As, es probable que de esta forma se le haya ocurrido registrar el nombre de dominio BANCARED.COM para luego venderlo a un precio mayor del que normalmente cuesta un nombre de dominio en Internet en los gTLD al titular de la marca.

Con respecto al grupo, asociacin o entidad Bosques y Areas Naturales para la Conservacin del Agua (Red), del cual segn el "Demandado" se deriva el nombre de dominio BANCARED.COM, la "Demandante" señala que a pesar de que de acuerdo a la legislacin vigente en Guatemala, las entidades sin nimo de lucro deben registrarse ante el Registro de Personas Jurdicas de la Municipalidad de Guatemala, el "Demandado" no aporta la prueba de dicho registro, ni la prueba de la calidad con la que acta dentro de dicho grupo, asociacin o entidad.

Igualmente, la "Demandante" afirma que es extraño que siendo el grupo Bosques y Areas Naturales para la Conservacin del Agua (Red) aparentemente una organizacin de carcter no lucrativo, el nombre de dominio haya sido registrado a favor del "Demandado" y que se haya utilizado el dominio del nivel superior genrico ".com", que de acuerdo al documento "Request For Comments" RFC 1591, anexo a la demanda, esta destinado a entidades comerciales. En ese caso aduce que la "Demandante", se debi registrar el citado nombre de dominio en el nivel genrico ".org".

La "Demandante" tambin llama la atencin sobre el hecho de que dentro del conjunto de asociaciones, organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, grupos de personas o individuos quienes trabajan o intercambian informacin acerca de la preservacin del medio ambiente en Centroamrica, listados en el sitio http://www.poam,org/proyecto/red-fisica.shtml no aparece ni el grupo Bosques y Areas Naturales para la Conservacin del Agua (Red), ni el "Demandado". De igual forma, el "Demandado" tampoco aparece en forma personal o en representacin de dicho grupo la lista que elabora la Comisin Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), que se anex por la "Demandante" en su rplica.

La indeterminacin por parte del "Demandado" del precio en la oferta de venta del nombre de dominio BANCARED.COM, deja a su discrecin el momento y las condiciones del traspaso del nombre de dominio, colocndolo en una posicin de poder frente a la "Demandante". Esta circunstancia, sumada al hecho de que si la "Demandante" paga al "Demandado" lo que l estima conveniente en cuanto a gastos administrativos para obtener el registro del nombre de dominio, estara incentivando a personas que como el "Demandado", registren signos distintivos notorios previamente registrados ante las Oficinas de Propiedad Intelectual, como nombres de dominio en Internet. La "Demandante" alega que debido al valor comercial que han adquirido los nombres de dominio en Internet, hay personas que con el objeto de obtener una ventaja o ganancia registren como nombres de dominio, marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos, pretendiendo obtener recompensas en la venta de dichos nombres de dominio a los titulares de los derechos de propiedad industrial. Las anteriores circunstancias devienen en la negativa de la "Demandante" en adquirir del "Demandado" el nombre de dominio, objeto de sta controversia.

5.4 Contestacin a la Rplica por parte del "Demandado" y escritos complementarios subsiguientes

El "Demandado" afirma que:

En el momento en que se hace alusin la direccin de la sociedad CABLENET estaba a cargo de dos personas y el cuerpo tcnico tambin estaba formado por dos personas, una de las cuales era l.

El dominio BANCARED.COM fue registrado desde las instalaciones de CABLENET en horas hbiles y enviado a las direcciones IP de OSI, S.A.

Teniendo en cuenta que el procedimiento normal en el registro de un nombre de dominio es enviar al administrador de los servidores un e-mail solicitando la autorizacin de instalacin del dominio en dicha ubicacin fsica, es evidente que el registro del nombre de dominio BANCARED.COM fue de conocimiento de los directivos de la empresa CABLENET.

Tiempo despus, el Ingeniero Robert Duke toma posesin como gerente general de CABLENET y el Licenciado Luis Roberto Cobar pasa a ser presidente de dicha empresa. En la propuesta de negocio por escrito el Ingeniero Duke le ofreci el nombre de dominio al señor Knoke, es decir al Representante Legal de la "Demandante", lo cual evidencia que la empresa CABLENET tena conocimiento acerca del registro del nombre de dominio BANCARED.COM.

Los gastos que se pidieron rembolsar eran de $1,200.oo, valor ste que es menos de la mitad del solicitado al momento de contactar al señor Knoke hace tres años. Dicho monto no refleja deseo de lucro.

En comunicacin dirigida al "Demandante" y con copia al "Panel" del 30 de junio de 2000, el "Demandado" manifiesta que estara dispuesto a transferir el nombre de dominio en cuestin a la "Demandante", siempre y cuando sta haga una donacin a una organizacin internacional ecologista por el monto que se considere relacionado al valor del dominio y que se le d un cheque por un monto de USD$0.1.

Por ltimo, en comunicacin del 18 de julio de 2000, el "Demandado" a travs de la señora Ingrid Castillo, persona de su "conocimiento y confianza" reitera que el destino del nombre de dominio siempre ha sido el de una labor no comercial y nunca fue puesto en funciones operativas al haberse sugerido un posible conflicto de intereses. Por lo tanto, la accin tomada fue la de contactar telefnicamente a la "Demandante" para ofrecerle la transferencia del nombre de dominio BANCARED.COM por un valor de $350.oo.

El "Demandado" afirma en esa misma comunicacin que recientemente la abogada de la "Demandante" lo contact a travs de su telfono celular en dos ocasiones y que en total, han sido cuatro las llamadas intercambiadas a propsito del asunto en mencin. Que la referencia a entidades no se hizo con el fin de evadir responsabilidades, sino para proveer la informacin de manera completa. Finalmente, señala el "Demandado" que su propuesta del 30 de junio de 2000 la hizo con base a la resolucin del conflicto de dominio "McDonalds Quitter", como una manifestacin de su buena fe.

5.5 Respuesta del "Demandante" y del "Demandado" al requerimiento del "Panel"

Ante el requerimiento del "Panel" de aportar la "Demandante" las pruebas conducentes a demostrar que el "Demandado" contact en varias oportunidades a sta para ofrecerle la venta del nombre de dominio a cambio de costos, gastos, recargos y dems gastos extras en que haba incurrido ste por el registro, mantenimiento y administracin del nombre de dominio BANCARED.COM, la parte "Demandante" señal lo siguiente:

Como prueba de lo anterior, se encuentra la declaracin de la "Demandada" en la Respuesta a la Rplica del 16 de junio de 2000, en la que no solo se hace referencia el hecho de que sta solicit la suma de $1,200.oo por concepto de la transferencia del nombre de dominio, sino que manifiesta expresamente que en varias oportunidades, sta intent negociar la venta del nombre de dominio con la "Demandante", de lo cual no obtuvo ningn resultado.

Adicionalmente, la "Demandante" afirma que en una conversacin telefnica sostenida con el "Demandado", ste le inform que los gastos administrativos podran ascender de $1,500.oo a $2,000.oo, mas otros gastos en los que pudo incurrir y no contabiliz, como son el "WEB hosting" y otros servicios, sin incluir ventaja o utilidad alguna. Sin bien la "Demandante" no tiene prueba del hecho mencionado, manifiesta que es evidente que el "Demandado" pretenda obtener una utilidad, por cuanto tal y como consta en la comunicacin del "Registrador", que adjunta como prueba, el registro del nombre de dominio ".com" costaba en 1997 la cantidad de $100.oo, lo que corresponda al registro y a la administracin por dos años.

En lo referente a la vigencia del CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del 1 de junio de 1968, la "Demandante" aclara que dicho Convenio sigue siendo la legislacin vigente en materia de propiedad industrial en Guatemala, junto con los Tratados Internacionales suscritos, aprobados y ratificados por dicho pas, tal y como los ADPIC y el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial. Ello por cuanto los protocolos de modificacin del citado Convenio Centroamericano no han sido aprobados, ni una nueva ley en materia de propiedad industrial ha sido emitida. El "Demandante" aclara que hace referencia al Convenio Centroamericano para la Proteccin de la Propiedad Industrial, para señalar la aplicacin del prrafo 4 inciso a) ii) de la "Poltica", que establece que el titular de un nombre de dominio esta obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero ("Demandante") sostenga ante un proveedor competente, en cumplimiento del "Reglamento", que aqul posee un nombre de dominio idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o servicios sobre que el "Demandante" tiene derechos.

Por ltimo, en su comunicacin del 17 de julio de 2000, la "Demandante" manifiesta que an cuando su mayor deseo es solucionar la controversia, nicamente retirar la demanda si el "Demandado" transfiere el nombre de dominio BANCARED.COM a nombre de TRANSACCIONES UNIVERSALES S.A. en forma inmediata, gratuita o sin costo, plazo o condicin alguna.

 

6. Debate y Conclusiones

6.1 Normas aplicables

El artculo 15 numeral a) del "Reglamento" ordena al "Panel" tomar su decisin sobre la base de:

6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

6.1.2 Lo dispuesto en la "Poltica" y en el propio "Reglamento";

6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el "Panel" considere aplicables.

La versin 4.0 del acuerdo de registro ("service agreement") del "Registrador" incluye segn el "Centro" la "Poltica" en vigencia para el "Registrador" desde el 1 de enero de 2000. Ello obliga al "Demandado" a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha "Poltica" y a su "Reglamento".

Por otra parte, las partes son residentes en el mismo pas, es decir en la Repblica de Guatemala, por lo que los principios de derecho aplicables incluyen a los de ese pas. El "Panel" ha estudiado para esos efectos el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del 1 de junio de 1968, tal como figura en el sitio web oficial de la SIECA (SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA), http://www.sieca.org.gt/, y en particular las siguientes disposiciones: Artculos 10 (k), 12, 17, 26 (b), 65 y 66 (d).

De igual forma, el "Panel" ha considerado aplicables las siguientes normas del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, suscrito, aprobado y ratificado por la Repblica de Guatemala: Artculo 10 bis 3) 1).

El artculo 4 (a) de la "Poltica" establece de manera expresa las controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes trminos:

"a. Controversias aplicables. Usted estar obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:

"i) usted posee un nombre de dominio idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;

"ii) usted no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio; y

"iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe."

En aplicacin de los lineamientos citados, a continuacin el "Panel" estudiar y evaluar los hechos y las alegaciones de cada una de las partes del proceso.

6.2 Identidad o Similitud Confundible

Alega la "Demandante" que el nombre de dominio BANCARED.COM, registrado por el "Demandado" es idntico a la marca sobre la que ella tiene derechos.

Al cotejar el "Panel" el nombre de dominio del "Demandado" con la marca BANCARED Y DISEÑO, lo primero que se debe destacar es que sta marca es de tipo mixto, pues adems de su aspecto nominativo, tiene un elemento grfico, tal y como fue presentada en el punto 4 de la presente providencia.

El CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en su artculo 12 señala la importancia de establecer el elemento caracterstico de las marcas que consistan en un diseño o en una etiqueta, en los siguientes trminos:

"Artculo 12. Cuando una marca consista en una etiqueta o diseño, la proteccin se extender nicamente a las palabras, leyendas o signos que la caracterizan, mas no a los trminos o signos de uso comn o corriente en el comercio, la industria o las actividades de servicios."

Dentro del anlisis de confundibilidad de la marca BANCARED Y DISEÑO tambin se debe considerar el hecho de que la misma pueda ser descriptiva de los servicios de la Clase 36 Internacional que identifica. Sin embargo, esto carece de peso en este procedimiento debido a que dentro de la limitada competencia del "Panel" que acta conforme a la "Poltica" y al "Reglamento", no se debe discutir en este procedimiento si la marca puede ser una expresin que describa los servicios que pretenda identificar. Es cierto que de acuerdo al CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, artculo 10 k), no pueden registrarse como marcas, ni como elementos de las mismas:

"k. Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos, mercancas o servicios que tratan de ampararse con la marca, o sus ingredientes, cualidades, caractersticas fsicas o del uso a que se destinan;"

Sin embargo, la "Poltica", en su artculo 4(a)(i) menciona "una marca de productos o de servicios sobre la que el "Demandante" tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellos registros que consiga acreditar suficientemente el "Demandante", tal y como lo ha sucedido en este caso, pues la "Demandante" ha anexado la copia de su certificado de marca extendido por el Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala. De hecho, el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en su artculo 17, establece el sistema atributivo del registro de la propiedad industrial, en los siguientes trminos:

"Artculo 17. La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificacin de Registro, extendida por la autoridad competente."

En efecto, el "Panel" no est habilitado para pronunciarse sobre la validez o invalidez de una marca concedida por la Oficina de Marcas de un determinado pas. Los nicos rganos competentes para declarar la invalidez de una marca son los del pas de registro o los del pas del tribunal que resulte competente.

Ahora bien, para efectos de determinar la confundibilidad entre el nombre de dominio BANCARED.COM y la marca BANCARED Y DISEÑO resulta indispensable tener en cuenta los criterios señalados por la doctrina y acogidos reiteradamente por la jurisprudencia. Dichos criterios han sido planteados entre otros, por el autor Jorge Otamendi, quien al respecto señal:

"La confusin puede producirse en tres campos el visual, el auditivo o el ideolgico

"4.3. Confusin visual.

"Es la confusin causada por la identidad o similitud de los signos, sean stos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observacin.

"4.4 Confusin auditiva.

"Esta confusin se da cuando la pronunciacin de las palabras tiene una fontica similar.

"4.5 Confusin ideolgica.

"4.5.1 Similitud conceptual de palabras.

"Es la que se deriva del mismo parecido contenido conceptual de las marcas..."

Es as como, para determinar la confundibilidad entre la marca BANCARED Y DISEÑO y el nombre de dominio BANCARED.COM, debemos tener en cuenta que la confusin puede producirse en el plano visual, en el auditivo o en el ideolgico y que el orden en que se analicen estos aspectos depender del tipo de marcas de que se trate. Por lo tanto, el examinador, al analizar una marca mixta, debe determinar cual es el elemento que prevalece dentro de ella, atendiendo a la impresin de conjunto que despierte la marca, analizndola sucesivamente, colocndose en el lugar del consumidor presunto y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre las expresiones en conflicto.

De igual forma, es de notar que en las marcas mixtas suele prevalecer el aspecto nominativo sobre el grfico, en atencin a la fuerza expresiva de las palabras, las cuales tienden a ser gravadas en la mente del consumidor que las percibe con mayor facilidad. Lo anterior, no obsta para que en algunas ocasiones el aspecto grfico sea el que caracterice a la marca en estudio. Sin embargo, es evidente que en el caso de la marca BANCARED Y DISEÑO, el aspecto nominativo sea el que predomine, dado que el grfico se limita a incluir cierto diseño tendiente a destacar a la expresin BANCARED.

Resulta pues obvia la coincidencia letra por letra del nombre de dominio de segundo nivel BANCARED con la marca de la "Demandante". Con ello, el "Panel" tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio BANCARED.COM con tal marca. La adicin de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia esa conclusin a los fines de la "Poltica", artculo 4 a) i) pues esta es una partcula correspondiente al nivel superior de dominio genrico.

Existe identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.

Aunque la marca de la "Demandante" contiene junto con la denominacin BANCARED algunos elementos de diseño, debe aclararse que puesto que los nombres de dominio no son susceptibles de incorporar ningn tipo de elemento grfico, la identidad existe siempre que las denominaciones as lo sean, con independencia de esos otros elementos de diseño que puedan estar presentes.

En consecuencia, el "Panel" encuentra que el nombre de dominio BANCARED.COM es idntico a la marca BANCARED Y DISEÑO de la "Demandante".

6.3 Derechos e Intereses Legtimos Respecto del Nombre de Dominio

La "Demandante" alega que el "Demandado" no tiene derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio BANCARED.COM. Esto no ha sido especficamente contestado por el "Demandado" como era su obligacin conforme al artculo 5(b)(i) del "Reglamento".

El "Demandado" atribuye el origen del nombre de dominio BANCARED.COM a un acrnimo del lema del grupo ambientalista que aparentemente preside "Bosques y Areas Naturales para la Conservacin del Agua" y que la expresin RED se la coloc dado que en el idioma Español no existe la preposicin ".e", que en Ingls significa: electrnico. Sin embargo, se abstiene de aportar las pruebas de la existencia de dicho grupo o de la calidad de "CEO", con la que afirma obrar.

An cuando, el "Demandado" afirma que el grupo que preside desarrolla actividades no comerciales o no concurrenciales, nada obra dentro del expediente que apoye esa manifestacin, lo que implica que la presuncin de finalidad concurrencial, propia del derecho de competencia desleal no fue desvirtuada por el "Demandado". Acerca de esta presuncin, el doctrinante Jos Masager en su obra "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal", Editorial Civitas, Madrid, 1999, pgina 124, señal lo siguiente:

"de otro lado, la presuncin de finalidad concurrencial se ha formulado sin restriccin alguna desde un punto de vista subjetivo y por tanto, vale tanto para los operadores econmicos profesionales, como para aquellos que intervienen en el mercado de forma espordica o para la satisfaccin de necesidades econmicas e individuales, as como vale tanto para los que desarrollan una actividad empresarial o profesional como para los que lleven a cabo actividades cientficas, deportivas, caritativas"

As mismo, en sus numerosos escritos, el "Demandado" no ofrece ningn dato relativo a su profesin, las actividades culturales, sociales o profesionales que haya podido venir desempeñando hasta la fecha, ni ningn otro dato que permita valorar la credibilidad de sus manifestaciones sobre una finalidad no comercial o concurrencial.

Teniendo en cuenta que el "Demandado" se identifica como parte de un grupo ambientalista, llama la atencin al "Panel" que el dominio de nivel superior escogido haya sido el ".com" y no el ".org", el cual igualmente se encontraba disponible en la fecha en la que aqul registr el nombre de dominio BANCARED.COM y se adecuaba mejor a la naturaleza y finalidades del grupo ambientalista de la que aparentemente hace parte el "Demandado". De igual forma, es sorprendente el hecho de que a pesar de que el "Demandado" afirma actuar a nombre del mencionado grupo ambientalista, el nombre de dominio haya sido registrado en su propio nombre. Estas situaciones que fueron señaladas de manera reiterada por la "Demandante" en sus escritos y no fueron contra argumentadas por el "Demandado" en ninguno de sus escritos.

Tambin llama la atencin el hecho de que el "Demandado" haya registrado otros nombres de dominio, tales como: "empaques.com", "envases.com", "salvavidas.com", "agua-pura.com", "aguapura.com" y "formas.com", en su propio nombre y en el mismo da y en los das subsiguientes a aqul en el que solicit el registro del nombre de dominio objeto del conflicto. Es de notar, que con la excepcin del dominio "aguapura.com", en cuya pgina aparece una breve informacin concerniente al tema del medio ambiente y en la que se hace referencia a informacin que sera presentada con posterioridad, dichos dominios no se encuentran activos. Las anteriores afirmaciones han sido debidamente probados por la parte "Demandante" y no fueron contestados en debida forma por el "Demandado", lo cual constituye un indicio grave en su contra.

Ese registro en masa de nombres de dominio poco hace para probar que el "Demandado" tenga derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento. Por el contrario, lo que el hecho mencionado induce a pensar es que el "Demandado" en un momento dado decidi registrar dichos nombres de dominio con fines especulativos. En particular, y como lo aduce la "Demandante" y no lo niega el "Demandado", ste no se encuentra legitimado para el uso del nombre "BANCARED" por no ser titular de ninguna marca "BANCARED", ni tener derecho de ninguna clase para el uso de esa marca. Al respecto, el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en su artculo 26, señala lo siguiente:

"El propietario de una marca registrada tendr los derechos siguientes:

".

(b) Hacer cesar el uso o imitacin indebida de aqulla;"

Es as, como la disposicin antes citada le otorga al titular de un registro marcario la facultad de impedir los actos de imitacin o el uso que un tercero realice sobre su marca. Esto implica que correlativamente quien use o imite una marca registrada por una persona, no se haya legitimado para ello.

En el mbito de la competencia desleal, el artculo 10 bis del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL prohbe los actos de confusin en los siguientes trminos:

"En particular debern prohibirse:

"1) Cualquier acto capaz de crear confusin, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial y comercial."

De igual forma, El CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en su artculo 65 define la competencia desleal en los siguientes trminos:

"Artculo 65. Sin perjuicio de lo prescrito en las leyes penales de los Estados Contratantes, para los efectos de este Convenio se entiende por competencia desleal todo acto o hecho engañoso que como los que contempla el artculo 66, se realice con la intencin de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del pblico consumidor."

El artculo 66 del mencionado Convenio por su parte, consagra una lista enunciativa de las conductas que pueden ser consideradas de competencia desleal, previendo en su literal (d) lo siguiente:

"Artculo 66. Para los fines del presente Convenio constituir competencia desleal la realizacin por cualquier persona de actos como los siguientes:

"

"d. La reproduccin an parcial, de los elementos grficos o fonticos de una marca ajena, sin la autorizacin de su propietario; "

Por lo tanto, quien incurra en esta prohibicin, estar en una posicin ilegtima frente al titular del registro marcario.

Adems el "Demandado" no ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominacin BANCARED.COM para llevar a cabo alguna oferta propia de productos o servicios. Ello se aprecia particularmente al tratar de acceder al sitio www.bancared.com.

De otra parte, la "Demandante" si bien no prob la notoriedad de su marca BANCARED Y DISEÑO, s logr demostrar un uso y una publicidad masiva en Guatemala por lo menos desde el año 1996, es decir, meses antes a que el "Demandado" obtuviera el registro del nombre de dominio en cuestin. Igualmente, se debe tener en cuenta que la marca BANCARED Y DISEÑO fue solicitada por la "Demandante" desde el 25 de junio de 1993, an cuando su inscripcin en el Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala solo se efectu hasta el 6 de octubre de 1998.

Al respecto, es de notar que el "Demandado" en ningn momento niega conocer la marca BANCARED Y DISEÑO, ni los servicios identificados con dicha marca, a pesar de que es evidente de que el registro de dicha marca fue posterior al registro de su nombre de dominio.

Es as como, desde el momento de su registro el nombre de dominio BANCARED.COM no ha sido utilizado por parte del "Demandado" para identificar servicios financieros a travs de Internet, ni para distinguir cualquier otro servicio o producto. A pesar de que el "Demandado" afirma que esto se debe al conflicto entre dicho nombre de dominio y la marca BANCARED Y DISEÑO, no explica suficientemente esta situacin toda vez que fue l mismo quien le ofreci a la "Demandante" la transferencia del dominio. El "Demandado" tampoco explica la finalidad que tuvo al registrar el nombre de dominio en cuestin, ni la razn por la cual considera que se encontraba legitimado para registrarlo, lo que induce necesariamente al "Panel" a dudar que tenga derechos o intereses legtimos sobre el mismo. El "Demandado" ni en su contestacin a la demanda, ni en los escritos subsiguientes, se molesta siquiera en referirse a ese punto, habida cuenta de lo dispuesto por el artculo 5 b) i) del "Reglamento" (carga de contestar especficamente a las alegaciones del "Demandante"). Ello constituye una presuncin desfavorable en contra del "Demandado" en cuanto a la posible existencia de derechos e intereses legtimos propios de ste en relacin con el dominio BANCARED.COM.

Finalmente, el artculo 4 (c) de la "Poltica" establece varias maneras como el "Demandado" puede demostrar sus derechos y sus legtimos intereses sobre el nombre de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes:

"i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizacin, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

"ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organizacin) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

"iii) usted hace un uso legtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intencin de desviar a los consumidores de manera equvoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestin con nimo de lucro."

Si bien las causales enumeradas son enunciativas y no taxativas, el "Demandado" no ha provisto al "Panel" de las pruebas que evidencien que se encuentra en alguna de dichas situaciones, lo cual lo justificara para tener algn inters legtimo en el nombre de dominio en cuestin.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" no ha otorgado licencia al "Demandado" para el uso de su marca BANCARED Y DISEÑO o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresin, as como el hecho de que la expresin BANCARED realmente no guarda relacin con el nombre o las actividades del "Demandado", el "Panel" determina que el "Demandado" carece de derechos e intereses legtimos sobre el nombre de dominio BANCARED.COM.

6.4 Registro de Mala Fe

Mucho se ha discutido acerca de si para que surja la obligacin de sometimiento al procedimiento administrativo señalado en el artculo 4 (a) de la "Poltica", es necesario que se cumplan todos las situaciones all establecidas. Es decir, la semejanza o confundibilidad entre el nombre de dominio y la marca, la falta de legitimidad del titular del registro del nombre de dominio respecto de dicho dominio y la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.

El hecho de que en la enumeracin de las circunstancias se haya utilizado la conjuncin "y" indica que el "Demandante" debe probar la ocurrencia de las tres causales. As fue interpretado por el Panel Administrativo de la OMPI, en el Caso No. D99-0001. En el prrafo 6 de dicha Decisin, el Panel Administrativo se refiere a la historia legislativa de la "Poltica" y en particular al Segundo Reporte de Implementacin de Documentos para dicha "Poltica" e indica que hubo comentarios de parte de la INTA ("International Trademark Association") y de varios propietarios de marcas, tendientes a abogar por ampliar la definicin de registro de mala fe o abusivo, incluyendo de manera independiente tanto los casos de registro de mala fe, como los de uso de mala fe, en vez de exigir la coincidencia de ambas circunstancias. Esto, en atencin a que se ha visto que los piratas de la red o "cybersquatters" muchas veces registran numerosos nombres de dominio, sin usarlos, lo cual evitara la aplicacin del procedimiento administrativo, a la luz de la interpretacin antes anotada. An cuando este argumento parece tener mrito, tal y como lo señala el Panel Administrativo en el caso antes citado, implicara un cambio en la "Poltica". Sin embargo, tanto el Reporte de la OMPI, como recomendaciones hechas por los registradores, requirieron el cumplimiento del registro y el uso de mala fe para la procedencia del procedimiento administrativo.

Hecho el anterior prembulo, la "Demandante" afirma que el dominio BANCARED.COM ha sido registrado y usado de mala fe, y que fue registrado con la nica y exclusiva intencin de venderlo por un precio ms elevado que el que le cost adquirirlo al "Demandado". La "Demandante" afirma tambin en su demanda que poco despus de haber efectuado el registro del nombre de dominio BANCARED.COM, el "Demandado" contact telefnicamente al señor Otto Knoke Schlosser, Representante Legal de la "Demandante" con el fin de venderle el nombre de dominio en cuestin a un precio indeterminado, que cubrira: costo, gastos los recargos y dems gastos extras en que l haba incurrido, por el registro, mantenimiento y la administracin del nombre de dominio mencionado.

Empero, sta afirmacin de la "Demandante" carece de sustento probatorio. A pesar del requerimiento del "Panel", la "Demandante" no arrim prueba documental o testimonial, as sea rendida ante Notario Pblico, de las supuestas llamadas telefnicas hechas por el "Demandado" para vender el dominio tan pronto lo obtuvo. En comunicacin del 27 de julio de 2000, la "Demandante" manifest al "Panel" su imposibilidad de grabar las conversaciones telefnicas sostenidas con el "Demandado", toda vez que la legislacin en Guatemala prohbe esta prctica. Al respecto, debemos resaltar que el "Panel" en ningn momento ha exigido que se le presenten grabaciones de las conversaciones telefnicas sostenidas entre el "Demandante" y el "Demandado", dado que es consciente de la prohibicin que reposa sobre sta prctica. Sin embargo, el "Panel" deja en claro que el "Demandante" no aport ni siquiera, por ejemplo, una prueba testimonial rendida por su Representante Legal ante un Notario Pblico, que hubiese podido sustentar sus afirmaciones en este sentido.

No obstante lo anterior, en el escrito del 6 de junio de 2000, el "Demandado" confiesa que: "los gastos que pidi rembolsar a la fecha son de $1200.oo y que eran menos de la mitad en el momento de contactar al señor Knoke hace ms de tres años". Posteriormente, en su comunicacin del 30 de junio de 2000, el "Demandado" manifiesta que estara dispuesto a transferir el nombre de dominio a cambio de una donacin a una organizacin internacional ecologista por el monto que se considere relacionado al valor del dominio y un cheque por valor de $0.1 a su favor. Por ltimo, en su escrito del 18 de julio de 2000, el "Demandado" s afirma que han sido cuatro las llamadas telefnicas realizadas con motivo del conflicto y el valor de los gastos que deban ser reembolsados por concepto de la transferencia del nombre de dominio BANCARED.COM era por la suma de $350.oo.

Es as, como si bien el "Demandado" no reconoce expresamente que haya adquirido el nombre de dominio materia del conflicto con la intencin de venderlo, es claro que por lo menos en momentos posteriores a la obtencin del registro respectivo, estaba dispuesto a transferirlo a cambio de una contraprestacin econmica superior a la suma de USD$100.oo, correspondientes a lo que dicho registro cost, segn la prueba allegada por la "Demandante".

Con lo dicho el "Panel" considera que el "Demandado" no slo no ha negado su exigencia a la "Demandante" de una suma superior a "los costos diversos documentados que estn relacionados directamente con el nombre de dominio" (artculo 4 b) i) de la "Poltica"), sino que directamente la reconoce.

En lo concerniente al Registro del nombre de dominio BANCARED.COM hecho de mala fe por parte del "Demandado", tambin se debe resaltar el hecho de que ste fue empleado de la empresa CABLENET, tal y como consta de las pruebas aportadas por la "Demandante" y por las afirmaciones del "Demandado". Esta empresa mantuvo relaciones comerciales con la "Demandante", motivo por el cual aqul pudo llegar a conocer las intenciones de la "Demandante" de hacer uso de su marca BANCARED Y DISEÑO en el Internet. Ello se corrobora con el hecho aducido por el "Demandado", de que al tiempo en que se presentaron los hechos CABLENET contaba con tan solo cuatro empleados, uno de los cuales era l.

El "Demandado" aleg sin probarlo que el nombre de dominio BANCARED.COM es producto de su creatividad. As mismo, el "Demandado" tampoco neg conocer a la "Demandante", ni a los servicios prestados por ella e identificados con la marca BANCARED Y DISEÑO. Obviamente, de haber tenido el "Demandado" derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio, l podra haber vendido, como cualquier otra propiedad privada, tal nombre de dominio a quien quisiera pagarlo, al precio que se conviniera. Pero el "Demandado" no tiene ni derechos ni intereses legtimos sobre el nombre de dominio, tal y como qued establecido en el punto 6.3 arriba.

El "Demandado" tambin afirm que haba ofrecido al "Demandante" la transferencia del nombre de dominio en cuestin a cambio de $350.oo, que cubriran los gastos efectuados por l en la obtencin y administracin de dicho dominio. Sin embargo, no acredit ante el "Panel" cules fueron esos gastos, por lo que resta concluir que al ser dicha suma superior al valor de $100.oo, señalado por el "Registrador" como el valor del registro de un nombre de dominio y su mantenimiento por dos años, en prueba aportada por la "Demandante", el "Demandado" incurri en lo establecido en el artculo 4 b) i) de la "Poltica" por cuanto, el valor cobrado, as este no sea manifiestamente exagerado, supera los costos documentados del registro del dominio BANCARED.COM en el año de 1997.

La "Demandante" aport con su Rplica pruebas que evidencian la publicidad que por lo menos desde el año de 1996 ha venido realizando sobre su marca BANCARED Y DISEÑO. Igualmente aport las pruebas indiciarias del conocimiento que pudo tener el "Demandado" de la existencia de dicha marca y de los planes de su titular, TRANSACCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, de incursionar en el Internet. El "Demandado" saba o al menos deba saber de la existencia de los servicios distinguidos por la marca BANCARED Y DISEÑO. Por lo tanto, registrar como nombre de dominio una expresin confundible o idntica con una marca registrada impide que el titular marcario refleje la marca en el nombre de dominio correspondiente.

La "Poltica", en su artculo 4 b) ii), requiere que el "Demandado" "haya desarrollado una conducta de esa ndole". El "Panel" considera que el "Demandado", al conocer las circunstancias de titularidad y uso de la marca ajena a la que es idntica el dominio, y registrarlo sin derechos ni intereses legtimos propios, ha incurrido en una conducta de tal ndole, con lo que se determina que el requisito descrito se encuentra presente.

El "Demandado" tambin ha incurrido, si bien parcialmente, en la circunstancia de registro de mala fe de la "Poltica", en su artculo 4 b) iii) que dice: "Usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".

A todas luces, el "Demandado" no es un "competidor" de la "Demandante". Tampoco consta que la finalidad del registro haya sido "fundamentalmente" conseguir esa perturbacin, que suele hacerse en el contexto de una competencia desleal directa para aumentar la cuota propia de mercado. Aqu la perturbacin se ha realizado para hostigar a la "Demandante" y conducirla a negociaciones sobre venta del dominio, con lo que la correspondencia parcial de la conducta del "Demandado" con el citado artculo 4 b) iii) de la "Poltica" queda enmarcada, as como la circunstancia de impedir que la marca se refleje en el dominio, en un designio global dirigido directamente a forzar la compra del dominio.

El "Panel" concluye por lo tanto, que la "Demandante" ha probado la circunstancia del artculo 4(b)(i) de la "Poltica".

De otra parte, la finalidad de lucro ilegtimo por la venta del nombre de dominio no agota las circunstancias de registro de mala fe, que han sido enumeradas slo como ejemplo en la "Poltica". Que el "Demandado" haya registrado un nombre de dominio ".com", de uso comercial de acuerdo al "Request for Comments 1591", cuando al mismo tiempo afirma que BANCARED corresponde a una organizacin ambientalista, habla de una inconsecuencia inadmisible en quien dice obrar de buena fe. Si hubiese sido consecuente el "Demandado" con lo que ha afirmado en sus escritos, durante el presente procedimiento, entonces no debera haber pensado en registrar un nombre de dominio ".com", destinado a un uso comercial, dado que segn l mismo ha afirmado la organizacin que preside no tiene fines comerciales.

Adems, la falta de uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", desde el momento mismo de su registro, no solo pone de presente que dicho "Demandado" no lo requiere para el desarrollo de sus actividades, sino que confirma que el registro ha sido hecho manifiestamente con la intencin de impedirle al titular de la marca el uso de dicho dominio, logrando consolidar un poder de negociacin sobre aqul. Como se vio, el "Demandado" no ha probado derechos ni intereses legtimos propios sobre el nombre de dominio, ni mucho menos algn inters legitimo como, por ejemplo, "realmente querer ilustrar" al pblico sobre el cuidado del medio ambiente.

Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que el nombre de dominio BANCARED.COM ha sido registrado de mala fe.

6.5 Utilizacin de Mala Fe

Reprocha la "Demandante" al "Demandado" la falta de utilizacin legtima del nombre de dominio BANCARED.COM por ms de dos años, tratndose de un nombre de dominio idntico o engañosamente similar a la marca BANCARED Y DISEÑO, de la cual es titular aqulla.

Coincidentemente con lo alegado por el "Demandante", este "Panel" ha constatado mediante una visita independiente realizada el 30 de junio de 2000 al sitio web www.bancared.com que no es posible lograr el acceso a pgina alguna.

Al respecto, la "Demandante" trae a colacin la opinin del Panelista Unico, Roberto A. Bianchi, quien en la decisin del Panel Administrativo presentado ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI en el caso No. D2000-0143, señal lo siguiente:

"Por otra parte, mantener meses despus del registro el sitio "en construccin" cuando el nombre de dominio es idntico o confundiblemente similar a la marca de vinos del demandante muy conocida en el pas demandado y provocando la posibilidad de confusin a los navegantes de la WEB que deseen conectarse con el sitio del demandante sin aclararles que su conexin no se ha hecho con un sitio del demandante- representa un uso evidente de la mala fe. En consecuencia, el panel determina que el nombre de dominio raimat.com ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado."

En efecto, el nombre de dominio BANCARED.COM no conduce a una pgina web o a cualquier otra presencia en el Internet. No existe prueba alguna que apunte a que una pgina web u otra presencia en el Internet estn en proceso de construccin para ser utilizados con dicho nombre de dominio. Tampoco hay prueba que evidencie que se est realizando publicidad o promocin del nombre de dominio. Sin embargo, tal y como fue expuesto en el punto 6.4, el uso de mala fe no debe ser circunscrito a un obrar positivo, sino ampliado a una falta de uso. Es as, como es posible que dadas las circunstancias, la inactividad del demandado pueda llevar a considerar que se encuentra usando el nombre de dominio de mala fe. As fue reconocido por el Panel Administrativo en el caso No. D2000-003, a propsito del registro del nombre de dominio TELSTRA.ORG. Adicionalmente, el artculo 4 b) de la "Poltica" reconoce expresamente que la enumeracin de las pruebas del registro y utilizacin de mala fe es de tipo enunciativo, por cuanto dispone: "las circunstancias siguientes, entre otras,..."

El "Panel" considera que en el caso en cuestin, la falta de uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", sin la debida justificacin por parte del mismo, pone de presente un uso de mala fe. Las circunstancias particulares del caso en estudio, que llevan al "Panel" a la anterior conclusin son las siguientes:

a) El "Demandante" ha demostrado que su marca BANCARED Y DISEÑO, la cual es idntica al nombre de dominio BANCARED.COM, ha sido objeto de extensa publicidad, por lo que es ampliamente conocida en Guatemala y en otros pases Centroamericanos;

b) El "Demandado" no provey al "Panel" de prueba alguna que evidenciara siquiera sumariamente que actu o ha actuado de buena fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en cuestin;

c) El "Demandado" no desconoce de manera expresa la existencia de la marca BANCARED Y DISEÑO. Por el contrario, las pruebas aportadas por la "Demandante" ponen de presente que mediante la relacin laboral del "Demandado" con la empresa CABLENET, ste pudo haber tenido conocimiento de la existencia de los planes de la "Demandante" para incursionar en el Internet utilizando su marca.

d) El "Demandado" acepta haber pedido al "Demandante" por la transferencia del registro del nombre de dominio un monto superior a aqul constituido por el valor de su registro y de su mantenimiento, lo cual evidencia su nimo de lucro.

e) El "Demandado" no manifest el tipo de actividades a las que se dedica. A pesar de que dice actuar en calidad de "CEO" del grupo "Bosques y Areas Naturales para la Conservacin de las Aguas", no aport prueba alguna que sustentara estas afirmaciones, lo cual hace poco plausible concebir alguna circunstancia en la que pudiese usar legtimamente el nombre de dominio BANCARED.COM.

f) Las anteriores circunstancias ponen de presente que el eventual uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", sera ilegtimo, pudiendo constituir una violacin de las normas que regulan la competencia desleal y una usurpacin de los derechos de propiedad industrial de la "Demandante".

Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que la conducta omisiva en cuanto a la ausencia de uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", constituye una forma de uso de mala fe.

 

7. Decisin

El "Panel" ha determinado que el nombre de dominio BANCARED.COM es idntico a la marca BANCARED Y DISEÑO de la "Demandante". Asimismo, el "Panel" ha determinado que el "Demandado" carece de derechos e intereses legtimos respecto de dicho nombre de dominio. El "Panel" tambin ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el "Demandado" ha sido efectuado de mala fe y que la falta de uso del nombre de dominio por parte de ste es una conducta que tiene una clara connotacin de mala fe.

Por todo ello y conforme a los artculos 4 i) y 15 de la "Poltica" y el "Reglamento" respectivamente, el "Panel" resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio BANCARED.COM sea transferido a la "Demandante", TRANSACCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA.

 


 

Fernando Triana
Panelista Unico

2 de agosto de 2000

 

: http://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-0484.html

 

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