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Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Metro de Madrid, S.A. v. D. Ignacio Allende Fernndez

Caso No. D2000-0768

 

1. Las partes

1.1. Demandante: Metro de Madrid, S.A., con domicilio social en Madrid, España.

1.2 Demandado: D. Ignacio Allende Fernndez, con domicilio en Vicaya, España.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio, <METROMADRID.COM> .

2.2. La entidad registradora es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

 

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme", segn fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Poltica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el da 11 de Julio de 2000.

3.2. Una copia de la demanda fue enviada por correo electrnico a la entidad registradora y al demandado, quien contest a la demanda con fecha 7 de Octubre de 2000.

3.3. Con fecha 18 de Octubre, de acuerdo con la peticin del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI design a D. Alberto de Elzaburu como panelista, hacindole llegar copia completa de la demanda.

 

4. Antecedentes de hecho

4.1. El demandante es una persona jurdica, de naturaleza pblica, Metro de Madrid, S.A., cuya principal actividad consiste en la gestin del Ferrocarril Metropolitano de la ciudad de Madrid; su constitucin tuvo lugar en el año 1917.

El demandante es titular de los registros españoles de nombre comercial 171920 METRO DE MADRID, S.A. y rtulo de establecimiento 211266 METRO DE MADRID, S.A.

El demandante es titular tambin de los dominios <METROMADRID.ORG> , <METROMADRID.NET> y <METROMADRID.ES> .

Es de hacer constar que en la impresin de la pgina web de la direccin <METROMADRID.ES> que se acompaña a la demanda, fechada el 19 de Junio de 2000, figura un nmero de visitantes de 397.920 personas; en una comprobacin efectuada por el panel con fecha 27 de Octubre, el nmero de visitantes asciende a 623.463 personas.

4.2. El demandado es una persona fsica, D. Ignacio Allende Fernndez, de nacionalidad española, con domicilio en Las Arenas, Getxo (Vizcaya).

4.3. A los efectos de este procedimiento arbitral es de tener tambin en cuenta la circunstancia de que quien accede en la actualidad a la direccin de Internet <METROBILBAO.COM> , es redireccionado a la pgina <METROMADRID.COM> sin que en ella figure ninguna advertencia que haga saber la razn de ese vnculo.

Igualmente es de considerar que con fecha 31 de Agosto se adopt una resolucin en el conflicto D-2000-0467 en donde el panelista nombrado por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual ha declarado similar el dominio <METROBILBAO> a las marcas METRO DE BILBAO, ha estimado que el demandado en aquel procedimiento, que es la misma persona aqu demandada, Ignacio Allende Fernndez, carece de derechos anteriores legtimos respecto a ese nombre de dominio, entiende que lo ha registrado de mala fe, y lo usa de mala fe, habiendo resuelto como consecuencia de todo ello la transferencia del dominio a la demandante, METRO BILBAO, S.A.

 

5. Pretensiones de las partes

5.1. Demandante

El demandante afirma:

- que el demandado ha registrado un dominio que coincide con un nombre comercial y rtulo registrados de su propiedad,

- que la denominacin en que consiste el dominio impugnado es una denominacin con la que inmediatamente se asocia a la demandante, que es la entidad que presta el servicio pblico del ferrocarril metropolitano en la ciudad de Madrid,

- que el demandante ha solicitado tambin otros dominios similares, como son los dominios <METROBILBAO.COM> y <METROBARCELONA.COM> ,

- que hasta una fecha no determinada en la direccin <METROMADRID.COM> se poda acceder a un contenido de carcter pornogrfico,

- que el demandado ha ofrecido la venta de su dominio <METROMADRID.COM> ,

- que el demandado no tiene ningn inters legtimo ni ningn tipo de derecho en relacin con el nombre de dominio en debate, y

- que el demandado ha registrado y usado ese nombre de dominio de mala fe.

El demandante solicita la transferencia a su favor del dominio <METROMADRID.COM> .

5.2. El demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante manifestando:

- que es inadecuado el procedimiento arbitral especial para resolver la disputa,

- que la denominacin METRO DE MADRID es genrica y no reivindicable en exclusiva,

- que los productos para los que figuran registrados el nombre comercial y rtulo METRO DE MADRID, S.A. se refieren a unas actividades muy concretas, por lo que no valen a su titular para impedir su uso en relacin con otras actividades,

- que tiene un inters legtimo para el uso de la denominacin METROMADRID en ejercicio del derecho ciudadano a la crtica de un servicio pblico, con el objetivo de prestar un servicio a la comunidad,

- que ha realizado preparativos para la utilizacin del dominio <METROMADRID.COM>,

- que ha realizado un uso legtimo no comercial, cual es la prestacin de un servicio en defensa de los usuarios del ferrocarril metropolitano en general,

- que la prueba de la mala fe en el uso y registro del dominio <METROMADRID.COM> corresponde al demandante, pero que en todo caso

- no ha intentado la reventa del dominio,

- no ha intentado impedir el uso del signo METRO DE MADRID pues su titular ha preferido identificarse con los dominios <METROMADRID.NET> , luego <METROMADRID.ORG> y <METROMADRID.ES> ,

- no realiza actividad comercial alguna por lo que no intenta interferir en el mercado de un competidor,

- no trata de atraer internautas basndose en la confusin generada, y

- estima que todo lo ms se produce un conflicto legtimo de intereses.

El demandante solicita que se proceda a la ntegra desestimacin de la demanda interpuesta.

 

6. Debate y conclusiones

Habiendo planteado el demandado la posible incompetencia de este panel, procede analizar esa cuestin de manera previa.

La lectura de las consideraciones establecidas por el demandado, que entiende que es nulo el sometimiento a arbitraje, no puede enervar la efectiva aplicabilidad de un procedimiento de naturaleza "sui gneris", que ha sido establecido precisamente por el carcter "sui gneris" de la red Internet, que hace que queden desbordados los marcos nacionales ya que, con independencia de que las dos partes sean españolas, el contenido al que se accede a travs del dominio controvertido supera los lmites territoriales de España, y quien habra de ejecutar la decisin sera una entidad extranjera.

Teniendo en cuenta esas circunstancias, y las muy acertadas manifiestaciones que se contienen en la resolucin del distinguido panelista Roberto A. Bianchi en su decisin de 31 de Agosto en el caso D2000-0467, en relacin con el dominio <METROMADRID.COM> , a las que nos remitimos, procede considerar la plena competencia de la poltica uniforme de resolucin de conflictos establecida por ICANN y, en consecuencia, la validez de este procedimiento arbitral basado en ella y administrado por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual.

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Poltica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la poltica uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos enel apartado 4 a) de la poltica uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga

derechos,

- que el demandado carezca de derechos o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Preliminar

Previamente a determinar la existencia de identidad o semejanza "entre marca y dominio", de acuerdo con lo que exige la "Poltica Uniforme", este Panel considera necesario precisar si verdaderamente puede entenderse que la Demandante ostenta algn derecho esgrimible sobre la denominacin "METRO MADRID", a ttulo de marca, no habindose acreditado registro de signo distintivo de esa naturaleza, y habindose solamente invocado la propiedad de un nombre comercial registrado, 171920 METRO DE MADRID, S.A., y un rtulo de establecimiento para el trmino municipal de Madrid, n 211266 METRO DE MADRID, S.A.

Los derechos de propiedad industrial en España relativos a signos distintivos se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contemplndose tres modalidades concretas, que son: Marca, Nombre Comercial y Rtulo de Establecimiento.

El artculo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley. Tal registro no existe, luego no puede reconocerse a la demandante un derecho "de marca" en España.

Ahora bien, hay que determinar si la titularidad del nombre comercial y del rtulo de establecimiento invocados pueden ser equiparables, a los efectos de la aplicacin de la Poltica Uniforme de Resolucin de Conflictos, a las marcas registradas, habida cuenta de su comn naturaleza de signos distintivos registrados de acuerdo con la legislacin española.

Al analizar dicha cuestin debe tenerse en cuenta que el segundo proceso de OMPI en relacin con nombres de dominio tiene como objeto de debate, precisamente, la aplicabilidad de un sistema de proteccin en la red a los nombres de las entidades comerciales frente a los nombres de dominio; puesto que parece que est en debate esa cuestin, parecera, en principio, que hasta que tal poltica fuera adoptada por ICANN, quedara excluida esa proteccin para los nombres comerciales frente a nombres de dominio registrados.

No obstante, en este caso, en donde se trata de un nombre comercial registrado ante la misma autoridad que registra las marcas, y que comparte con las marcas su comn naturaleza de signo distintivo que conforme a la legislacin española permite a su titular impedir el uso de denominaciones similares, y que se corresponde con una denominacin notoria dentro del mbito territorial de su presencia, por tratarse de la entidad prestataria del servicio pblico de ferrocarril metropolitano en la capital de España, parece que concurren razones suficientes para considerar, conforme a lo establecido ya en otras decisiones de la OMPI que han enfrentado nombres y derechos de la personalidad frente a dominios, que la denominacin METRO DE MADRID, S.A. ha de ser considerada, en sentido amplio, como "marca", a los efectos de la aplicacin de la Poltica Uniforme.

6.2.2 Anlisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio

No ofrece ninguna duda que el signo METRO DE MADRID y el dominio <METROMADRID.COM> ofrecen una virtual identidad eliminada la partcula correspondiente al nivel superior de dominio genrico ("COM"), y dejando de considerar la preposicin "DE", y las siglas identificativas de las sociedades annimas españolas, S.A.

Hay que tener en cuenta que en la adopcin de nombres de dominio tienden a simplificarse construcciones gramaticales correctas en aras de la concisin, por lo que la eliminacin de la preposicin "DE" en el signo METRO DE MADRID, S.A., sera una prctica corriente; ello queda demostrado por la propia circunstancia de que la demandante sea titular anterior del dominio <METROMADRID.ES> donde tal contraccin ya se ha efectuado.

El pretendido carcter descriptivo del signo METRO DE MADRID, an en el caso de que se produjera, lo que no se entra a juzgar, as como el que dicho signo se refiera a unos u otros productos o servicios, es totalmente irrelevante a los efectos de este procedimiento, de acuerdo con la "Poltica Uniforme".

6.2.3 Anlisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legtimos por parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.

Analizando esta cuestin se observa que el demandado:

- no expresa ninguna razn que le vincule a la ciudad de Madrid,

- no alega ninguna conexin especfica con el servicio pblico del metro de Madrid,

- no señala que haya sido conocido o identificado bajo esa denominacin, y

- no acredita ningn tipo de preparativo real para el uso del dominio <METROMADRID.COM>, distinto de su utilizacin pornogrfica, o su vinculacin al dominio <METROBILBAO.COM>

El demandado ha alegado su derecho constitucional a la libre expresin como base para la apropiacin particular del dominio <METROMADRID.COM> , a fin de efectuar el derecho a la crtica en relacin con ese servicio pblico de Madrid.

Como no hay ninguna razn para que el derecho a la crtica deba ejercerse necesariamente a travs de la utilizacin de la marca de un tercero, cuando puede prestarse a travs de dominios diferentes; se considera de aplicacin la doctrina contenida en los casos OMPI D2000-0071 CSA Internacional a.k.a. Canadian Standards Association v. John O. Shannon et al y OMPI D2000-0299 y 300 Monty and Pat Roberts, Inc. c. Bill Keith y J. Bartell, citados por el panelista Roberto A. Bianchi, en su decisin de 31 de Agosto de 2000 relativa al dominio <METROBILBAO.COM> .

6.2.4 Anlisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de dominio <METROMADRID.COM> , y anlisis de la existencia o no de uso de mala fe de ese nombre de dominio.

El prrafo 4 (a) iii de la Poltica Uniforme considera que es necesaria la concurrencia de mala fe en el registro y, asimismo, un uso de mala fe.

En la interpretacin de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso formativo de las reglas de ICANN, y el hecho de que si bien:

- es necesario que exista algn requisito de uso de mala fe de los dominios, de cuya titularidad se ha ya desentendido el solicitante,

- es preciso considerar tambin con especial cuidado si alguna tenencia pasiva, de mala fe, del nombre de dominio, puede considerarse uso en el sentido del prrafo 4 a) (iii) de la "Poltica Uniforme".

En ese sentido, sin establecer en lneas generales, la decisin D2000-003 de 18 de Febrero de 2000, señalaba que el panel debe prestar atencin especial a todas las circunstancias relativas a la conducta del demandado, estableciendo que puede haber satisfaccin bajo la "Poltica Uniforme" si tales circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica una actuacin (y por lo tanto un uso) de mala fe.

Esa consideracin de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español, que en el Cdigo Civil, artculo 1282, establece que para juzgar de la intencin de los contratantes (en este caso de las partes)... "deber atender principalmente a los actos de stas, coetneos y posteriores al contrato".

Todo lo anterior lleva a ampliar la consideracin de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisicin del registro de nombre de dominio ha sido de mala fe.

Son circunstancias que a juicio del panel acreditan el registro de mala fe del dominio <METROMADRID.COM> , las siguientes:

- El dificultar la identificacin del titular del dominio; ello se desprende del hecho de utilizarse solamente un apellido, cuando de acuerdo con el sistema legal español la identificacin de la personalidad se conforma a travs del apellido paterno y del materno, as como el señalamiento de un apartado de correos por todo domicilio.

- La conducta de acaparamiento de dominios similares, al haber obtenido el registro de los dominios <METROBILBAO.COM> , <METROBARCELONA.COM> y <METROMADRID.COM> .

- El no haber alegado, ni por tanto probado, la existencia de una actividad comercial para la que legtimamente pudiera utilizarse el dominio <METROMADRID.COM> , de donde se desprende que la adopcin de la misma obedece al deseo de impedir el registro de ese dominio a su titular.

- El haber utilizado pginas de contenido pornogrfico (o que vinculan a otras de tal contenido) en la direccin <METROMADRID.COM> .

- El que mediante la obtencin del dominio <METROMADRID.COM> se impida y dificulte al titular del signo METRO DE MADRID, S.A. su presencia en la red, sin que la obtencin de la demandante de los dominios <METROMADRID.ORG> y <METROMADRID.NET> , despus de haber comprobado que exista el dominio <METROMADRID.COM> pueda operar como factor a tener en cuenta en ningn sentido.

Aunque no puede considerarse probada de manera incontestada la oferta de venta que esgrime el demandante, la conducta del demandado, declarada probada en el procedimiento D2000-0467, que acredita la oferta de venta del dominio <METROBILBAO.COM> por la cantidad de 100.000.000 Ptas.-, da pi para pensar que tambin pueda estar en venta el dominio <METROMADRID.COM> (y que la oferta en ese sentido sea por tanto cierta), toda vez que es a la pgina <METROBILBAO.COM> a la que est redireccionada la pgina <METROMADRID.COM> . Poniendo en conexin esas consideraciones con el deseo de ocultacin de la identidad del demandado, todo ello lleva a concluir al panel que su conducta no encaja dentro de lo que sera permisible considerar como proceder de buena fe.

Y en cuanto al uso de la marca, tambin el panel concluye en que se produce un uso de mala fe, habida cuenta de que:

- Al acceder a la pgina <METROMADRID.COM> se redireccione a la pgina <METROBILBAO.COM> , lo que acredita que existe uso.

- En la pgina redireccionada, no hay referencia ninguna al metro de Madrid, pero s contenidos claramente denigratorios para una entidad paralela a la que es reclamante en este procedimiento.

Ese uso denigratorio, claramente definido en la resolucin de 31 de Agosto en el caso del D2000-0467, queda patente si se tiene en cuenta el correo electrnico de contacto que ofrece el titular de esa pgina, que es [ mecagoenel@metrobilbao.com] .

Tambin acredita esa circunstancia el hecho de que en algn momento haya existido un contenido de naturaleza que este panelista entiende es pornogrfico, pero que su calificacin exacta resulta irrelevante, porque en cualquier supuesto se trata de un contenido ajeno por completo a la entidad a la que inequvocamente se refiere el dominio <METROMADRID.COM> .

En consecuencia, el panel declara probada la falta de inters legtimo para el registro del dominio <METROMADRID.COM> por parte del demandado, y tambin que ese dominio ha sido registrado y adems est siendo utilizado de mala fe.

 

7. Decisin

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el prrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el dominio <METROMADRID.COM> sea transferido al demandante.

 


 

Alberto de Elzaburu
Panelista nico

2 de Noviembre de 2000

 

: http://www.internet-law.ru/intlaw/udrp/2000/d2000-0768.html

 

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